Judicialis Rechtsprechung

I ZB 21/96

Verkündet am: 25. März 1999

Führinger Justizangestellte als Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle

in der Rechtsbeschwerdesache

betreffend die Markenanmeldung C 40 222/41 Wz

Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofes hat auf die mündliche Verhandlung vom 17. Dezember 1998 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Erdmann und die Richter Prof. Dr. Mees, Starck, Dr. Bornkamm und Pokrant

beschlossen:

Auf die Rechtsbeschwerde der Anmelderin wird der am 7. Mai 1996 an Verkündungs Statt zugestellte Beschluß des 29. Senats (Marken-Beschwerdesenats VI) des Bundespatentgerichts aufgehoben.

Die Sache wird zur anderweitigen Verhandlung und Entscheidung an das Bundespatentgericht zurückverwiesen.

Der Gegenstandswert der Rechtsbeschwerde wird auf 50.000,-- DM festgesetzt.

Gründe:

I. Die Anmelderin begehrt mit ihrer am 9. März 1990 eingereichten Anmeldung die Eintragung der Wortmarke

PREMIERE

für die Waren und Dienstleistungen "Schallplatten und vergleichbare technische Erzeugnisse und Systeme, Ton- und Fernsehfilme; Druckerei- und Printerzeugnisse aller Art, darunter vor allem auch Zeitschriften, Zeitungen und Bücher sowie sonstige gleichartige Erzeugnisse; Veröffentlichung und Herausgabe von Druckereierzeugnissen, insbesondere von Zeitungen, Zeitschriften und Büchern, Produktion von Schallplatten, Ton- und Fernsehfilmen, Produktion von Fernsehprogrammen".

Die Prüfungsstelle für Klasse 41 Wz des Deutschen Patentamts hat durch zwei Beschlüsse, einer hiervon ist im Erinnerungsverfahren ergangen, die Anmeldung zurückgewiesen, weil das angemeldete Wort nicht unterscheidungskräftig und darüber hinaus freihaltungsbedürftig sei.

Die hiergegen gerichtete Beschwerde ist erfolglos geblieben (BPatG GRUR 1996, 490).

Mit der (zugelassenen) Rechtsbeschwerde verfolgt die Anmelderin ihr Eintragungsbegehren weiter.

II. Das Bundespatentgericht hat - unter Heranziehung der Vorschriften des Markengesetzes - das angemeldete Wort "PREMIERE" als die angemeldeten Waren und Dienstleistungen betreffende Sachangabe für freihaltungsbedürftig und nicht unterscheidungskräftig gehalten. Es hat dazu ausgeführt:

Bereits in dem ursprünglich dem Wort "Premiere" zukommenden Bedeutungsinhalt als Ur- oder Erstaufführung auch einer Neuinszenierung eines Bühnenstücks, Films oder einer Komposition stelle der Begriff eine inhaltsbeschreibende Beschaffenheitsangabe für die angemeldeten Waren dahin dar, daß diese eine solche erstmalige Aufführung von Werken der Schauspiel- oder Tonkunst wiedergäben, beschrieben oder sonst über sie berichteten. Bei den angesprochenen Waren handele es sich sämtlich um Informationsträger, deren Inhalt für den Kaufentschluß der Interessenten von entscheidender Bedeutung sei. Ebenso sei "Premiere" für die angemeldeten Dienstleistungen, die sämtlich die Produktion solcher Informationsträger und zum Teil auch deren Verbreitung beim Publikum zum Gegenstand hätten, unmittelbar beschreibend.

Genauso sei "Premiere" aber auch in seiner - erweiterten - Bedeutung als Hinweis auf die erstmalige Präsentation von Erzeugnissen bzw. auf eine erstmalige Vorführung von Neuheiten im Zusammenhang mit den angemeldeten Waren und Dienstleistungen vom Markenschutz ausgeschlossen. Eine solche Verwendung in bezug auf Produkte der verschiedensten Warenbereiche habe zwar der Bundesgerichtshof nicht als unmittelbar warenbeschreibend im Sinne der Vorschriften des Warenzeichengesetzes angesehen, das Wort aber, weil sonstige für die Abnehmer wichtige Umstände beschreibend, als freihaltungsbedürftig vom Markenschutz ausgeschlossen. Das gelte ebenso nach den neuen Vorschriften des Markengesetzes. Ein Freihaltungsbedürfnis könne auch nicht deshalb verneint werden, weil "première" ein französisches Wort sei und "PREMIERE" nach dem Vortrag der Anmelderin im französischsprachigen Ausland als Marke eingetragen worden sei. Vorliegend gehe es nicht um das französische Wort, sondern das in der deutschen Sprache geläufige Fremdwort "Premiere", für dessen Freihaltung in seinem fremdwörtlichen Sinn auf die Bedürfnisse des deutschen Verkehrs im deutschen Sprachraum abzustellen sei. Das Wort werde mit den angeführten Bedeutungsinhalten auch derzeit noch vielfach in der Werbung benutzt. Der Verkehr werde deshalb bei Verwendung von "PREMIERE" im Zusammenhang mit den angemeldeten Waren und Dienstleistungen das Wort als beschreibende Angabe auffassen und es nicht als betrieblichen Herkunftshinweis ansehen, so daß der Eintragung als Marke auch die fehlende Unterscheidungskraft entgegenstehe.

Das angemeldete Zeichen könne auch nicht als durchgesetzte Marke nach § 8 Abs. 3 MarkenG eingetragen werden. Soweit sich die Anmelderin auf die für sie als durchgesetzt eingetragene Marke Nr. 29 07 848 "Premiere" berufe, erstrecke sich deren für die Dienstleistungen "Sendung von Fernsehprogrammen auch durch Draht-, Kabel- und Satellitenfunk sowie durch ähnliche technische Einrichtungen" nachgewiesene Verkehrsdurchsetzung nicht auf die vorliegende Anmeldung, die andere Waren und Dienstleistungen betreffe. Zwar könne die gesteigerte Kennzeichnungskraft, die eine Marke durch intensive Benutzung für bestimmte Waren oder Dienstleistungen erlangt habe, auch auf dieser besonders nahestehende, gleichartige Waren oder Dienstleistungen ausstrahlen. Dies könne aber nur bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr und nur dann berücksichtigt werden, wenn alle für die Benutzung maßgeblichen Tatsachen unstreitig oder gerichtsbekannt seien. Die Eintragung einer Marke wegen Verkehrsdurchsetzung dürfe dagegen nur für solche Waren und Dienstleistungen erfolgen, für die eine Verkehrsdurchsetzung im einzelnen tatsächlich nachgewiesen sei. Diesen Nachweis habe die Anmelderin auch nicht mit dem von ihr vorgelegten Gutachten erbracht, das dem Nachweis einer Verkehrsdurchsetzung ihrer Marke Nr. 29 07 848 gedient habe. Das Gutachten befasse sich nur mit dem Begriff "Premiere" im Zusammenhang mit Fernsehsendungen und könne mithin für die hier angemeldeten Waren nicht herangezogen werden. Ebenso richte sich die angemeldete Dienstleistung "Produktion von Fernsehprogrammen" an gänzlich andere Abnehmerkreise als die Dienstleistung "Sendung von Fernsehprogrammen", für die die Marke Nr. 29 07 848 Schutz genieße.

III. Die infolge ihrer Zulassung statthafte und auch im übrigen zulässige Rechtsbeschwerde führt zur Aufhebung des angefochtenen Beschlusses und zur Zurückverweisung der Sache an das Bundespatentgericht.

1. Das Bundespatentgericht ist nach dem Inkrafttreten des Markengesetzes zutreffend davon ausgegangen, daß auf die Prüfung der vorliegenden Anmeldung ungeachtet deren früheren Zeitrangs die Vorschriften des Markengesetzes Anwendung finden (§ 152 MarkenG). Da eine Eintragung mit dem Zeitrang des Anmeldetages indessen, wie sich aus § 156 Abs. 1 MarkenG ergibt, nur in Betracht kommen kann, wenn der Eintragung nicht nach den bis zum Inkrafttreten des Markengesetzes geltenden Vorschriften von Amts wegen zu berücksichtigende Gründe entgegengestanden haben, hat sich die Prüfung auch, sofern das angemeldete Zeichen nach neuem Recht nicht von der Eintragung ausgeschlossen ist, auf den früheren Rechtszustand zu erstrecken.

2. Die Beurteilung des Bundespatentgerichts, daß dem angemeldeten Zeichen die Unterscheidungskraft fehle (§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG), erweist sich als nicht frei von Rechtsfehlern.

Nach dieser Vorschrift sind - wie schon nach § 4 Abs. 2 Nr. 1 Altern. 1 WZG - Marken von der Eintragung ausgeschlossen, denen für die angemeldeten Waren oder Dienstleistungen jegliche Unterscheidungskraft fehlt. Das Bundespatentgericht hat seine dahingehende Annahme daraus hergeleitet, daß der Verkehr bei der Verwendung der angemeldeten Marke im Zusammenhang mit den Waren und Dienstleistungen des Verzeichnisses das Wort angesichts seines begrifflichen Inhalts nicht als betrieblichen Herkunftshinweis ansehen werde. Hiergegen wendet sich die Rechtsbeschwerde mit Erfolg.

Unterscheidungskraft im Sinne der in Frage stehenden Bestimmung ist die einer Marke innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel für die angemeldeten Waren/Dienstleistungen eines Unternehmens gegenüber solchen anderer Unternehmen aufgefaßt zu werden. Hierbei ist grundsätzlich von einem großzügigen Maßstab auszugehen, da der Verkehr ein als Marke verwendetes Zeichen in aller Regel so aufnimmt, wie es ihm entgegentritt, und es keiner analysierenden Betrachtungsweise unterzieht. Kann demnach einer Wortmarke kein für die in Frage stehenden Waren/Dienstleistungen im Vordergrund stehender beschreibender Begriffsinhalt zugeordnet werden und handelt es sich auch sonst nicht um ein gebräuchliches Wort der deutschen oder einer bekannten Fremdsprache, das nur als solches und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden wird, so gibt es keinen tatsächlichen Anhalt dafür, daß einem als Marke verwendeten Wortzeichen die vorerwähnte Unterscheidungseignung und damit die Unterscheidungskraft fehlt (BGH, Beschl. v. 19.1.1995 - I ZB 20/92, GRUR 1995, 408, 409 - PROTECH).

Diese (konkrete) Unterscheidungseignung kann der angemeldeten Marke für die in Betracht zu ziehenden Waren/Dienstleistungen nicht abgesprochen werden. Das Wort "Premiere" ist für diese nicht beschreibend, es besagt nämlich nichts über die Art, die Beschaffenheit, die Menge, die Bestimmung, den Wert oder die Zeit der Herstellung der Waren oder der Erbringung der Dienstleistungen oder deren sonstige Merkmale. Der dem Begriff "Premiere" entnehmbare Bedeutungsgehalt ist unscharf und läßt, ohne daß weitere Angaben hinzugefügt werden, einen eindeutigen beschreibenden Inhalt nicht erkennen. Eine hinreichend deutliche Inhaltsangabe kann allenfalls nach Heranziehung weiterer sinntragender Wörter ermittelt werden. So hat der Bundesgerichtshof in seiner "Premiere I"-Entscheidung (Beschl. v. 27.5.1993 - I ZB 7/91, GRUR 1993, 746, 747) angenommen, daß das Wort nicht unmittelbar warenbeschreibend ist, sondern andere irgendwie bedeutsame Umstände mit Bezug auf die Waren angebe. Das gilt gleichermaßen auch für die im Streitfall des weiteren in Betracht zu ziehenden Dienstleistungen. In dem Wort "Premiere" allein kann auch für diese keine beschreibende Angabe gesehen werden. Zur Vermittlung eines hinreichend bestimmten Sinngehalts bedarf es vielmehr bei ihnen ebenfalls der Zufügung weiterer sinntragender Wörter, die sie inhaltlich bezeichnen. Das gilt auch für den erweiterten Bedeutungsgehalt von "Premiere" im Sinn einer erstmaligen Präsentation.

Bei "Premiere" handelt es sich aber auch nicht um ein so gebräuchliches Wort der Alltagssprache, das allein und stets als solches aufgenommen und verstanden wird und dem deshalb die Unterscheidungskraft im vorerwähnten Sinn fehlt (vgl. BGH, Beschl. v. 23.3.1995 - I ZB 20/93, GRUR 1995, 410, 411 = WRP 1995, 617 - TURBO I; Beschl. v. 6.11.1997 - I ZB 17/95, WRP 1998, 495 - Today).

3. Auch die Beurteilung des Bundespatentgerichts, daß ein Freihaltungsbedürfnis nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG an dem angemeldeten Wort zu bejahen sei, kann nicht als rechtsfehlerfrei erachtet werden.

Nach dieser Vorschrift sind - wie schon nach § 4 Abs. 2 Nr. 1 Altern. 2 WZG - Zeichen von der Eintragung ausgeschlossen, die ausschließlich aus Angaben bestehen, die im Verkehr zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Menge, der Bestimmung, des Wertes, der geographischen Herkunft, der Zeit der Herstellung der Waren oder zur Bezeichnung sonstiger Merkmale dienen können, für die also ein aktuelles Freihaltungsbedürfnis besteht. Insoweit ist durch das Markengesetz bezüglich derartiger Sachangaben, wie auch das Bundespatentgericht zutreffend angenommen hat, eine substantielle Änderung gegenüber der Rechtslage nach dem Warenzeichengesetz nicht eingetreten (BGH, Beschl. v. 23.10.1997 - I ZB 18/95, GRUR 1998, 465, 467 = WRP 1998, 492 - BONUS, m.w.N.). Das Bundespatentgericht ist des weiteren davon ausgegangen, daß freihaltungsbedürftig nicht ausschließlich die in § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG ausdrücklich aufgezählten Angaben sind, sondern daß hierzu auch andere für den Warenverkehr wichtige und für die umworbenen Abnehmerkreise bedeutsame Umstände mit Bezug auf die Waren gehören. Es hat sich dazu auf die Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes zum Warenzeichengesetz gestützt (BGH GRUR 1993, 746 - Premiere I). Dieses, das Eintragungshindernis des § 4 Abs. 2 Nr. 1 Altern. 2 WZG weit auslegende Verständnis ist, wie der "Premiere I"-Entscheidung entnommen werden kann, insbesondere wegen der als schwierig dargestellten Abgrenzung eines schlagwortartig herausgestellten Gebrauchs der Angabe solcher Umstände von einem warenzeichenmäßigen Gebrauch (§ 16 WZG) für erforderlich erachtet worden. Der Bundesgerichtshof hat bislang offengelassen, ob hiervon auch unter der Geltung des Markengesetzes auszugehen ist oder ob angesichts der in § 23 Nr. 2 MarkenG vorgesehenen Schutzschranke der lauteren Benutzung von beschreibenden Angaben eine so hinreichende Klarheit gefunden worden ist, daß die Eintragung von Angaben, die nur "irgendwie bedeutsame Umstände mit Bezug auf die Ware beschreiben" (BGH GRUR 1993, 746 - Premiere I), im Sinn der mit dem Markengesetz angestrebten weiteren Öffnung des Markenregisters (vgl. Begründung zum Regierungsentwurf BT-Drucks. 12/6581, S. 80 = BlPMZ 1994, Sonderheft, S. 74) unbedenklich zugelassen werden könnte (BGH GRUR 1998, 465, 467 - BONUS). Die Frage ist im letzteren Sinne zu beantworten.

Die weite Auslegung von § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG kommt nicht in Betracht. Die Bestimmung ist in Umsetzung von Art. 3 Abs. 1 Buchst. c MarkenRL geschaffen worden. Die nationale Vorschrift hat insoweit die Richtlinienvorschrift wörtlich übernommen. Eine ausdehnende Auslegung des nationalen Rechts würde den Geltungsumfang der entsprechenden Richtlinienvorschrift in unzulässiger Weise ausweiten. Schon der Charakter der Eintragungshindernisse, die in den Regelungen des Art. 3 Abs. 1 Buchst. c MarkenRL und in § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG enthalten sind, verbieten eine ausdehnende Auslegung, zumal auch Art. 6quinquies Abschn. B Nr. 2 PVÜ die in Rede stehende erweiternde Auslegung nicht zuläßt (BGH, Beschl. v.25.3.1999 - I ZB 22/96 - PREMIERE II, Umdr. S. 10 f.) und die Vorschriften der Markenrechtsrichtlinie, wie in dem ihr vorangesetzten Erwägungsgrund 12 ausdrücklich angegeben ist, sich mit den Vorschriften der Pariser Verbandsübereinkunft in vollkommener Übereinstimmung befinden sollen.

Der einem Anmelder an sich zustehende Eintragungsanspruch (§ 33 Abs. 2 MarkenG) ist nur ausnahmsweise, nämlich bei Vorliegen der gesetzlich geregelten Eintragungshindernisse, zu verneinen. Dieser Ausnahmecharakter der Eintragungshindernisse als solcher gestattet auch schon nach allgemeinen Rechtsgrundsätzen keine ausdehnende Auslegung. Einer solchen steht des weiteren konkret entgegen, daß der vom Gesetzgeber ausdrücklich hervorgehobenen Absicht, das Markenregister - gegenüber der Lage nach dem früheren Warenzeichengesetz - weiter zu öffnen, durch eine erweiternde Auslegung der Vorschriften über die Eintragungshindernisse entgegengewirkt würde.

Fehlt es demnach an einem Freihaltungsbedürfnis i. S. von § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG für das angemeldete Zeichen, kann die Versagung der Eintragung keinen Bestand haben.

IV. Danach war der angefochtene Beschluß aufzuheben und die Sache zur anderweitigen Verhandlung und Entscheidung an das Bundespatentgericht zurückzuverweisen. Dieses wird im erneut eröffneten Beschwerdeverfahren der von ihm - auf der Grundlage seiner Auffassung der nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG vorliegenden Eintragungshindernisse folgerichtig - bisher nicht geprüften Frage des Bestehens von Eintragungshindernissen nach den Vorschriften des Warenzeichengesetzes und gegebenenfalls einer Zeitrangverschiebung i. S. von § 156 Abs. 1 MarkenG nachzugehen haben.

Ende der Entscheidung