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MarkenG § 9 Abs. 1 Nr. 2

Zur Frage der Ähnlichkeit der Waren "Sandwichelemente aus Metalldeckschichten und PUR-Hartschaumkern für Wand- und Dachkonstruktionen" und "Mauersteine aus Bimsbeton"

BGH, Beschl. v. 19. März 1998 - I ZB 29/95 - Bundespatentgericht

I ZB 29/95

Verkündet am: 19. März 1998

Führinger Justizangestellte als Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle

in der Rechtsbeschwerdesache

Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofes hat auf die mündliche Verhandlung vom 19. März 1998 durch die Richter Prof. Dr. Ullmann, Dr. v. Ungern-Sternberg, Starck, Dr. Bornkamm und Pokrant

beschlossen:

Die Rechtsbeschwerde gegen den Beschluß des 28. Senats (Marken- Beschwerdesenats V) des Bundespatentgerichts vom 26. Juli 1995 wird auf Kosten der Anmelderin zurückgewiesen.

Der Gegenstandswert der Rechtsbeschwerde wird auf 50.000,-- DM festgesetzt.

Gründe:

I. Die Anmelderin begehrt mit ihrer am 16. Dezember 1991 eingereichten Anmeldung Schutz für das Wortzeichen

"Fischer ISOTHERM"

für die Waren "Sandwichelemente aus Metalldeckschichten und PUR-Hartschaumkern für Wand- und Dachkonstruktionen".

Der gemäß § 5 Abs. 2 WZG bekanntgemachten Anmeldung hat die Inhaberin des prioritätsälteren Warenzeichens Nr. 869 367

"Bisotherm-Stein",

eingetragen für "Mauersteine aus Bimsbeton", aus den Gründen des § 5 Abs. 4 Nr. 1 WZG widersprochen.

Die Prüfungsstelle für Klasse 6 Wz des Deutschen Patentamts hat durch Beschluß des Erstprüfers die zeichenrechtliche Übereinstimmung festgestellt und dem angemeldeten Zeichen die Eintragung versagt. Auf die Erinnerung der Anmelderin hat die Erinnerungsprüferin den Beschluß aufgehoben und den Widerspruch zurückgewiesen.

Auf die Beschwerde der Widersprechenden hat das Bundespatentgericht den Erinnerungsbeschluß aufgehoben und die Erinnerung gegen den Erstbeschluß zurückgewiesen.

Mit der (zugelassenen) Rechtsbeschwerde verfolgt die Anmelderin ihren Eintragungsantrag weiter.

II. Das Bundespatentgericht hat - unter Anwendung des neuen Markenrechts - markenrechtliche Verwechslungsgefahr bejaht und dazu ausgeführt:

Die Waren des angemeldeten Zeichens seien denen der Widerspruchsmarke ähnlich. Es handele sich in beiden Fällen um Baustoffe, die u.a. bei der Erstellung des Rohbaus von Gebäuden - insbesondere der Wände - Verwendung fänden. Die Waren seien austauschbare konstruktive Teile, die auch nebeneinander in Kombination eingesetzt würden und deren Vertriebswege ebenfalls häufig gleich seien. Allerdings unterschieden sich die Waren in ihren üblichen Herstellungsverfahren, weil sie meist aus unterschiedlichen Materialien hergestellt würden; auch seien die für den Wareneinkauf Verantwortlichen in der Mehrzahl Fachleute. Deshalb dürften nicht zu strenge Maßstäbe bei der Prüfung der Verwechslungsgefahr angelegt werden. Den danach erforderlichen Abstand halte das angemeldete Zeichen gegenüber der Widerspruchsmarke jedoch nicht mehr ein.

Beide Kennzeichnungen seien zwar Mehrwortzeichen, deren Gesamtwortfolgen sich durch die unterschiedlichen Bestandteile "Fischer" bzw. "Stein" deutlich unterschieden, so daß bei Betrachtung der Gesamtzeichen Verwechslungsgefahr nicht angenommen werden könne. Verwechslungsgefahr könne aber auch gegeben sein, wenn nur ein Bestandteil eines Zeichens mit einer anderen Marke oder einem ihrer Bestandteile identisch oder verwechselbar ähnlich sei.

Der Gesamteindruck der einander gegenüberstehenden Zeichen sei je durch ihre Bestandteile "Bisotherm" bzw. "ISOTHERM" geprägt. Deren Verwechselbarkeit begründe deshalb auch die Verwechslungsgefahr nach dem Gesamteindruck der Zeichen, in denen die weiteren Bestandteile "Stein" bzw. "Fischer" untergingen.

III. Die infolge ihrer Zulassung statthafte und auch sonst zulässige Rechtsbeschwerde hat in der Sache keinen Erfolg.

1. Zutreffend ist das Bundespatentgericht nach dem Inkrafttreten des Markengesetzes am 1. Januar 1995 davon ausgegangen, daß im Streitfall auf den vor dem genannten Zeitpunkt erhobenen und auf § 5 Abs. 4 Nr. 1 WZG gestützten Widerspruch anstelle der letztgenannten Bestimmung die Vorschrift des § 42 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG anzuwenden (§ 158 Abs. 2 Satz 2 MarkenG) und zu prüfen ist, ob die bekanntgemachte Marke der Anmelderin mit der prioritätsälteren Widerspruchsmarke nach § 9 Abs. 1 Nr. 1 oder 2 MarkenG kollidiert und ihr deshalb die Eintragung versagt werden muß.

2. Nach § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG kann eine bekanntgemachte Warenzeichenanmeldung im Fall eines Widerspruchs nicht eingetragen werden (§ 42 Abs. 1 und 2 Nr. 1 MarkenG), wenn - worauf es im Streitfall allein ankommt - wegen ihrer Ähnlichkeit mit einer eingetragenen Marke mit älterem Zeitrang und der Ähnlichkeit der durch die beiden Marken erfaßten Waren für das Publikum die Gefahr von Verwechslungen besteht. Das Bundespatentgericht hat die Ähnlichkeit der in Betracht zu ziehenden Waren bejaht und angesichts der Ähnlichkeit der einander gegenüberstehenden Kennzeichnungen Verwechslungsgefahr angenommen. Diese Beurteilung hält der rechtlichen Nachprüfung stand.

Nach der Auslegung von Art. 4 Abs. 1 Buchst. b MarkenRL durch die Rechtsprechung des Gerichtshofes der Europäischen Gemeinschaften (EuGH, Urt. v. 11.11.1997 - Rs. C-251/95, GRUR Int. 1998, 56, 57 = WRP 1998, 39, 41 - Sabèl/Puma), die für die Auslegung der in Umsetzung dieser Richtlinienbestimmung erlassene Vorschrift des § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG von maßgeblicher Bedeutung ist, ist die Frage der Verwechslungsgefahr unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls umfassend zu beurteilen.

a) Das Bundespatentgericht hat angenommen, daß die einander gegenüberstehenden Waren, einerseits "Mauersteine aus Bimsbeton", andererseits "Sandwichelemente aus Metalldeckschichten und PUR-Hartschaumkern für Wand- und Dachkonstruktionen" sich "durchaus ähnlich" seien, sich jedoch "in gewisser Weise gruppenmäßig voneinander" abhöben. Es hat das daraus hergeleitet, daß es sich jeweils um Baustoffe zur Herstellung des Rohbaus von Gebäuden handele, deren Vertriebswege häufig gleich seien. In seine Beurteilung hat das Bundespatentgericht auch einbezogen, daß die in Rede stehenden Waren aus unterschiedlichen Materialien hergestellt würden und daß für den Einkauf solcher Waren in der Mehrzahl Fachleute verantwortlich seien. Das kann im Ergebnis nicht beanstandet werden. Die Beurteilung, daß Waren einander ähnlich sind, liegt im wesentlichen auf tatrichterlichem Gebiet. Die Rechtsbeschwerde weist nicht auf, daß das Bundespatentgericht den Rechtsbegriff der Warenähnlichkeit verkannt oder bei seiner Beurteilung denkgesetz- oder erfahrungswidrig vorgegangen ist.

Bei der Auslegung des Begriffs der Warenähnlichkeit ist, da es sich bei der Bestimmung des § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG um die unmittelbare Übernahme der Vorschrift des Art. 4 Abs. 1 Buchst. b MarkenRL handelt, auch der Inhalt des Erwägungsgrundes 10 zu der Markenrechtsrichtlinie heranzuziehen, in dem es heißt, daß es der Zweck des durch die eingetragene Marke gewährten Schutzes ist, insbesondere die Herkunftsfunktion der Marke zu gewährleisten, wobei der Schutz im Fall der Identität zwischen der Marke und dem Zeichen und zwischen den Waren oder Dienstleistungen absolut ist, sich aber ebenfalls auf Fälle der Ähnlichkeit von Zeichen und Marken und der jeweiligen Waren oder Dienstleistungen erstreckt. Dabei ist es erforderlich, den Begriff der Ähnlichkeit im Hinblick auf die Verwechslungsgefahr auszulegen.

Deshalb ist der Bereich der Warenähnlichkeit anhand verwechslungsrelevanter Ähnlichkeitskriterien der Waren zu bestimmen. Obwohl es sich bei der Warenähnlichkeit um einen neuen, eigenständigen Rechtsbegriff handelt, kann bei der Bestimmung der Warenähnlichkeit auch auf Umstände zurückgegriffen werden, die bislang für die Bestimmung des Warengleichartigkeitsbereichs Geltung hatten (BGH, Beschl. v. 12.12.1996 - I ZB 15/94, GRUR 1997, 221, 222 f. = WRP 1997, 557 - Canon; Beschl. v. 13.11.1997 - I ZB 22/95 - GARIBALDI, Umdr. S. 8 f.). Hierzu rechnen u.a. Herstellungsstätte und Vertriebswege der Waren, deren Stoffbeschaffenheit und Zweckbestimmung oder Verwendungsweise sowie die Verkaufs- und Angebotsstätten als relevante Gesichtspunkte (vgl. Begründung zum Regierungsentwurf, BT-Drucks. 12/6581 S. 72).

Danach kann nicht beanstandet werden, daß das Bundespatentgericht Warenähnlichkeit angenommen hat. Es ist dabei davon ausgegangen, daß es sich bei den in Rede stehenden Waren jeweils um Baustoffe handelt, die u.a. bei der Erstellung des Rohbaus von Gebäuden, insbesondere von deren Wänden, Verwendung finden, welche untereinander ausgetauscht oder auch in Kombination miteinander verwendet werden können. In Anbetracht dieser Tatsachen kann der von der Rechtsbeschwerde hervorgehobenen unterschiedlichen Materialbeschaffenheit keine allein maßgebliche Bedeutung beigemessen werden. Auch die Rüge der Rechtsbeschwerde, das Bundespatentgericht habe die Tatsache, daß allein Fachleute von den Waren angesprochen seien, nicht sachgerecht in seine Beurteilung einfließen lassen, greift nicht durch. Das Bundespatentgericht hat seiner Beurteilung zugrunde gelegt, daß in der Mehrzahl der Fälle Fachleute für den Einkauf der Baumaterialien verantwortlich seien. Das kann, anders als die Rechtsbeschwerde meint, nicht beanstandet werden, denn auch wenn - wie die Anmelderin vorgetragen hat - die Waren des angemeldeten Zeichens ausschließlich für Fertigbauten, vor allem Großbauten wie Fabrikhallen verwendet werden, deren Planung und Errichtung allein in den Händen von Fachleuten liegen, schließt das die gattungsmäßige Zuordnung zu anderen - wenn auch gruppenmäßig voneinander abgehobenen - Baumaterialien, wie Mauersteinen aus Bimsbeton, für deren Erwerb ebenfalls zu einem hohen Anteil Fachleute zuständig sind, nicht aus.

b) Rechtsfehlerfrei ist das Bundespatentgericht bei der Prüfung der Ähnlichkeit der einander gegenüberstehenden Zeichen von deren Gesamteindruck ausgegangen.

Das entspricht der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Gemeinschaften zur Auslegung des Begriffs der Markenähnlichkeit i.S. von Art. 4 Abs. 1 Buchst. b MarkenRL, wobei insbesondere die für den Durchschnittsverbraucher der jeweils in Frage stehenden Waren die Marken unterscheidenden und sie dominierenden Elemente zu berücksichtigen sind (EuGH GRUR Int. 1998, 56, 57 = WRP 1998, 39, 41 - Sabèl/Puma; vgl. auch BGH, Beschl. v. 29.6.1995 - I ZB 22/93, GRUR 1996, 198 - Springende Raubkatze; BGHZ 131, 122, 124 f. - Innovadiclophlont; BGH, Beschl. v. 5.3.1998 - I ZB 28/95 - MEISTERBRAND, Umdr. S. 9 f.).

Bezüglich des Gesamteindrucks der Widerspruchsmarke ist das Bundespatentgericht in nicht zu beanstandender Weise zu dem Ergebnis gelangt, daß dieser durch den Bestandteil "Bisotherm" bestimmt wird, weil der weitere Bestandteil "Stein" angesichts seines für die Waren der Widerspruchsmarke rein beschreibenden Begriffsinhalts nicht als eigenständiger, selbständig kennzeichnender und den Gesamteindruck mitbestimmender Bestandteil hervortritt. Das wird von der Rechtsbeschwerde auch nicht in Zweifel gezogen.

Den Gesamteindruck des angemeldeten Zeichens hat das Bundespatentgericht als durch das kennzeichnungskräftige Markenwort "ISOTHERM" geprägt angesehen. Es handele sich dabei um einen feststehenden Begriff aus der Wetterkunde, der für die angemeldeten Waren keine unmittelbar beschreibende Bedeutung habe. Demgegenüber trete der weitere Bestandteil "Fischer", eine Firmenkennzeichnung, weitgehend in den Hintergrund. Das kann im Ergebnis aus Rechtsgründen nicht beanstandet werden.

Die Beurteilung der Prägung des Gesamteindrucks einer Kennzeichnung liegt im wesentlichen auf tatrichterlichem Gebiet. Die hierfür maßgeblichen Rechtsgrundsätze hat das Bundespatentgericht nicht verkannt. Ein als Herstellerangabe erkennbarer Bestandteil einer Marke tritt im allgemeinen weitgehend in den Hintergrund, weil der Verkehr die Waren, anders als etwa im Warenbereich der Bekleidung, meist nicht nach dem Namen des Herstellers unterscheidet, sondern seine Aufmerksamkeit auf die sonstigen Merkmale zeichenmäßiger Kennzeichnung richtet (BGH, Beschl. v. 14.3.1996 - I ZB 36/93, GRUR 1996, 404, 405 = WRP 1996, 739 - Blendax Pep; Beschl. v. 14.3.1996 - I ZB 37/93, GRUR 1996, 406, 407 = WRP 1997, 567 - JUWEL; Beschl. v. 10.7.1997 - I ZB 6/95, WRP 1997, 1186, 1187 - IONOFIL, m.w.N.). Es ist jedoch der Beurteilung des Einzelfalls vorbehalten, ob in der Sicht des Verkehrs ein Unternehmenskennzeichen im Gesamtzeichen in den Hintergrund tritt oder nicht. Dabei ist die Beurteilung, wie die Bedeutung einer Unternehmensbezeichnung in einem Zeichen für dessen Gesamteindruck zu bewerten ist, auch davon abhängig, ob das Unternehmenskennzeichen als solches dem Verkehr bekannt ist oder aus sonstigen Gründen als Hinweis auf den Hersteller erkennbar ist, weil nur in solchen Fällen seine Eignung zur Produktkennzeichnung zurücktritt.

Das Bundespatentgericht hat hierzu keine ausdrücklichen Feststellungen getroffen. Hiervon ist jedoch angesichts der Art der in Rede stehenden Waren, für deren Erwerb und Einsatz nach den Feststellungen des Bundespatentgerichts überwiegend Fachleute verantwortlich sind, auszugehen. Denn nach der Lebenserfahrung begegnen Fachkreise einer Warenkennzeichnung in der Regel aufmerksam; die hier in Betracht kommenden Fachkreise werden deshalb erkennen, daß es sich bei dem vorangestellten Bestandteil "Fischer" um ein auf ein Unternehmen hinweisendes Kennzeichen handelt, das gegenüber der kennzeichnungskräftigen eigentlichen Produktbezeichnung "ISOTHERM" zurücktritt und für den Gesamteindruck des angemeldeten Zeichens wenig bedeutsam ist (vgl. BGH WRP 1997, 1186, 1188 - IONOFIL).

Die Kennzeichnungskraft des Bestandteils "ISOTHERM" hat das Bundespatentgericht rechtsfehlerfrei daraus hergeleitet, daß das Wort als feststehender Begriff aus der Wetterkunde für die der Anmeldung zugrunde liegenden Waren keine unmittelbar beschreibende Bedeutung habe. Die hiergegen von der Rechtsbeschwerde erhobene Beanstandung, der Bestandteil "ISOTHERM" habe eindeutig einen warenbeschreibenden Bezug, weil er auf die temperaturausgleichende Wirkung des betreffenden Bauelements hinweise und die in erster Linie angesprochenen Fachkreise diese beschreibenden Anklänge ohne weiteres verstünden, greift nicht durch.

Feststellungen dazu, daß der Begriff "Isotherme" im Zusammenhang mit Baumaterialien, insbesondere Sandwichplatten der im Warenverzeichnis des angemeldeten Zeichens angegebenen Art, zur Beschreibung von deren Eigenschaften (üblicherweise) verwendet wird, hat das Bundespatentgericht nicht getroffen. Entsprechendes hat die Anmelderin im Verfahren auch nicht vorgetragen. Danach ist die Beurteilung des Bundespatentgerichts, dem Begriff komme keine unmittelbar beschreibende Bedeutung zu, nicht zu beanstanden. Die von der Rechtsbeschwerde hervorgehobenen beschreibenden Anklänge des Wortes können einem unmittelbar beschreibenden Inhalt nicht gleichgesetzt werden. Es ist deshalb auch nicht der Schlußfolgerung der Rechtsbeschwerde beizutreten, derartige Zeichenbestandteile mit beschreibenden Anklängen seien nicht oder nur schwach kennzeichnungskräftig. Die von der Rechtsbeschwerde insoweit herangezogenen Senatsentscheidungen (BGH, Urt. v. 2.2.1989 - I ZR 150/86, GRUR 1989, 425, 427 - Herzsymbol; Urt. v. 8.3.1990 - I ZR 65/88, GRUR 1990, 681, 684 - Schwarzer Krauser) sind mit den Gegebenheiten des Streitfalls nicht vergleichbar. Einerseits betrafen sie unmittelbar warenbezogene Bildbestandteile (Herzsymbol), andererseits eine reine Beschaffenheitsangabe (Schwarzer Krauser), nicht jedoch Bezeichnungen, die, wie das Wort "Isotherme" im Streitfall, (nur) beschreibende Anklänge aufweisen. Die Annahme durchschnittlicher Kennzeichnungskraft für den Bestandteil "ISOTHERM" begegnet deshalb keinen Rechtsbedenken.

c) Das Bundespatentgericht hat eine zur Begründung der Verwechslungsgefahr hinreichende Ähnlichkeit der beiden in ihrem Gesamteindruck je durch die Bestandteile "Bisotherm" und "ISOTHERM" geprägten Kennzeichen bejaht, weil diese sich nur in einem von acht bzw. neun Lauten, nämlich in dem klangschwachen Laut "B" am rasch verklingenden Wortanfang des Wortes "Bisotherm" unterschieden. Darin kann ein Rechtsfehler nicht gesehen werden; gegen diese Beurteilung erhebt die Rechtsbeschwerde auch keine gesonderten Rügen.

IV. Danach war die Rechtsbeschwerde auf Kosten der Anmelderin zurückzuweisen (§ 90 Abs. 2 MarkenG).

Ende der Entscheidung