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MarkenG § 9 Abs. 2 Nr. 2

Zur Frage der Verwechslungsgefahr, wenn bei identischen Waren die Widerspruchsmarke vollständig in dem jüngeren Zeichen enthalten ist.

BGH, Beschl. v. 12. Februar 1998 - I ZB 32/95 - Bundespatentgericht

I ZB 32/95

Verkündet am: 12. Februar 1998

Walz Justizamtsinspektor als Urkundsbeamter der Geschäftsstelle in der Rechtsbeschwerdesache

betreffend die Markenanmeldung K 58118/5 Wz

Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofes hat auf die mündliche Verhandlung vom 12. Februar 1998 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Erdmann und die Richter Prof. Dr. Mees, Prof. Dr. Ullmann, Starck und Pokrant

beschlossen:

Auf die Rechtsbeschwerde der Widersprechenden wird der Beschluß des 25. Senats (Marken-Beschwerdesenats II) des Bundespatentgerichts vom 13. Juli 1995 aufgehoben.

Die Sache wird zur anderweitigen Verhandlung und Entscheidung an das Bundespatentgericht zurückverwiesen.

Der Wert der Rechtsbeschwerde wird auf 50.000,-- DM festgesetzt.

Gründe:

I. Angemeldet zur Eintragung in das Markenregister ist das Wortzeichen

"Salventerol"

für "Pharmazeutische Erzeugnisse".

Hiergegen richtet sich der Widerspruch der Inhaberin der älteren Marke Nr. 1 154 983

"salvent",

eingetragen für "Pharmazeutische Erzeugnisse zur Behandlung von Bronchialerkrankungen"

Die Prüfungsstelle für Klasse 5 Wz des Deutschen Patentamts hat durch ihren Erstprüfer die Übereinstimmung der Zeichen bejaht und die Eintragung der angemeldeten Marke versagt. Auf die Erinnerung der Anmelderin hat die Erinnerungsprüferin die Entscheidung aufgehoben und die Übereinstimmung der Marken verneint.

Die hiergegen gerichtete Beschwerde der Widersprechenden ist ohne Erfolg geblieben.

Mit ihrer (zugelassenen) Rechtsbeschwerde, deren Zurückweisung die Anmelderin beantragt, verfolgt die Widersprechende ihren Widerspruch weiter.

II. Das Bundespatentgericht hat Verwechslungsgefahr der Marken verneint und dazu ausgeführt: Der Widerspruchsmarke komme mangels entgegenstehender Anhaltspunkte durchschnittliche Kennzeichnungskraft zu. Angesichts des im Warenverzeichnis der angemeldeten Marke enthaltenen weiten Oberbegriffs könnten die Marken für gleiche Waren bestimmt sein. Deshalb und angesichts des Umstandes, daß es sich um nicht rezeptpflichtige Präparate handele, so daß auch die Verbraucher zu den relevanten Verkehrskreisen zählten, müßten strenge Anforderungen an den Abstand der Marken gestellt werden.

Der Ähnlichkeitsgrad der Marken sei jedoch so gering, daß für das Publikum nicht mehr die Gefahr von Verwechslungen bestehe. Zwar sei die Widerspruchsmarke vollständig in dem jüngeren Zeichen enthalten, jedoch führe die Hinzufügung der Lautfolge "-erol" zu der älteren Marke zu einem noch ausreichend großen Abstand der Marken ihrem Gesamteindruck nach. Das beruhe auf der unterschiedlichen Wortlänge infolge des aus zwei Sprechsilben bestehenden zusätzlichen Bestandteils "-erol", die zu einer solchen Veränderung des Gesamteindrucks des angemeldeten Zeichens führe, daß Erinnerungen an die ältere Marke nicht mehr ohne weiteres wachgerufen würden. So folgten aus der Hinzufügung ein wegen der unterschiedlichen Silbenzahl und Wortlänge anderer Sprechrhythmus und eine dementsprechend andere Betonung. Bei normaler, ungezwungener Sprechweise liege die Betonung der Widerspruchsmarke regelmäßig mehr auf der ersten Silbe, während bei dem angemeldeten Zeichen eher die Endung "-ol" betont werde. Auch die Silbentrennung erfahre eine Veränderung, weil der Schlußlaut "t" der älteren Marke zum Anlaut der dritten Silbe in dem jüngeren Zeichen werde.

Diese Unterschiede sprächen insgesamt gegen eine Verwechslungsgefahr. Der übereinstimmende Bestandteil "Salvent-" habe keine selbständig kennzeichnende Stellung in dem angemeldeten Zeichen.

Schließlich bestehe auch nicht die Gefahr, daß die Marken im Sinne einer mittelbaren Verwechslungsgefahr gedanklich miteinander in Verbindung gebracht würden. Die Widersprechende verfüge weder über eine Markenserie mit dem Stammbestandteil "Salvent-" noch handele es sich bei "-erol" um einen typischen Abwandlungsbestandteil, der die Annahme einer Markenserie nahelegen könnte.

III. Die infolge ihrer Zulassung statthafte sowie form- und fristgerecht eingelegte Rechtsbeschwerde hat in der Sache Erfolg.

Auf den vor dem 1. Januar 1995 erhobenen Widerspruch ist, wovon das Bundespatentgericht zutreffend ausgegangen ist, die Regelung des § 42 Abs. 2 Nr. 1 i.V. mit § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG anzuwenden (§§ 152, 158 Abs. 2 S. 2 MarkenG).

Das Bundespatentgericht hat Verwechslungsgefahr im Sinne von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG verneint. Diese Beurteilung ist nicht frei von Rechtsfehlern.

1. Nach der Auslegung von Art. 4 Abs. 1 Buchst. b MarkenRL durch die Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Gemeinschaften (EuGH, Urt. v. 11.11.1997 - Rs. C-251/95, WRP 1998, 39, 41 - Sabel/Puma), die für die Auslegung der in Umsetzung dieser Richtlinienbestimmung erlassenen Vorschrift des § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG von maßgeblicher Bedeutung ist, ist die Frage der Verwechslungsgefahr unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls umfassend zu beurteilen. Hierzu gehören insbesondere der Bekanntheitsgrad der Marke im Markt, die gedankliche Verbindung, die das benutzte oder eingetragene Zeichen zu ihr hervorrufen kann, sowie der Grad der Ähnlichkeit zwischen der Marke und dem Zeichen und zwischen den damit gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen (vgl. MarkenRL Erwägungsgrund 10). Bei der umfassenden Beurteilung ist, wie der Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften des weiteren ausgeführt hat, hinsichtlich der Ähnlichkeit der Marken auf den Gesamteindruck abzustellen, den diese hervorrufen, wobei insbesondere die sie unterscheidenden und dominierenden Elemente zu berücksichtigen sind. Hierbei kommt es entscheidend darauf an, wie die Marke auf den Durchschnittsverbraucher der jeweils in Frage stehenden Waren wirkt. Das entspricht der Rechtsprechung des Senats zum Markengesetz, nach der bei der Anwendung dieser Rechtsgrundsätze auch weiterhin die schon in der bisherigen Rechtsprechung zum Warenzeichengesetz anerkannten Erfahrungssätze Bedeutung haben (BGH, Beschl. v. 29.6.1995 - I ZB 22/93, GRUR 1996, 198 - Springende Raubkatze; BGHZ 131, 122, 124 f. - Innovadiclophlont).

2. Zutreffend ist das Bundespatentgericht danach davon ausgegangen, daß wegen des im Warenverzeichnis des angemeldeten Zeichens enthaltenen Oberbegriffs "Pharmazeutische Erzeugnisse", der auch die Waren des Verzeichnisses der Widerspruchsmarke "Pharmazeutische Erzeugnisse zur Behandlung von Bronchialerkrankungen" umfaßt, die einander gegenüberstehenden Marken für gleiche Waren bestimmt sein können. Das stellt auch die Rechtsbeschwerdeerwiderung nicht in Abrede, meint aber, dieser Sachverhalt unterscheide sich grundlegend von einem Sachverhalt, bei dem es um Arzneimittel mit je völlig gleichem Indikationsgebiet und gleichwirkender stofflicher Beschaffenheit gehe. Dem kann nicht beigetreten werden.

Die Anmelderin erstrebt mit ihrer Anmeldung infolge des weit gefaßten Oberbegriffs, mit dem angemeldeten Zeichen insbesondere auch für spezielle pharmazeutische Erzeugnisse zur Behandlung von Bronchialerkrankungen Schutz zu erhalten. Damit nimmt sie für ihr Zeichen identisch die Ware in Anspruch, für die die Widerspruchsmarke geschützt ist. Eine hiervon abweichende Beurteilung könnte nur dann Platz greifen, wenn der Fassung des Warenverzeichnisses des angemeldeten Zeichens entnommen werden könnte, daß zwar für pharmazeutische Erzeugnisse im weiten Umfang Schutz in Anspruch genommen werden soll, nicht jedoch für solche Erzeugnisse zur Behandlung von Bronchialerkrankungen. Das ist indessen nicht der Fall.

3. Zutreffend - insoweit auch von der Rechtsbeschwerde nicht beanstandet - ist das Bundespatentgericht des weiteren davon ausgegangen, daß der Widerspruchsmarke mangels entgegenstehender Anhaltspunkte eine durchschnittliche Kennzeichnungskraft zukommt.

4. Bei der Beurteilung des Ähnlichkeitsgrads der Marken ist das Bundespatentgericht davon ausgegangen, daß die Widerspruchsmarke vollständig in dem jüngeren Zeichen enthalten ist. Einen gleichwohl bedeutsamen Abstand des angemeldeten Zeichens nach seinem Gesamteindruck zur älteren Marke hat das Bundespatentgericht jedoch darin gesehen, daß die Hinzufügung der Lautfolge "-erol" zu einer unterschiedlichen Wortlänge der einander gegenüberstehenden Marken führe, weil damit ein aus zwei Sprechsilben bestehender zusätzlicher Bestandteil in dem angemeldeten Zeichen enthalten sei. Diese Beurteilung ist nicht frei von Rechtsfehlern.

Im Ausgangspunkt zutreffend hat das Bundespatentgericht den Gesamteindruck des angemeldeten Zeichens ermittelt und diesen dahin bestimmt, daß er auch durch den angefügten Bestandteil "-erol" bestimmt werde, der den Sprechrhythmus und dementsprechend die Betonung beeinflusse. Das kann nicht beanstandet werden. Auch die Rechtsbeschwerde macht insoweit keine Rechtsfehler geltend.

Bei seiner hierauf beruhenden Beurteilung, daß angesichts der Abweichungen des angemeldeten Zeichens gegenüber der Widerspruchsmarke insgesamt die Verwechslungsgefahr zu verneinen sei, hat das Bundespatentgericht jedoch anerkannte Rechts- und Erfahrungssätze außer Betracht gelassen, deren Berücksichtigung zur Bejahung der Verwechslungsgefahr führen muß.

Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes ist bei der Prüfung von Verwechslungsgefahr grundsätzlich mehr auf die gegebenen Übereinstimmungen der zu vergleichenden Marken abzuheben als auf die Abweichungen, weil erstere stärker im Erinnerungsbild zu haften pflegen (vgl. BGH, Urt. v. 9.11.1988 - I ZR 96/86, GRUR 1990, 450, 452 - St. Petersquelle; Urt. v. 15.10.1992 - I ZR 259/90, GRUR 1993, 118, 120 - Corvaton/Corvasal).

Im Streitfall hätte das Bundespatentgericht sodann nicht unberücksichtigt lassen dürfen, daß für den Gesamteindruck des angemeldeten Zeichens insbesondere der Wortanfang von Bedeutung ist, weil der Verkehr diesem regelmäßig größere Beachtung schenkt als Endsilben (vgl. BGH GRUR 1993, 118, 120 - Corvaton/Corvasal; Urt. v. 29.9.1994 - I ZR 114/84, GRUR 1995, 50, 53 - Indorektal/Indohexal, m.w.N.). Hierzu bestand im Streitfall um so mehr Veranlassung, als es sich bei den angefügten auslautenden Silben "-erol" um eine Lautfolge handelt, die - wie allgemein bekannt ist - in zahlreichen chemischen Bezeichnungen verwendet wird. Darüber hinaus kommt der Endlaut "-ol", wie die Prüfungsstelle ausgeführt hat, insbesondere im Bereich der Arzneimittelkennzeichnungen häufig vor. Deshalb kann einer derartigen Silbe allenfalls eine den Gesamteindruck des Zeichens nur geringfügig prägende Bedeutung zugemessen werden.

Bei Berücksichtigung dieser Erfahrungssätze kann dem Bundespatentgericht nicht darin beigetreten werden, daß bei ungezwungener Sprechweise die Betonung bei der angemeldeten Marke eher auf der Endung "-ol" liege. Angesichts der üblichen Betonung in der deutschen Sprache und des Endsilbencharakters des auslautenden Bestandteils ist diese Annahme erfahrungswidrig. Denn auch bei viersilbigen Wörtern, wie bei dem angemeldeten Zeichen, ist von der üblichen Betonung auf der ersten Silbe auszugehen, zu der eine Betonung der letzten Silbe allenfalls hinzutritt.

Bei der Beurteilung der Klangwirkung der einander gegenüberstehenden Marken hätte das Bundespatentgericht demgemäß davon ausgehen müssen, daß ein hoher Ähnlichkeitsgrad deswegen vorliegt, weil bei mündlicher Benennung die angemeldete Marke im Klangbild der Widerspruchsmarke in hohem Maße ähnlich ist. Hierzu kann auch noch die Erwägung herangezogen werden, daß der übereinstimmende Bestandteil der Marken durch den Anklang an das lateinische Wort "salvere" für nicht unbedeutende Teile des Verkehrs auch bedeutungsmäßig miteinander identisch ist (vgl. BGH, Urt. v. 10.12.1992 - I ZR 19/91, WRP 1993, 694, 695 - apetito/apitta). Daß, wie das Bundespatentgericht zutreffend festgestellt hat, bei der Silbentrennung eine Veränderung der angemeldeten Marke dahin eintritt, daß der Schlußlaut "t" der älteren Marke zum Anlaut der dritten Silbe in dem jüngeren Zeichen wird, hat allenfalls für die im gegebenen Zusammenhang unerhebliche Bildwirkung der Marke Bedeutung, ist jedoch nicht geeignet, das hohe Maß an Ähnlichkeit in der Klangwirkung zu beeinflussen.

Ist demnach davon auszugehen, daß der Bestandteil "Salvent-" den Gesamteindruck des angemeldeten Zeichens wesentlich prägt, während die weiteren Silben nur geringfügige Bedeutung haben, kann bei gegebener Warenidentität die Verwechslungsgefahr nicht verneint werden.

IV. Danach war der angefochtene Beschluß aufzuheben und die Sache zur anderweitigen Verhandlung und Entscheidung an das Bundespatentgericht zurückzuverweisen (§ 89 Abs. 4 MarkenG).

Ende der Entscheidung