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Eine Herstellerangabe kann als Zeichenbestandteil im Gesamteindruck eines Mehrwortzeichens auch dann zurücktreten, wenn sie im Verkehr zwar noch nicht bekannt, aber als solche erkennbar ist.

BGH, Beschl. v. 4. Februar 1999 - I ZB 38/96 - Bundespatentgericht

I ZB 38/96

Verkündet am: 4. Februar 1999

Walz Justizamtsinspektor als Urkundsbeamter der Geschäftsstelle

LORA DI RECOARO

in der Rechtsbeschwerdesache

betreffend die IR-Marke Nr. 539 556

Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofes hat auf die mündliche Verhandlung vom 4. Februar 1999 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Erdmann und die Richter Prof. Dr. Mees, Dr. v. Ungern-Sternberg, Dr. Bornkamm und Pokrant

beschlossen:

Die Rechtsbeschwerde gegen den Beschluß des 26. Senats (Marken-Beschwerdesenats III) des Bundespatentgerichts vom 22. Mai 1996 wird auf Kosten der Widersprechenden zurückgewiesen.

Der Gegenstandswert der Rechtsbeschwerde wird auf 50.000,-- DM festgesetzt.

Gründe:

I. Die Rechtsbeschwerdegegnerin ist Inhaberin der nachstehend abgebildeten IR-Marke Nr. 539 556:

Sie begehrt für diese Marke in der Bundesrepublik Deutschland Schutz für die Waren: "32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations pour faire des boissons."

Hiergegen hat die Inhaberin der für die Waren "Natürliches Mineralwasser, alkoholfreie Getränke, Brunnen- und kosmetische und pharmazeutische Badesalze" eingetragenen prioritätsälteren Marke Nr. 889 031

Widerspruch erhoben.

Die Prüfungsstelle für Klasse 32 IR hat den Widerspruch wegen mangelnder Gefahr der Verwechslung der sich gegenüberstehenden Marken zurückgewiesen.

Die Beschwerde der Widersprechenden ist erfolglos geblieben (BPatG Mitt. 1997, 164).

Mit der (zugelassenen) Rechtsbeschwerde, deren Zurückweisung die Markeninhaberin beantragt, verfolgt die Widersprechende ihren Widerspruch weiter.

II. Das Bundespatentgericht hat - unter Anwendung des neuen Markenrechts - eine Verwechslungsgefahr verneint und dazu ausgeführt:

Eine Gefahr der Verwechslung der IR-Marke "LORA DI RECOARO" mit der Widerspruchsmarke "FLORA" komme allein im Hinblick auf den Bestandteil der IR-Marke "LORA" in Betracht. Dieser präge jedoch den Gesamteindruck der angegriffenen Marke nicht und habe damit keine selbständig kollisionsbegründende Wirkung. Ein Markenbestandteil sei im allgemeinen nur dann prägend, wenn der Verkehr den weiteren Bestandteilen keinen besonderen Hinweis auf die Betriebsstätte der mit dem Gesamtzeichen versehenen Waren entnehme. Diese Voraussetzung sei hier nicht gegeben. Bei dem Wort "RECOARO" handele es sich zwar um eine - zugleich einen Bestandteil des Firmennamens der Markeninhaberin bildende - geographische Angabe, die auf den oberitalienischen Badeort Recoaro Terme hinweise. Es bestünden aber keine Anhaltspunkte dafür, daß ein noch beachtlicher Teil des inländischen Verkehrs diesen Badeort kenne. Für das angesprochene breite Abnehmerpublikum sei "RECOARO" mit dem vorangestellten Wortbestandteil "DI" eine reine Phantasiebezeichnung, die gleichwertig neben dem Wort "LORA" stehe. Dieser Eindruck werde durch die graphische Gestaltung der Marke verstärkt.

Der Bestandteil "RECOARO" könne bei der Beurteilung des Gesamteindrucks der IR-Marke auch nicht nach dem Grundsatz unberücksichtigt bleiben, daß der Verkehr die Waren im allgemeinen nicht nach dem Namen des Herstellers unterscheide, sondern seine Aufmerksamkeit auf die sonstigen Merkmale eines Kennzeichens richte, da "RECOARO" als Herstellername nicht bekannt sei.

Die Annahme, "RECOARO" sei ein Herstellername, werde auch nicht durch den Markenbestandteil "DI" nahegelegt, der im Italienischen zur Bezeichnung des Genitivs und als Präposition mit der Bedeutung "aus", "von" gebräuchlich sei. Der weit überwiegende Teil der angesprochenen, oft flüchtigen Durchschnittsverbraucher bemerke das außerordentlich klein geschriebene Wort "DI" ohnehin nicht oder mache sich über seine Bedeutung keine Gedanken. Aber auch diejenigen, die das Wort wahrnähmen und in seiner Bedeutung verstünden, würden "LORA DI RECOARO" kaum als Hinweis auf ein Produkt "LORA" aus dem Haus "RECOARO" verstehen. Sofern dem Wort "RECOARO" Namenscharakter beigemessen werde, liege noch eher die Vorstellung einer Kombination von Vornamen und (adeligem) Nachnamen nahe, bei dem allenfalls dem Nachnamen prägende Bedeutung zukomme.

Gegen die Annahme einer Verwechslungsgefahr spreche weiterhin, daß die angegriffene IR-Marke die Widerspruchsmarke "FLORA" nicht identisch enthalte. Eine besonders starke Kennzeichnungskraft, die ausnahmsweise einen Schutz rechtfertigen könnte, besitze die Widerspruchsmarke nicht. Anhaltspunkte für eine Verwechslungsgefahr dahingehend, daß die einander gegenüberstehenden Marken gedanklich in Verbindung gebracht werden könnten, bestünden nicht.

III. Die zulässige Rechtsbeschwerde hat keinen Erfolg.

Das Bundespatentgericht hat zu Recht entschieden, daß der Schutzgewährung für die angegriffene Marke "LORA DI RECOARO" nicht die - nunmehr gemäß §§ 107, 114 MarkenG nach § 158 Abs. 2 Satz 2, § 42 Abs. 2 Nr. 1, § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG zu beurteilende - Gefahr der Verwechslung mit der älteren Widerspruchsmarke "FLORA" entgegensteht. Auf die von dem Bundespatentgericht offengelassene Frage, ob die Widerspruchsmarke in der eingetragenen Form benutzt worden sei, kommt es daher nicht mehr an.

1. Das Bundespatentgericht ist zutreffend von dem das Kennzeichenrecht beherrschenden Grundsatz ausgegangen, daß bei der Beurteilung der zeichenrechtlichen Verwechslungsgefahr auf den Gesamteindruck der sich gegenüberstehenden Zeichen abzustellen ist (vgl. EuGH, Urt. v. 11.11.1997 - Rs. C-251/95, GRUR 1998, 387, 389 = WRP 1998, 39 - Sabèl/Puma; BGH, Beschl. v. 29.6.1995 - I ZB 22/93, GRUR 1996, 198, 199 = WRP 1997, 443 - Springende Raubkatze, m.w.N.). Dabei kommt es nicht darauf an, welches Zeichen prioritätsälter ist (BGH, Beschl. v. 4.7.1996 - I ZB 6/94, GRUR 1996, 977 = WRP 1997, 571 - DRANO/P3-drano; Urt. v. 18.6.1998 - I ZR 15/96, WRP 1998, 990, 991 - ALKA-SELTZER).

Der genannte Grundsatz beruht auf der Erwägung, daß der markenrechtliche Schutz von der eingetragenen Gestaltung der Marke auszugehen hat und eine Ähnlichkeit der Marke mit einem angegriffenen Zeichen nur in bezug auf die konkrete Form, in der dieses verwendet wird, festgestellt werden kann (vgl. BGH, Beschl. v. 9.5.1996 - I ZB 11/94, GRUR 1996, 775, 776 = WRP 1996, 903 - Sali Toft). Der Schutz eines aus einem zusammengesetzten Zeichen herausgelösten Elements ist dem Markenrecht fremd. Dies schließt aber nicht aus, daß einem einzelnen Zeichenbestandteil unter Umständen eine besondere, das gesamte Zeichen prägende Kennzeichnungskraft beizumessen ist und deshalb bei Übereinstimmung der Bezeichnungen in dem jeweils prägenden Bestandteil die Gefahr einer Verwechslung der beiden Gesamtbezeichnungen zu bejahen sein kann (vgl. BGHZ 131, 122, 125 - Innovadiclophlont; BGH WRP 1998, 990, 991 - ALKA-SELTZER; BGH, Urt. v. 18.6.1998 - I ZR 25/96, WRP 1999, 189, 191 - Tour de culture; Beschl. v. 2.7.1998 - I ZB 36/95, WRP 1998, 988, 989 - ECCO II, jeweils m.w.N.).

2. Die Beurteilung des Bundespatentgerichts, daß der Gesamteindruck des angegriffenen Mehrwortzeichens nicht durch seinen Bestandteil "LORA" so geprägt ist, daß die weiteren Bestandteile zurücktreten, ist aus Rechtsgründen nicht zu beanstanden. Die nach den jeweiligen Umständen des Einzelfalls vorzunehmende Beurteilung der Prägung des Gesamteindrucks einer Kennzeichnung liegt im wesentlichen auf tatsächlichem Gebiet, so daß im Rechtsbeschwerdeverfahren lediglich zu prüfen ist, ob das Bundespatentgericht bei seiner Würdigung gegen Denkgesetze oder Erfahrungssätze verstoßen oder wesentliche Umstände unberücksichtigt gelassen hat (vgl. BGH, Beschl. v. 1.10.1998 - I ZB 28/96, WRP 1999, 192, 195 - Lions).

a) Entgegen der Ansicht der Rechtsbeschwerde hat das Bundespatentgericht bei seiner Beurteilung, daß "LORA" nicht als prägender Bestandteil der angegriffenen Marke zu werten ist, die graphische Gestaltung der Marke ausreichend berücksichtigt. Das Bundespatentgericht hat rechtsfehlerfrei ausgeführt, daß der Eindruck, das Wort "RECOARO" stehe in der Marke gleichwertig neben dem Wort "LORA", dadurch verstärkt werde, daß beide Worte in gleicher Schriftart mit charakteristisch schräggestelltem Buchstaben "O" geschrieben seien. Sofern der unbefangene Betrachter den Unterschied in der Schriftgröße überhaupt bewußt wahrnehme, werde er ihn - als satztechnisch bedingt - auf die bündige Anordnung des Bestandteils "RECOARO" unter dem wesentlich kürzeren Wort "LORA" zurückführen. Für diese Annahme spricht im übrigen auch, daß die Gleichwertigkeit der Wortbestandteile im Markenbild weiter dadurch betont wird, daß sie gemeinsam von zwei ineinandergestellten Rechtecken umrahmt sind.

b) Das Bundespatentgericht hat auch im übrigen ohne Rechtsfehler angenommen, daß die Allgemeinheit, die bei Waren entsprechend dem Warenverzeichnis der angegriffenen Marke angesprochen wird, keinen Anlaß habe, den Zeichenbestandteil "(DI) RECOARO" außer Betracht zu lassen. Die Rechtsbeschwerde kann sich demgegenüber nicht mit Erfolg auf den Erfahrungssatz berufen, daß der Verkehr dazu neigt, Bezeichnungen in einer die Merkbarkeit und Aussprechbarkeit erleichternden Weise zu verkürzen (vgl. BGH WRP 1999, 192, 196 - Lions, m.w.N.), weil das Bundespatentgericht seine Ansicht, daß der Verkehr "LORA" nicht als den die eigentliche Produktkennzeichnung enthaltenden Zeichenbestandteil sehen und deshalb auch nicht die weiteren Bestandteile außer Betracht lassen werde, mit den besonderen Umständen des Einzelfalls begründet hat.

Wie das Bundespatentgericht festgestellt hat, wird "RECOARO" vom Verkehr nicht in einem markenrechtlich noch beachtlichen Umfang als geographischer Hinweis auf den zwischen Rovereto und Vicenza gelegenen Badeort Recoaro Terme verstanden. Das Bundespatentgericht hat dazu ausgeführt, selbst diejenigen Verkehrskreise, denen Recoaro Terme als Ort und "LORA DI RECOARO" als Name einer dort entspringenden Quelle bekannt seien, hätten nicht ohne weiteres Anlaß, den Bestandteil "(DI) RECOARO" als eine für die Kennzeichnung unbeachtliche geographische Angabe außer Betracht zu lassen. Gerade bei einem Mineralwasser achte der Verkehr besonders auf die Ursprungsangabe. Die Bedeutung, die der geographischen Herkunft für ein Mineralwasser zukommt, wird nach den Feststellungen des Bundespatentgerichts durch die große Zahl von Kennzeichnungen bestätigt, die den Namen des Ursprungsorts als dominierenden, sich zur alleinigen markenmäßigen Benennung der Waren anbietenden Bestandteil enthalten (z.B. Überkinger, Fachinger, Gerolsteiner).

Es kann danach im übrigen davon ausgegangen werden, daß das Interesse an dem Herkunftshinweis "RECOARO" bei den angesprochenen Verkehrskreisen um so stärker sein wird, je mehr dieser Bestandteil als Ursprungsangabe bekannt ist. Auf die Frage, ob das Bundespatentgericht die Bekanntheit dieses Zeichenbestandteils als Herkunftsangabe zutreffend beurteilt hat, kommt es deshalb - entgegen der Ansicht der Rechtsbeschwerde - nicht an.

c) Das Bundespatentgericht hat im Ergebnis weiter zutreffend entschieden, daß der Bestandteil "RECOARO" im Gesamteindruck aus der Sicht des Verkehrs auch nicht deshalb zurücktritt, weil er Teil der Firma der Markeninhaberin "TERME DI RECOARO S.P.A." ist. Ein als Herstellerangabe erkennbarer Bestandteil einer Marke tritt zwar im allgemeinen weitgehend in den Hintergrund, weil der Verkehr die Waren, anders als etwa im Warenbereich der Bekleidung, meist nicht nach dem Namen des Herstellers unterscheidet, sondern seine Aufmerksamkeit auf die sonstigen Merkmale zeichenmäßiger Kennzeichnung richtet (vgl. BGH, Beschl. v. 14.3.1996 - I ZB 36/93, GRUR 1996, 404, 405 = WRP 1996, 739 - Blendax Pep; Beschl. v. 14.3.1996 - I ZB 37/93, GRUR 1996, 406, 407 = WRP 1997, 567 - JUWEL; Beschl. v. 10.7.1997 - I ZB 6/95, GRUR 1997, 897, 898 = WRP 1997, 1186 - IONOFIL, m.w.N.). Es ist aber der Beurteilung des Einzelfalls vorbehalten, ob dies der Fall ist. Dabei ist auch bedeutsam, ob die Herstellerangabe als solche im Verkehr bekannt oder erkennbar ist, weil ihre Eignung zur Produktkennzeichnung nur in diesen Fällen zurücktritt (vgl. BGH, Urt. v. 4.12.1997 - I ZR 111/95, GRUR 1998, 815, 816 f. = WRP 1998, 755 - Nitrangin; Beschl. v. 2.4.1998 - I ZB 25/96, GRUR 1998, 927, 929 = WRP 1998, 872 - COMPO-SANA).

Das Bundespatentgericht hat rechtsfehlerfrei festgestellt, daß die Bezeichnung "RECOARO" im Verkehr nicht als Herstellerangabe bekannt ist. Es hat dabei auch berücksichtigt, daß die Markeninhaberin nach ihrem eigenen Vorbringen im Inland bereits seit 25 Jahren zahlreiche, als IR-Marken geschützte Kennzeichnungen benutzt, die den Bestandteil "RECOARO" enthalten. Nach Ansicht des Bundespatentgerichts kann daraus aber nicht geschlossen werden, daß der inländische Verkehr "RECOARO" für einen Firmennamen halte, weil die Bezeichnung in den betreffenden IR-Marken nicht firmenmäßig, sondern ausschließlich markenmäßig, überwiegend sogar als einziger kennzeichnender Bestandteil in Verbindung mit weiteren rein warenbeschreibenden Angaben wie Lemon, Arranciata, Bitter analcoolico oder Acqua Brillante verwendet werde. Die Rüge der Rechtsbeschwerde, das Bundespatentgericht habe den eigenen Vortrag der Markeninhaberin nicht berücksichtigt, daß der Bestandteil "RECOARO" im Bereich der nichtalkoholischen Getränke eine überragende Kennzeichnungskraft habe, ist nicht geeignet, die Feststellung, "RECOARO" sei als Herstellerangabe nicht bekannt, in Zweifel zu ziehen.

Das Bundespatentgericht hat allerdings zu Unrecht angenommen, daß eine Herstellerangabe als Zeichenbestandteil nur dann in den Hintergrund treten könne, wenn sie im Verkehr (bereits) bekannt sei. Diese Rechtsauffassung schränkt die Beurteilung, ob der Gesamteindruck durch einen einzelnen Zeichenbestandteil geprägt ist, zu Unrecht bereits aus Rechtsgründen ein, obwohl sich aus den Umständen des Einzelfalls auch in Fällen, in denen eine Herstellerangabe noch nicht bekannt, aber als solche erkennbar ist, anderes ergeben kann (vgl. dazu auch Althammer/Ströbele/Klaka, Markengesetz, 5. Aufl., § 9 Rdn. 165). Im Ergebnis ist dies aber unschädlich, weil sich aus den Feststellungen des Bundespatentgerichts ergibt, daß die Verkehrskreise, denen "RECOARO" nicht als Firmenschlagwort bekannt ist, auch keinen Anlaß haben, diesen Markenbestandteil als solches aufzufassen.

d) Das Bundespatentgericht hat es - wie die Rechtsbeschwerde zu Recht rügt - unterlassen zu prüfen, ob der Gesamteindruck der Marke "LORA DI RECOARO" dann von dem Bestandteil "LORA" geprägt sein könnte, wenn der Bestandteil "RECOARO" wegen der Benutzung zahlreicher anderer Kombinationsmarken mit diesem Bestandteil tatsächlich - wie von der Markeninhaberin im Amtsverfahren behauptet - eine überragende Kennzeichnungskraft haben sollte. Auch dann, wenn ein Markeninhaber verschiedene Produktsorten mit Kombinationsmarken oder zusammengesetzten Marken versieht, bei denen neben einem durchgehend gleich verwendeten Zeichenbestandteil ein jeweils anderer Zeichenbestandteil die Produktsorte kennzeichnet, kann eine Prägung des Gesamteindrucks durch den jeweils wechselnden Bestandteil anzunehmen sein (vgl. dazu auch Fezer, Markenrecht, § 14 Rdn. 208). Im Ergebnis kann jedoch dahinstehen, ob dem Zeichenbestandteil "RECOARO" eine überragende Kennzeichnungskraft zukommt. Sollte dies der Fall sein, würde die Verwechslungsgefahr, die schon dadurch verringert wird, daß nur der Wortbestandteil "LORA" in der Marke "LORA DI RECOARO" als kollisionsbegründend in Betracht kommt, jedenfalls durch die - nachfolgend erörterten - Abweichungen dieses Bestandteils von der Widerspruchsmarke "FLORA" ausgeschlossen sein.

3. Die Verwechslungsgefahr zwischen den Zeichen "LORA DI RECOARO" und "FLORA" wird (einschließlich der Verwechslungsgefahr im weiteren Sinn) nicht nur durch die fehlende Prägung des Gesamteindrucks der angegriffenen Marke durch den Bestandteil "LORA" ausgeschlossen, sondern nach der rechtsfehlerfreien Beurteilung des Bundespatentgerichts auch dadurch, daß sich der Zeichenbestandteil "LORA" auch als solcher von der Widerspruchsmarke "FLORA" hinreichend unterscheidet und schon deshalb bei seiner Verwendung im Rahmen der angegriffenen Marke nicht geeignet ist, beim Verkehr Fehlvorstellungen hervorzurufen. Dazu hat das Bundespatentgericht ausgeführt, die Bezeichnung "FLORA" sei im Deutschen nicht nur als weiblicher Vorname, sondern vor allem als Bezeichnung für die Pflanzenwelt bekannt und gebräuchlich. Wegen ihres Begriffsinhalts und des klanglich und schriftbildlich nicht unbeachtlichen Unterschiedes bei den Anfangsbuchstaben weiche sie hinreichend von dem - allenfalls als Papageienname verwendeten - Phantasiewort "LORA" ab, um nicht innerhalb der Gesamtmarke "LORA DI RECOARO" die Gefahr von Kollisionen mit der älteren Marke hervorzurufen.

IV. Danach war die Rechtsbeschwerde der Widersprechenden mit der Kostenfolge aus § 90 Abs. 2 Satz 1 MarkenG zurückzuweisen.

Ende der Entscheidung