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I ZB 48/96

Verkündet am: 1. Juli 1999

Walz Justizamtsinspektor als Urkundsbeamter der Geschäftsstelle

in der Rechtsbeschwerdesache

betreffend die Marke Nr. 2 030 545 (S 23/93-2030545)

Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofes hat auf die mündliche Verhandlung vom 1. Juli 1999 durch die Richter Dr. v. Ungern-Sternberg, Prof. Dr. Mees, Starck, Dr. Bornkamm und Pokrant

beschlossen:

Tenor:

Die Rechtsbeschwerde gegen den Beschluß des 30. Senats (Marken-Beschwerdesenats VII) des Bundespatentgerichts vom 30. September 1996 wird auf Kosten der Markeninhaberin zurückgewiesen.

Der Gegenstandswert der Rechtsbeschwerde wird auf 50.000,-- DM festgesetzt.

Gründe:

I. Für die Markeninhaberin ist seit dem 17. Februar 1993 unter der Nr. 2 030 545 die Marke

SLICK 50

u.a. für die Waren "technische Öle und Fette (keine Speiseöle und -fette und keine ätherischen Öle); Schmiermittel" in das Markenregister eingetragen.

Die Antragstellerin hat mit einem am 22. April 1993 beim Deutschen Patentamt eingegangenen Schriftsatz Antrag auf Löschung der Marke hinsichtlich der vorerwähnten Waren gestellt, weil die Marke insoweit rein beschreibend sei (§ 10 Abs. 2 Nr. 2 WZG).

Die Markeninhaberin hat dem Löschungsantrag fristgerecht widersprochen.

Die Warenzeichenabteilung des Deutschen Patentamts hat den Löschungsantrag zurückgewiesen.

Auf die hiergegen erhobene Beschwerde hat das Bundespatentgericht die (teilweise) Löschung der angegriffenen Marke hinsichtlich der vorerwähnten Waren angeordnet.

Hiergegen wendet sich die Markeninhaberin mit der (nicht zugelassenen) Rechtsbeschwerde, mit der sie rügt, daß der angefochtene Beschluß nicht mit Gründen versehen und ihr das rechtliche Gehör versagt worden sei.

Die Antragstellerin beantragt, die Rechtsbeschwerde zurückzuweisen.

II. Das Bundespatentgericht hat - unter Anwendung der Vorschriften des Markengesetzes - angenommen, daß die Streitmarke entgegen einem bestehenden Freihaltungsbedürfnis (§ 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG) eingetragen worden sei und dieses Schutzhindernis auch noch im Zeitpunkt der Entscheidung bestehe. Es hat dazu ausgeführt:

Das Wort "slick" entstamme zwar dem Englischen und werde dort in der allgemeinen Umgangssprache in mehreren Bedeutungen gebraucht, die sich jedoch im wesentlichen auf die Grundbedeutung "glatt, schlüpfrig" zurückführen ließen. Durch die vorgelegten Unterlagen sei hinreichend belegt, daß das Wort innerhalb wesentlicher Teile der angesprochenen Verkehrskreise im Zusammenhang mit speziellen technischen Ölen und Fetten sowie Schmiermitteln im deutschen Sprachgebrauch beschreibend verwendet werde. Das hierdurch begründete Freihaltungsbedürfnis greife nicht erst dann ein, wenn alle weiteren, gleichsinnigen Wörter bereits zugunsten einzelner monopolisiert seien.

Auch die Zahl 50 unterliege im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren einem Freihaltungsbedürfnis. Aus einer Mitteilung des M. verbandes ergebe sich, daß die Zahl 50 im Zusammenhang mit Motorölen häufig benutzt werde, z.B. zur Angabe der Viskosität als SAE 50 für ein Einbereichsöl oder als SAE 15 W-50 für ein Mehrbereichsöl.

Ein Freihaltungsbedürfnis bestehe ebenso für die Kombination beider Markenbestandteile. Die Markeninhaberin habe selbst bestätigt, daß sie derzeit der Zahl 50 in ihrer Marke die Bedeutung einer Angabe darüber beimesse, daß mit den so bezeichneten Produkten die Reibung um 50 % vermindert werde, und daß sie auf diesen Umstand auch in ihrer Werbung entsprechend hinweise. Dies belege den beschreibenden Inhalt der Marke und zwar unabhängig davon, ob die damit unterlegte Aussage auch früher schon zutreffend gewesen sei.

III. Die Rechtsbeschwerde hat keinen Erfolg.

1. Die form- und fristgerecht eingelegte Rechtsbeschwerde ist statthaft. Hierfür genügt es, daß ein im Gesetz aufgeführter, die zulassungsfreie Rechtsbeschwerde eröffnender Verfahrensmangel gerügt wird (BGH, Beschl. v. 3.12.1998 - I ZB 14/98, GRUR 1999, 500 = WRP 1999, 435 - DILZEM, m.w.N.). Hier beruft sich die Rechtsbeschwerde auf einen Begründungsmangel (§ 83 Abs. 3 Nr. 6 MarkenG) und auf die Versagung des rechtlichen Gehörs (§ 83 Abs. 3 Nr. 3 MarkenG).

2. Die Rechtsbeschwerde ist jedoch in der Sache nicht begründet, weil die gerügten Mängel nicht vorliegen.

a) Die Rechtsbeschwerde meint, der angefochtene Beschluß sei bezüglich der Annahme eines Freihaltungsbedürfnisses nicht mit Gründen versehen. Das trifft nicht zu.

aa) Die Rechtsbeschwerde beanstandet, der angefochtene Beschluß beantworte die nach der Rechtsprechung für diese Beurteilung zu stellenden Fragen nicht nachvollziehbar, insbesondere die Fragen, welche inländischen Verkehrskreise als maßgeblich anzusehen seien, welcher Teil dieser Verkehrskreise als wesentlich zu erachten sei, ob ein wesentlicher Teil der maßgeblichen Verkehrskreise die Bezeichnung "slick" als eindeutige Beschaffenheitsangabe werte, und ob er auf deren Verwendung angewiesen sei, weil sich dafür keine adäquate synonyme beschreibende Angabe finden lasse. Mit diesem Vorbringen kann die Rechtsbeschwerde keinen Erfolg haben.

Die Vorschrift des § 83 Abs. 3 Nr. 6 MarkenG soll, wie die unter der Geltung des Warenzeichengesetzes anwendbare Vorschrift des § 100 Abs. 3 Nr. 5 PatG, allein den Begründungszwang sichern. Es kommt deshalb darauf an, ob erkennbar ist, welcher Grund - mag dieser tatsächlich vorgelegen haben oder nicht, mag er rechtsfehlerhaft beurteilt worden sein oder nicht - für die Entscheidung über die einzelnen Ansprüche und Verteidigungsmittel maßgebend gewesen ist; dies kann auch bei lückenhaften und unvollständigen Begründungen der Fall sein. Dem Erfordernis einer Begründung ist deshalb schon dann genügt, wenn die Entscheidung zu jedem selbständigen Angriffs- und Verteidigungsmittel Stellung nimmt, das ein Verfahrensbeteiligter vorgetragen hat (BGH, Beschl. v. 24.4.1997 - I ZB 1/96, GRUR 1997, 636, 637 = WRP 1997, 761 - Makol, m. w. N.).

Diesen Voraussetzungen wird der angefochtene Beschluß gerecht, denn ihm läßt sich entnehmen, aus welchen Gründen das Bundespatentgericht der Streitmarke einen beschreibenden Inhalt zugesprochen und hieraus ein Freihaltungsbedürfnis abgeleitet hat. Das Bundespatentgericht ist davon ausgegangen, daß das dem Englischen entstammende Wort "slick" innerhalb wesentlicher Teile des angesprochenen Verkehrs im Zusammenhang mit speziellen technischen Ölen und Fetten sowie Schmiermitteln im deutschen Sprachgebrauch konkret zur Beschreibung von Eigenschaften dieser Waren verwendet werde und auch schon im Zeitpunkt der Eintragung der Streitmarke in dieser Weise verwendet worden sei. Es hat das der Bedeutung des Wortes in der englischen Sprache entnommen und weiter daraus hergeleitet, daß der Inhaber einer Fahrschule und ein Verlag eine entsprechende beschreibende Verwendung des Wortes "slick" in Schreiben bestätigt hätten. Die Angabe dieser Gründe, die die Schlußfolgerung auf das Bestehen des Eintragungshindernisses des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG stützen sollen, macht erkennbar, welche Annahmen - mögen diese tatsächlich vorgelegen haben oder nicht, mögen sie rechtsfehlerhaft zugrunde gelegt worden sein oder nicht - für die Entscheidung des Bundespatentgerichts maßgebend gewesen sind.

Entgegen der Ansicht der Rechtsbeschwerde kann ein Begründungsmangel i.S. von § 83 Abs. 3 Nr. 6 MarkenG nicht daraus hergeleitet werden, daß sich der angefochtene Beschluß nicht mit der höchstrichterlichen Rechtsprechung auseinandersetze oder diese nicht berücksichtige (vgl. - zu der entsprechenden Vorschrift des § 100 Abs. 3 Nr. 5 PatG a.F. [jetzt § 100 Abs. 3 Nr. 6] - BGH, Beschl. v. 22.4.1998 - X ZB 5/97, GRUR 1998, 907, 908 - Alkyläther). Es kommt deshalb nicht darauf an, ob sich das Bundespatentgericht rechtsfehlerfrei oder rechtsfehlerhaft nicht mit den Fragen befaßt hat, deren Beantwortung nach Ansicht der Rechtsbeschwerde vom Standpunkt der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes aus Voraussetzung für die Entscheidung gewesen wäre. Das von der Rechtsbeschwerde beanstandete Unterlassen betrifft nur die Frage der sachlichen Richtigkeit der angefochtenen Entscheidung, die hier nicht zur Überprüfung steht.

Auf die von der Rechtsbeschwerde vermißte Antwort auf die von ihr herangezogenen vorerwähnten Einzelfragen kommt es im übrigen für den geltend gemachten Begründungsmangel auch deshalb nicht an, weil es dabei nicht um selbständige Ansprüche oder Angriffs- oder Verteidigungsmittel im Sinne der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes geht, sondern lediglich um Vorfragen für die Beurteilung der im Löschungsverfahren zu entscheidenden Frage, ob das Schutzhindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG vorliegt oder nicht.

bb) Die Rechtsbeschwerde macht ferner geltend, daß die vom Bundespatentgericht angegebenen Gründe so unklar, widersprüchlich und verworren seien, daß der der Entscheidung zugrundeliegende Gedankengang nicht mehr nachvollziehbar sei. Auch das greift nicht durch.

Dem Fehlen einer Begründung ist allerdings der Fall gleichzusetzen, daß zwar Gründe vorhanden sind, diese aber ganz unverständlich und verworren sind, so daß sie in Wirklichkeit nicht erkennen lassen, welche Überlegungen für die Entscheidung maßgeblich waren (vgl. BGHZ 39, 333, 337 - Warmpressen). So liegt es jedoch im Streitfall nicht. Die Rechtsbeschwerde vermag schon nicht darzulegen, inwiefern die vom Bundespatentgericht angegebenen Gründe widersprüchlich und verworren sein sollen. Die vom Bundespatentgericht angeführten Gründe sind vielmehr in sich logisch geordnet und lassen sich - ohne daß es im hier maßgeblichen Zusammenhang auf ihre Richtigkeit ankommt - ohne weiteres nachvollziehen.

Mit der Beanstandung, das Bundespatentgericht habe die von ihm herangezogenen Unterlagen nicht zutreffend gewürdigt, zeigt die Rechtsbeschwerde keinen Mangel der Begründung auf. Ein solcher könnte allenfalls dann angenommen werden, wenn - was die Rechtsbeschwerde selbst nicht geltend macht - eine Beweiswürdigung völlig fehlte. Liegt dagegen - wie die Rechtsbeschwerde meint - nur eine sachlich unvollständige, unzureichende, unrichtige oder sonst fehlerhafte Beweiswürdigung vor, kann darin kein Fehlen der Begründung gesehen werden.

b) Die Rechtsbeschwerde macht des weiteren geltend, der angefochtene Beschluß beruhe auf einer Verletzung des Grundrechts der Markeninhaberin auf Gewährung rechtlichen Gehörs (Art. 103 Abs. 1 GG, § 83 Abs. 3 Nr. 3 MarkenG). Auch dieser Verfahrensmangel liegt nicht vor.

Die Rechtsbeschwerde ist der Ansicht, der angefochtene Beschluß sei eine Überraschungsentscheidung gewesen. Er begründe die Annahme, bei dem Wort "slick" handele es sich aus der Sicht der maßgeblichen inländischen Verkehrskreise um eine reine Beschaffenheitsangabe, ausschließlich mit dem Inhalt zweier Schreiben, einem Schreiben der Fahrschule S. vom 29. April 1993 und einem Schreiben des E. Verlags vom 28. März 1993. Diese Schreiben habe das Bundespatentgericht im Zeitpunkt der mündlichen Verhandlung offenbar selbst noch nicht für entscheidungserheblich gehalten, da es anderenfalls in dem sich anschließenden schriftlichen Verfahren nicht noch Auskünfte des Deutschen Verbandes ... und des M. verbandes eingeholt hätte.

Entgegen der Ansicht der Rechtsbeschwerde hat das Bundespatentgericht die Markeninhaberin in ausreichender Weise darauf hingewiesen, daß es möglicherweise - anders als das Deutsche Patentamt - den in Rede stehenden Schreiben entscheidungserhebliche Bedeutung beimessen werde. Die beiden Schreiben waren der Markeninhaberin bereits bei der Anhörung im Verfahren vor dem Deutschen Patentamt - wie sich aus der Niederschrift ergibt - als Unterlagen des vorliegenden Löschungsverfahrens überreicht worden. Mit Schriftsatz vom 15. September 1994 hat die Antragstellerin diese Schreiben im übrigen erneut als Beleg für ihre Behauptung, "slick" sei für die hier in Rede stehenden Waren beschreibend, vorgelegt. Die Markeninhaberin mußte es daher als besonderen Hinweis auf eine mögliche Bedeutung der Schreiben ansehen, wenn der Vorsitzende des Beschwerdesenats zur Vorbereitung der mündlichen Verhandlung mit der Terminsladung "vorsorglich Ablichtungen der von der Antragstellerin vorgelegten Schreiben" an die Parteien übersenden ließ.

Anders als die Rechtsbeschwerde meint, war das Bundespatentgericht nicht gehalten, darüber hinaus die Markeninhaberin besonders darauf aufmerksam zu machen, daß es die Schreiben möglicherweise für seine Entscheidung heranziehen wollte. Des weiteren bedurfte es auch nicht des besonderen Anheimstellens einer Äußerung zum Inhalt der beiden Briefe und zu deren Beweiswert. Die Markeninhaberin war im Beschwerdeverfahren durch ihre Verfahrensbevollmächtigten rechts- und sachkundig vertreten, so daß es - nach Einführung der Schreiben in das Beschwerdeverfahren - ihre Sache gewesen wäre, sich zu deren Inhalt und möglichem Beweiswert von sich aus schriftlich oder in der mündlichen Verhandlung zu äußern.

Der Inhalt der Anfragen an die beiden Fachverbände war zudem ein deutlicher Hinweis darauf, daß das Bundespatentgericht die Frage, ob "slick" in bezug auf technische Öle, Fette und Schmiermittel eine beschreibende Angabe sei, für geklärt hielt. Denn in diesen Schreiben bat das Gericht lediglich um "sachverständige Mithilfe bei der Beantwortung der Frage, inwieweit Zahlen, speziell die Zahl 50 im Zusammenhang mit Ölen und Fetten in Gebrauch ist (richtig: sind(, gegebenenfalls mit welcher Bedeutung."

Mit ihren Angriffen, der angefochtene Beschluß habe den beiden genannten Schreiben einen Beweiswert beigemessen, der diesen nicht zukomme, kann die Rechtsbeschwerde ihre Rüge der Versagung des rechtlichen Gehörs nicht begründen. Im Verfahren der nicht zugelassenen Rechtsbeschwerde ist es unzulässig, die materielle Richtigkeit des angefochtenen Beschlusses zur Entscheidung zu stellen. Die Bestimmung des § 83 Abs. 3 Nr. 3 MarkenG dient allein dazu, die Einhaltung des Verfassungsgrundsatzes der Gewährung des rechtlichen Gehörs (Art. 103 Abs. 1 GG) zu sichern. Sie ist nicht zur Überprüfung der Richtigkeit der Beschwerdeentscheidung geschaffen worden (BGH GRUR 1999, 500, 501 - DILZEM).

IV. Danach war die Rechtsbeschwerde auf Kosten der Markeninhaberin (§ 90 Abs. 2 MarkenG) zurückzuweisen.

Ende der Entscheidung