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MarkenG § 28 Abs. 1

§ 28 Abs. 1 MarkenG enthält eine Vermutungsregelung dahingehend, daß im Regelfall im gerichtlichen Verfahren zum Nachweis der materiellen Berechtigung die Vorlage der Registereintragung ausreicht. Dem Gegner bleibt es unbenommen, die Vermutung zu entkräften.

WZG § 8 Abs. 1 F: 2. Januar 1968

Zur rechtswirksamen Übertragung einer IR-Marke unter der Geltung von § 8 Abs. 1 WZG F: 2. Januar 1968.

BGH, Urt. v. 22. Januar 1998 - I ZR 113/95 - OLG München LG München I

I ZR 113/95

Verkündet am: 22. Januar 1998

Walz Justizamtsinspektor als Urkundsbeamter der Geschäftsstelle

in dem Rechtsstreit

Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofes hat auf die mündliche Verhandlung vom 22. Januar 1998 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Erdmann und die Richter Dr. v. Ungern-Sternberg, Prof. Dr. Ullmann, Dr. Bornkamm und Pokrant

für Recht erkannt:

Auf Revision und Anschlußrevision wird das Urteil des 29. Zivilsenats des Oberlandesgerichts München vom 9. März 1995 aufgehoben mit Ausnahme der Zurückweisung der Berufung der Klägerin gegen die Abweisung ihres Antrags auf Löschung der Ware "Kopfbedeckungen" im Warenverzeichnis der Warenzeichen Nr. 1 145 797 und Nr. 1 146 391 und gegen ihre Verurteilung nach dem Widerklageantrag durch das Urteil der 7. Kammer für Handelssachen des Landgerichts München I vom 24. November 1993.

Im Umfang der Aufhebung wird die Sache zur anderweiten Verhandlung und Entscheidung, auch über die Kosten des Revisionsverfahrens, an das Berufungsgericht zurückverwiesen.

Von Rechts wegen

Tatbestand:

Die Parteien streiten mit Klage und Widerklage um die (Teil-)Löschung ihrer Marken.

Der Konkursverwalter hat den im Laufe des Revisionsverfahrens unterbrochenen Rechtsstreit wieder aufgenommen. Die Gemeinschuldnerin (frühere Klägerin) ist seit 15. März 1990 als Inhaberin der am 7. Juni 1963 international registrierten Marke R 270 362 "SAM" u.a. für "vêtements confectionnés en tous genres" (Konfektionsbekleidungen aller Art) eingetragen. Schutzland ist auch die Bundesrepublik Deutschland.

Das Zeichen war ursprünglich für die Société d'E. des Etablissements A. St.-L. & R. L. , Marseille, eingetragen. Mit Vertrag vom 30. Oktober 1978 wurde die IR-Marke auf die Etablissement R. L. S.a., Marseille, übertragen. Nachdem diese in Konkurs gefallen war, übertrug ihr Konkursverwalter mit Vertrag vom 3. Juli 1987 mit dem Unternehmen auch die Marke an R. L. International S.a., Marseille, welche einer inländischen Firma die Nutzung der Marke gestattete. Die R. L. International S.a. veräußerte mit Vertrag vom 16. Januar 1990 das Zeichen an die Gemeinschuldnerin.

Die Beklagte ist Inhaberin der prioritätsjüngeren inländischen Marken Nr. 1 130 735 "Sam" betreffend "Schuhwaren", Nr. 1 146 391 "S.a.M. Spass an Mode Hertie" und Nr. 1 145 797 "S.a.M. Spass an Mode Hertie" - bildlich unterschiedlich gestaltet - jeweils betreffend "Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen".

Die Gemeinschuldnerin hat (vereinfacht formuliert) beantragt,

die Beklagte zu verurteilen, gegenüber dem Deutschen Patentamt bezüglich der Marken Nr. 1 145 797, 1 146 391 und 1 130 735 in die Beschränkung des Warenverzeichnisses auf "Schuhwaren, ausgenommen Sportschuhe", einzuwilligen.

Die Beklagte hat die Verwechslungsgefahr der gegenüberstehenden Zeichen, eine rechtserhaltende Benutzung der Klagemarke und zuletzt - in der Berufungsinstanz - deren rechtswirksamen Erwerb in Abrede gestellt. Sie hat widerklagend beantragt,

die Klägerin zu verurteilen, darin einzuwilligen, daß der IR-Marke R 270 362 "SAM" der Klägerin für Konfektionskleidung aller Art, eingeschlossen Arbeitskleidung, Gürtel aus allen Materialien, eingeschlossen das Leder, die Schnallen und die Verschlüsse für diese Gürtel und Kleidungsstücke, Kopfbedeckungen, der Schutz in der Bundesrepublik Deutschland entzogen wird.

Das Landgericht hat der Klage im wesentlichen stattgegeben und die Beklagte hinsichtlich der Zeichen Nr. 1 145 797 und 1 146 391 zur Einwilligung in die Löschung bezüglich der Waren "Bekleidungsstücke" verurteilt.

Das weiterreichende Löschungsbegehren, auch hinsichtlich des Warenzeichens Nr. 1 130 735, hat es abgewiesen. Die Klagemarke sei lediglich für Bekleidungsstücke rechtserhaltend benutzt worden, nicht aber für Kopfbedeckungen. Zwischen Bekleidungsstücken und Kopfbedeckungen oder Sportschuhen bestehe keine Warengleichartigkeit. Insoweit sei die hierauf gerichtete Löschungsklage abzuweisen. Dem Löschungsbegehren der Widerklage hat es nur teilweise hinsichtlich nicht benutzter Waren (Arbeitskleidung, Gürtel, Schnallen und Kopfbedeckungen) stattgegeben.

Das Berufungsgericht hat auf die Berufung der Beklagten die Klage wegen mangelnder Berechtigung der Klägerin insgesamt abgewiesen. Die weitergehende Berufung der Beklagten, mit welcher diese die Löschung der Klagemarke auch für "Konfektionsbekleidung" weiterverfolgt hat, hat es zurückgewiesen. Ebenso hat es die Berufung der Gemeinschuldnerin für unbegründet erachtet, mit welcher diese ihr weiterreichendes Löschungsbegehren, das Warenverzeichnis der Warenzeichen der Beklagten auf "Schuhwaren, ausgenommen Sportschuhe" zu beschränken, weiterverfolgt und sich gegen die Verurteilung aus der Widerklage gewendet hat.

Mit der Revision verfolgt der Kläger die zuletzt gestellten Anträge der Gemeinschuldnerin in einem eingeschränkten Umfang weiter und beantragt,

das Berufungsurteil teilweise aufzuheben, die Berufung der Beklagten zurückzuweisen, und auf die Anschlußberufung der Gemeinschulderin die Beklagte zu verurteilen, gegenüber dem Deutschen Patentamt bezüglich der Marken Nr. 1 145 797, 1 146 391 in die Beschränkung des Warenverzeichnisses auf "Kopfbedeckungen und Schuhwaren, ausgenommen Sportschuhe" und bezüglich der Marke 1 130 735 auf "Schuhwaren, ausgenommen Sportschuhe", einzuwilligen.

Die Beklagte verfolgt im Wege der Anschlußrevision ihre Widerklage in vollem Umfang weiter (Löschung hinsichtlich der Ware "Konfektionskleidung").

Beide Parteien beantragen, das Rechtsmittel der Gegenseite zurückzuweisen.

Entscheidungsgründe:

I. Das Berufungsgericht hat ausgeführt, die Gemeinschuldnerin könne aus der Klagemarke keine Rechte herleiten, da sie diese nicht rechtswirksam erworben habe. Die Wirksamkeit der Übertragung der durch die internationale Registrierung in den einzelnen Verbandsstaaten begründeten Markenrechte richte sich ausschließlich nach dem Recht der einzelnen Vertragsstaaten, im Streitfall also nach deutschem Recht. Maßgeblich sei auf § 8 Abs. 1 WZG in der bis zum 1. Mai 1992 geltenden Fassung abzustellen. An der danach erforderlichen Übertragung des zum Warenzeichen gehörenden Geschäftsbetriebs fehle es. Aus den Vorschriften des Madrider Markenabkommens könne nichts Gegenteiliges entnommen werden. Vielmehr setze Art. 6quater PVÜ, der auf internationale Registrierungen nach dem Madrider Markenabkommen Anwendung finde, ausdrücklich voraus, daß nach den Rechtsvorschriften eines Verbandslandes die Übertragung einer Marke nur rechtsgültig sei, wenn gleichzeitig das Unternehmen oder der Geschäftsbetrieb, zu dem die Marke gehöre, mit übergehe. Der Vorschrift könne nicht entnommen werden, daß dann, wenn der ausländische Markeninhaber über keinen inländischen Geschäftsbetrieb verfüge, das Markenrecht ohne Geschäftsbetrieb übertragen werden könne. Bei Beachtung dieser Rechtsgrundsätze erweise sich der Erwerb der IR-Marke 270 362 durch die Gemeinschuldnerin als unwirksam. Dabei könne die - möglicherweise nur auf der Grundlage einer Beweiserhebung zu entscheidende - Frage der Wirksamkeit der Übertragungen von der ursprünglichen Zeicheninhaberin auf die R. L. S.a. und von dieser auf die R. L. International S.a. dahingestellt bleiben. Die Gemeinschuldnerin habe nicht schlüssig vorgetragen, daß ihr mit der Marke ein zugehöriger Geschäftsbetrieb übertragen worden sei. Sie habe sich hierzu lediglich auf den Vertrag vom 16. Januar 1990 berufen. Es könne dahingestellt bleiben, ob die im Vertrag genannte Verpflichtung der R. L. International S.a., mit der Marke die dazugehörigen Teile des Geschäftsbetriebs (nämlich Prospekte, Preislisten, Kundenlisten, Verpackungsmaterial, Werbematerial usw.) auf die Gemeinschuldnerin zu übertragen, den Anforderungen des § 8 Abs. 1 WZG a.F. genüge. Die Gemeinschuldnerin habe im vorliegenden Rechtsstreit jedenfalls nicht behauptet, daß diese Verpflichtung auch erfüllt worden sei. Es sei eine aus dem parallelen Rechtsstreit der Klägerin gegen eine andere Firma gerichtsbekannte Tatsache, daß die Übertragung der Klagemarke von R. L. International S.a. auf die Gemeinschuldnerin wegen Leerübertragung unwirksam sei. Hierauf sei die Gemeinschuldnerin hingewiesen worden. Es könne dahinstehen, ob diese sich zur Begründung der Wirksamkeit der Übertragung der Klagemarke auf ihren Sachvortrag in der parallelen Rechtssache berufen könne. Indes genüge auch der dort gehaltene Vortrag, die Verpflichtung aus dem Vertrag sei auch tatsächlich vollzogen worden, es seien insbesondere Kundenlisten, Preislisten, Prospektmaterial, Verpackungs- und Werbematerial auf die Klägerin übertragen worden, nicht den Anforderungen an eine rechtswirksame Übertragung der Klagemarke. Diese Unterlagen stellten keinen Geschäftsbetrieb dar, sondern dokumentierten allenfalls, welchen Kunden gegenüber die Markeninhaberin mit der Marke wie aufgetreten sei.

Die Berufung der Beklagten gegen die teilweise Abweisung der Widerklage sei unbegründet. Die Gemeinschuldnerin sei als eingetragene Inhaberin der Klagemarke für die Löschungsklage gemäß § 55 Abs. 1 MarkenG zwar passivlegitimiert. Das Löschungsbegehren sei bezüglich der Ware "Konfektionskleidung" aber erfolglos, da die Marke insoweit rechtserhaltend benutzt worden sei. Dafür komme es nicht auf die Benutzung durch die inländische Lizenznehmerin der R. L. International S.a. an. Es genüge nämlich bereits die Benutzung der Marke durch die Gemeinschuldnerin selbst, welche gemäß § 26 Abs. 2 MarkenG der Inhaberin der Marke, der R. L. International S.a., als rechtserhaltend zuzurechnen sei. Es könne keinem Zweifel unterliegen, daß die Gemeinschuldnerin selbst sowie mit ihrer Zustimmung weitere Dritte die Marke für Bekleidungsstücke intensiv verwendet hätten.

Die Berufung der Gemeinschuldnerin, die sich gegen die Verurteilung nach der Löschungswiderklage der Beklagten durch das Landgericht wende, sei unbegründet. Für "Gürtel, Schnallen und Verschlüsse für Gürtel und Kleidungsstücke" sowie hinsichtlich "Kopfbedeckungen" fehle es an einer rechtserhaltenden Benutzung der Klagemarke. Dasselbe gelte auch für "Arbeitskleidung". Soweit Kleidungsstücke als Arbeitskleidung getragen würden, die unter den Begriff der "Konfektionsbekleidung" fielen, bestehe ein Bedürfnis für deren Eintragung als "Arbeitskleidung" nicht. Für eigentliche Arbeitskleidung sei die Marke aber nicht rechtserhaltend benutzt worden.

Diese Beurteilung ist nicht frei von Rechtsfehlern.

II. Die Anschlußrevision der Beklagten, welche mit der Widerklage den Anspruch auf Löschung der Klagemarke wegen mangelnder Benutzung für "Konfektionskleidung" weiterverfolgt, hat Erfolg. Die Gemeinschuldnerin ist als eingetragene Markeninhaberin für die Löschungsklage passivlegitimiert, ohne daß es auf deren materielle Berechtigung ankommt (§ 55 Abs. 1 MarkenG). Entgegen der Annahme des Berufungsgerichts tragen seine Feststellungen nicht die Beurteilung, die Klagemarke sei für diese Ware rechtserhaltend benutzt worden.

Das Berufungsgericht ist im Ansatz zwar zutreffend davon ausgegangen, daß Benutzungshandlungen eines Dritten, die mit Zustimmung des Markeninhabers erfolgen, diesem als rechtserhaltend zuzurechnen sind (§ 26 Abs. 2. MarkenG}. Die Beurteilung des Berufungsgerichts, die Gemeinschuldnerin habe die Marke für Bekleidungsstücke rechtserhaltend benutzt, da die Verwendung der Marke jedenfalls mit Zustimmung der R. L. International S.a. als der Inhaberin der Marke erfolgt sei (§ 26 Abs. 2 MarkenG), ist mit den von ihm getroffenen Feststellungen indessen nicht zu vereinbaren. Das Berufungsgericht übersieht dabei nämlich, daß es die materielle Berechtigung der R. L. International S.a. zuvor selbst unter Hinweis auf eine mögliche Leerübertragung der Marke durch deren Rechtsvorgänger in Zweifel gezogen hat. Fehlt es aber an einer materiellen Berechtigung der R. L. International S.a. an der Klagemarke, können die mit ihrer Zustimmung vorgenommenen Benutzungshandlungen Dritter nicht als solche des Markeninhabers gelten (§ 26 Abs. 2 MarkenG).

Eine abschließende Entscheidung zu der Frage der rechtserhaltenden Benutzung der Klagemarke ist dem Senat nicht möglich, da - wie die nachfolgenden Ausführungen zur Revision zeigen - die Frage der materiellen Inhaberschaft des auf die Bundesrepublik Deutschland bezogenen Teils der IR-Marke noch offen ist. Ist die Gemeinschuldnerin Rechtsinhaberin, sind Bedenken gegen eine rechtserhaltende Benutzung nicht zu erheben.

III. Mit Erfolg wendet sich die Revision des Klägers gegen die Annahme des Berufungsgerichts, die Gemeinschuldnerin habe die Klagemarke nicht in rechtswirksamer Weise erworben.

1. Auf die Beurteilung des von der Revision weiterverfolgten Löschungsbegehrens finden die Vorschriften des Markengesetzes als die zum Zeitpunkt der Entscheidung maßgebliche Rechtsgrundlage Anwendung (Art. 48 Nr. 1, Art. 50 Abs. 3 Markenrechtsreformgesetz, § 152 MarkenG). Ist die Gemeinschuldnerin Inhaberin der Klagemarke, so kann sie, da für diesen Fall nach den insoweit nicht angegriffenen Feststellungen des Berufungsgerichts eine rechtserhaltende Benutzung der Marke gegeben ist, von der Beklagten die (Teil-)Löschung unter den Voraussetzungen des § 55 Abs. 1, 2 Nr. 2, § 51 Abs. 1 MarkenG verlangen, wenn der Klage auch nach den bis dahin geltenden Vorschriften (§ 163 Abs. 1 MarkenG, § 11 Abs. 1 Nr. 1 i.V. mit § 11 Abs. 2 WZG) stattzugeben war.

2. Auch hinsichtlich der für die revisionsrechtliche Beurteilung des Streitfalls maßgeblichen Frage, ob die Gemeinschuldnerin die streitige IR-Marke rechtswirksam erworben hat, bleibt es bei der Anwendung der Regeln des Warenzeichengesetzes (§ 8 Abs. 1 WZG a.F.). Der letzte Erwerbsvorgang liegt im Jahre 1990, also vor Inkrafttreten des Erstreckungsgesetzes, durch dessen § 47 Nr. 3 zum 1. Mai 1992 die Bindung des übertragenen Zeichens an den zugehörigen Geschäftsbetrieb aufgehoben worden ist. Der Änderung der Rechtslage durch § 47 ErstrG kommt keine Rückwirkung zu (BGHZ 127, 262, 267 - NEUTREX). Übertragungen von Warenzeichen aus der Zeit vor dem Inkrafttreten des § 47 ErstrG unterliegen der rechtlichen Beurteilung der bis dahin geltenden Rechtsnormen. Sind Warenzeichenübertragungen wegen Verstoßes gegen § 8 Abs. 1 WZG a.F. fehlgeschlagen, so bleibt ihre Unwirksamkeit trotz der im Zeitpunkt der rechtlichen Beurteilung geänderten Gesetzeslage unberührt (BGHZ aaO - NEUTREX).

a) Der Ansicht der Revision, im Streitfall scheide eine Beurteilung des Rechtserwerbs der Gemeinschuldnerin nach § 8 Abs. 1 WZG a.F. schon aus verfahrensrechtlichen Gründen aus, kann nicht beigetreten werden. Die Rüge, das Berufungsgericht habe den von der Beklagten eines Parallelverfahrens gehaltenen bestrittenen Vortrag zu Unrecht als gerichtsbekannte, offenkundige Tatsache einer Leerübertragung i.S. des § 291 ZPO in das Verfahren eingebracht und damit gegen den Beibringungsgrundsatz des Zivilverfahrensrechts verstoßen, bleibt ohne Auswirkung auf die rechtliche Beurteilung des Streitfalls. Die Beklagte hat den Vortrag aus dem Parallelverfahren zur Nichtigkeit der Zeichenübertragung wegen Verstoßes gegen § 8 Abs. 1 WZG a.F. aufgegriffen und in zulässiger Weise die Gründe ihrer Berufung erweitert (vgl. BGH, Urt. v. 5.10.1983 - VIII ZR 224/82, NJW 1984, 177, 178). Da der Klägerin rechtliches Gehör gewährt wurde, bestehen keine verfahrensrechtlichen Bedenken gegen die Verwertung des Vortrags zur Leerübertragung des Klagezeichens.

b) Der Revision kann auch nicht darin beigetreten werden, daß schon aufgrund der Vermutungsregelung des § 28 Abs. 1 MarkenG davon ausgegangen werden müsse, die in die Zeichenrolle eingetragene Gemeinschuldnerin sei auch als materiell Berechtigte anzusehen. Die Revision verkennt dabei die Tragweite der Vorschrift.

Auch das neue Recht geht davon aus, daß die Rechte aus der Marke (nur) dem materiell Berechtigten zustehen. Lediglich zur Vereinfachung des Nachweises der materiellen Berechtigung enthält § 28 Abs. 1 MarkenG eine Vermutungsregelung dahingehend, daß im Regelfall im gerichtlichen Verfahren zum Nachweis der materiellen Berechtigung die Vorlage der Registereintragung ausreicht. Dem Gegner ist es dann unbenommen, die Vermutung zu entkräften, beispielweise mit dem Vortrag, daß eine anderweite Übertragung stattgefunden habe oder daß der geltend gemachte Rechtserwerb unwirksam gewesen sei (vgl. auch Begründung des Regierungsentwurfs zu § 28 MarkenG, BT-Drucks. 12/6581, S. 85). Die Beklagte hat mit dem Vortrag, die Marke sei ohne den dazugehörigen Geschäftsbetrieb und damit unter Verstoß gegen § 8 Abs. 1 Satz 2 WZG a.F. (rechtsunwirksam) übertragen worden, einen nach dem maßgeblichen Rechtsverständnis zu § 8 Abs. 1 Satz 2 WZG a.F. schlüssigen Vortrag gehalten, der - seine Richtigkeit unterstellt - geeignet ist, die durch § 28 Abs. 1 MarkenG begründete Vermutung der sachlichen Legitimation der Gemeinschuldnerin zu entkräften.

3. Die Revision zieht nicht in Zweifel, daß auf die Übertragung der IR-Marke, soweit sie die Bundesrepublik Deutschland betrifft, das Warenzeichengesetz als das Recht des Schutzlandes Anwendung findet (Art. 4, Art. 9ter Abs. 1, 4 MMA, Art. 6quater PVÜ; vgl. auch BGH, Urt. v. 7. 6. 1955 - I ZR 64/53, GRUR 1955, 575, 578 - Hückel; Urt. v. 21.10.1964 - Ib ZR 22/63, GRUR Int. 1965, 504, 506 - Carla; Urt. v. 30.1.1992 - I ZR 54/90, GRUR 1992, 314, 315 - Opium). Sie meint, im Hinblick auf die Tatsache, daß zum Zeitpunkt des letzten Erwerbsakts im Jahre 1990 die Erste Richtlinie des Rates der Europäischen Gemeinschaften vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken (89/104/EWG - ABl. L 40/1 v. 11.2.1989) bereits bekannt gewesen und darin die Bindung der Marke an den Geschäftsbetrieb abgeschafft worden sei, sei auch im Streitfall am Erfordernis der Übertragung des zur Marke gehörenden Teils des Geschäftsbetriebs nicht festzuhalten. Es sei vielmehr angezeigt, so meint die Revision, eine nach den Vorschriften des Ursprungslandes der IR-Marke (hier: Frankreich) wirksame Übertragung auch für die Bundesrepublik Deutschland als gültig anzusehen, da die Übertragung nach der bevorstehenden inländischen Neuregelung wirksam wäre.

Auch darin kann der Revision nicht beigetreten werden. Es ist anerkannt, daß einer erlassenen Gemeinschafts-Richtlinie auch bereits vor ihrer Umsetzung und vor Ablauf der Frist zu ihrer Umsetzung für das Verständnis des nationalen Rechts Bedeutung beizumessen ist. Es kann insbesondere verwehrt sein, eine vom Wortlaut des nationalen Rechts nicht gebotene Auslegung vorzunehmen, die dem gesetzten Gemeinschaftsrecht zuwiderläuft (vgl. BGH, Beschl. v. 3.6.1993 - I ZB 9/91, GRUR 1993, 825, 826 - Dos; EuGH NJW 1997, 3365, 3367 Tz. 43). Der Wortlaut des § 8 Abs. 1 WZG a.F. ist indessen eindeutig und insoweit einer vom Gemeinschaftsrecht beeinflußten Auslegung nicht zugänglich.

Zwar ist die Ansicht der Revision zu teilen, daß in Anbetracht des Gebots der Umsetzung der Richtlinie zum 1. Januar 1992 der in § 8 Abs. 1 WZG a.F. festgeschriebene Grundsatz der Bindung der Marke an den Geschäftsbetrieb nicht mehr unverändert zu den wesentlichen Grundsätzen des deutschen Warenzeichenrechts und damit zum ordre public (Art. 6 EGBGB) i. S. des Art. 6quinquies Abschn. B Nr. 3 Satz 2 PVÜ entsprechend der Entscheidung "LITAFLEX" (BGHZ 100, 26, 28 f.) hätte gerechnet werden können. Doch darum geht es im Streitfall nicht. Hier steht § 8 Abs. 1 WZG a.F. unmittelbar zur Anwendung. Eine Nichtanwendung dieser Norm ist auch nicht im Hinblick auf umzusetzendes Gemeinschaftsrecht gestattet (BGH, Beschl. v. 9.11.1995 - I ZB 29/93, GRUR 1996, 202, 204 - UHQ; vgl. auch BGH, Urt. v. 24.10.1991 - I ZR 287/89, GRUR 1992, 106, 107 - Barbarossa).

4. Mit Recht beanstandet indessen die Revision, daß das Berufungsgericht an die Darlegung, die zur Marke gehörenden Teile des Geschäftsbetriebs der Zedentin seien übertragen worden, zu strenge Anforderungen gestellt hat (§ 286 ZPO). Der Vertrag zwischen der veräußernden Firma R. L. International S.a. und der Gemeinschuldnerin sieht ausdrücklich vor, daß die Verkäuferin die zu dem Zeichen gehörenden Teile des Geschäftsbetriebs, nämlich Prospekte, Preislisten, Kundenlisten und Verpackungsmaterial, gemeinsam mit dem Warenzeichen auf die Käuferin übertragen soll. Die Gemeinschuldnerin hat unter Bezugnahme auf ihren Vortrag und die Beweisangebote in dem vom Berufungsgericht angeführten Parallelverfahren Beweis dafür angeboten, daß diese Übertragung auch stattgefunden habe. Zudem hat sie - ebenfalls unter Beweis gestellt - dort vorgetragen, daß ihr auch die für den Handel wichtigen Aufnähetiketten übergeben worden seien. Sie hat damit schlüssigen Vortrag zur rechtswirksamen Übertragung der Marke mit Geschäftsbetrieb i.S. des § 8 Abs. 1 WZG a.F. gehalten. Die Meinung des Berufungsgerichts, diese Darlegungen genügten zur Übertragung des zugehörigen Teils des Geschäftsbetriebs nicht, wird der in diesem Zusammenhang gebotenen wirtschaftlichen Betrachtungsweise (vgl. BGH, Urt. v. 2.3.1989 - I ZR 7/87, GRUR 1989, 422, 423 - FLASH) nicht gerecht. Der Senat hat bereits in der Entscheidung "Opium" (GRUR 1992, 314, 316) ausgeführt, daß zur Übertragung der inländischen Marke eines ausländischen Unternehmens, das im Inland keinen Geschäftsbetrieb unterhält, die Übertragung des Geschäftsbereichs des ausländischen Unternehmens genügt, welcher auf die inländische Marke bezogen ist. Entsprechendes gilt für die nach nationalem Recht zu beurteilende Übertragung einer IR-Marke. Diese Betrachtungsweise ist auch durch Art. 6quater Abs. 1 PVÜ nahegelegt, wonach nicht die Übertragung des gesamten ausländischen Geschäftsbereichs zum Erwerb der inländischen Marke verlangt wird, sondern zur Rechtsgültigkeit der Übertragung der Marke genügt, daß der in diesem Land befindliche Teil des Unternehmens übergeht. Unterhält aber das ausländische Unternehmen im Inland keinen eigenen Geschäftsbetrieb, so reicht die Übergabe der Unterlagen aus, welche sich auf den inländischen Markt beziehen (BGH aaO - Opium). In einem solchen Fall besteht nicht die Gefahr, der Verkehr rechne die Marke verschiedenen Unternehmen zu.

5. Das Berufungsurteil kann auch nicht mit einer anderen Begründung aufrechterhalten werden. Das Berufungsgericht hat nämlich offengelassen, ob die vorhergehenden Erwerbsvorgänge aus den Jahren 1978 und 1987 den Anforderungen des Gesetzes gerügten. Es hat ausgeführt, daß die Rechtswirksamkeit dieser Erwerbsvorgänge möglicherweise nur auf der Grundlage einer Beweisaufnahme zu entscheiden sei. Diese Prüfung wird es gegebenenfalls nachzuholen haben.

Sollte das Berufungsgericht - wie das Landgericht im Parallelverfahren - zu der Feststellung gelangen, daß die erste Markeninhaberin keinen (übertragbaren) Geschäftsbetrieb unterhalten hat, so wird es zu erwägen haben, ob nicht gleichwohl mit der Übertragung der IR-Marke auch hinsichtlich des für die Bundesrepublik Deutschland bestehenden Teils rechtswirksam verfügt werden konnte. Dabei kann zu berücksichtigen sein, daß gemäß Art. 5 Abs. 1 MMA i.V. mit § 8 Abs. 2 der (durch Art. 48 Nr. 3 MarkenrechtsreformG nunmehr aufgehobenen) Verordnung über die internationale Registrierung von Fabrik- oder Handelsmarken der Schutz der IR-Marke für das Inland nicht wegen des Fehlens der Bezeichnung des Geschäftsbetriebs versagt werden durfte. Zudem setzte auch die Eintragung eines Warenzeichens nach dem überkommenen Warenzeichenrecht nicht notwendig voraus, daß zum Zeitpunkt der Eintragung oder gar der Anmeldung ein Geschäftsbetrieb i.S. des § 1 Abs. 1 WZG bereits bestand. Die Eintragung für einen angegebenen Geschäftsbetrieb war vielmehr auch dann vorzunehmen, wenn ein solcher zugestandenermaßen noch nicht eröffnet war, sondern nur für eine nähere Zukunft bestimmt in Aussicht genommen worden war. Blieb aber nach inländischem Rechtsverständnis die Eintragung eines Zeichens möglich, wenn die ernstliche Absicht bestand, den Geschäftsbetrieb hierzu in angemessener Zeit zu eröffnen (RGZ 97, 97, 98; Busse/Starck, Warenzeichengesetz, 6. Aufl., § 1 Rdn. 14), so dürfte auch die Übertragung des inländischen Teils der IR-Marke nicht an dem (behebbaren und im Streitfall behobenen) Mangel eines Geschäftsbetriebs scheitern.

6. Sollte das Berufungsgericht zur Annahme eines rechtswirksamen Erwerbs der IR-Marke durch die Gemeinschuldnerin kommen, so wird es im Rahmen des von der Revision weiterverfolgten Berufungsbegehrens auch zu prüfen haben, ob - entgegen der Beurteilung des Landgerichts - in Anbetracht der Tatsache, daß die IR-Marke rechtserhaltend für Bekleidungsstücke - und damit u.a. auch für Sporthosen - benutzt worden ist, die Ähnlichkeit von "Sportschuhen" mit der von der Klagemarke erfaßten Ware "Konfektionskleidung" zu bejahen ist. Hierzu müssen gemäß § 163 Abs. 1 MarkenG nicht nur die Voraussetzungen des § 11 Abs. 1 Nr. 1 WZG erfüllt sein (vgl. hierzu BGH, Urt. v. 26.9.1985 - I ZR 86/83, GRUR 1986, 248, 249 f. - Sporthosen), sondern auch die Erfordernisse des § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG.

IV. Nach alledem ist auf Revision und Anschlußrevision das angefochtene Urteil im Umfang des weiterverfolgten Begehrens aufzuheben. Die Sache ist zur erneuten Verhandlung und Entscheidung, auch über die Kosten des Revisionsverfahrens, an das Berufungsgericht zurückzuverweisen.

Ende der Entscheidung