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URTEIL DES GERICHTS (Fünfte Kammer)

22. Mai 2008

"Gemeinschaftsmarke - Nichtigkeitsverfahren - Gemeinschaftswortmarke Presto! BizCard Reader - Ältere nationale Bildmarken Presto - Relatives Eintragungshindernis - Verwechslungsgefahr - Art. 8 Abs. 1 Buchst. b und Art. 52 Abs. 1 Buchst. a der Verordnung (EG) Nr. 40/94"

Parteien:

In der Rechtssache T-205/06

NewSoft Technology Corp. mit Sitz in Taipeh (Taiwan), Prozessbevollmächtigte: Rechtsanwältin M. Dirksen-Schwanenland sowie Rechtsanwälte U. von Sothen und M. Di Stefano,

Klägerin,

gegen

Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle) (HABM), vertreten durch G. Schneider als Bevollmächtigten,

Beklagter,

andere Verfahrensbeteiligte im Verfahren vor der Beschwerdekammer des HABM und Streithelferin im Verfahren vor dem Gericht:

Soft SA mit Sitz in Madrid (Spanien), Prozessbevollmächtigte: Rechtsanwälte A. Velázquez Ibáñez und P. Merino Baylos,

betreffend eine Klage gegen die Entscheidung der Zweiten Beschwerdekammer des HABM vom 19. Mai 2006 (Sache R 601/2005-2) betreffend ein Nichtigkeitsverfahren zwischen der Soft SA und der NewSoft Technology Corp.

erlässt

DAS GERICHT ERSTER INSTANZ DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN (Fünfte Kammer)

unter Mitwirkung des Präsidenten M. Vilaras sowie der Richter M. Prek und V. Ciuca (Berichterstatter),

Kanzler: K. Andová, Verwaltungsrätin,

aufgrund der am 31. Juli 2006 bei der Kanzlei des Gerichts eingegangenen Klageschrift,

aufgrund der am 15. Dezember 2006 bei der Kanzlei des Gerichts eingegangenen Klagebeantwortung des HABM,

aufgrund der am 22. Dezember 2006 bei der Kanzlei des Gerichts eingegangenen Klagebeantwortung der Streithelferin,

auf die mündliche Verhandlung vom 10. Dezember 2007

folgendes

Urteil

Entscheidungsgründe:

Vorgeschichte des Rechtsstreits

1 Am 20. März 2002 meldete die NewSoft Technology Corp. (im Folgenden: Klägerin) nach der Verordnung (EG) Nr. 40/94 des Rates vom 20. Dezember 1993 über die Gemeinschaftsmarke (ABl. 1994, L 11, S. 1) in geänderter Fassung beim Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle) (HABM) in deutscher Sprache eine Gemeinschaftsmarke an.

2 Bei der angemeldeten Marke handelt es sich um das Wortzeichen Presto! BizCard Reader. Die Waren und Dienstleistungen, für die die Eintragung der Marke beantragt wurde, gehören zu den Klassen 9, 16 und 42 im Sinne des Abkommens von Nizza über die internationale Klassifikation von Waren und Dienstleistungen für die Eintragung von Marken vom 15. Juni 1957 in revidierter und geänderter Fassung und entsprechen folgender Beschreibung:

- Klasse 9: "Datenverarbeitungsgeräte und Computer; Geräte zur Verarbeitung, Aufzeichnung, Übertragung oder Wiedergabe von Ton, Videosignalen oder Bildern; Geräte zur Verwendung mit Computern; Hardware, Software und Firmware für Kommunikationsnetze; Computersoftware und Telekommunikationsapparate (einschließlich Modems) für die Verbindung zu Datenbanken und zum Internet; Computersoftware, Computerprogramme und Computerdaten, alles gespeichert; Computersoftware, Computerprogramme, Computerdatenbanken auf Datenträgern, soweit in dieser Klasse enthalten, nämlich CD-ROMs, Platten, Videokassetten, Ton-, Bild-, audiovisuelle Apparate und Instrumente, deren Teile und Zubehör; Geräte zur digitalen Bildverarbeitung; Teile und Zusatzteile dafür; Softwareprogramme; Videokassetten, Tonkassetten, Schallplatten, CDs, CD-ROMs; Videoaufzeichnungs- und -wiedergabegeräte; Text- und Informationsverarbeitungsgeräte und Scanner";

- Klasse 16: "Papier, Pappe (Karton) und Waren aus diesen Materialien, soweit nicht in anderen Klassen enthalten; Druckereierzeugnisse; Buchbindeartikel; Fotografien; Bedienungsanleitungen, Broschüren, Faltblätter und Druckereierzeugnisse in Bezug auf Computerprogramme, -daten und -software; Hefter für Computerausdrucke";

- Klasse 42: "Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung; Anwendungsunterstützung und Einsatzplanung von Computerlösungen; Computerprogrammierung und -entwicklung; Hardware-, Software- und Programmdesign für Computer".

3 Die angemeldete Marke wurde am 10. Juli 2003 eingetragen. Jedoch fehlte gemäß der Eintragungsurkunde in der englischen Fassung des Verzeichnisses der Waren und Dienstleistungen, für die die Marke angemeldet wurde, der Hinweis auf "Buchbindeartikel" der Klasse 16, obwohl dieser Hinweis u. a. in der deutschen Fassung dieses Verzeichnisses enthalten war.

4 Am 12. November 2003 reichte die Soft SA einen Antrag auf Nichtigerklärung der Gemeinschaftsmarke Presto! BizCard Reader ein. Die Streithelferin gab durch Ankreuzen des entsprechenden Kästchens auf dem Formular zur Einreichung eines Antrags auf Nichtigerklärung an, dass der Antrag alle Waren und Dienstleistungen betreffe, für die die Gemeinschaftsmarke eingetragen worden sei. Im Schriftsatz zur Begründung ihres Antrags, der in Englisch abgefasst war, zählte die Streithelferin jedoch bei den Waren der Klasse 16, für die die Marke eingetragen worden war, Buchbindeartikel nicht mit auf. Dieser Antrag auf Nichtigerklärung war gestützt auf das Vorliegen von Verwechslungsgefahr im Sinne von Art. 8 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 40/94 mit den vier älteren, in Spanien eingetragenen Bildmarken Nrn. 1 026 215, 1 055 112, 1 688 668 und 1 688 669, deren Inhaberin die Streithelferin ist.

5 In ihrer in Englisch - der Verfahrenssprache der Rechtszüge vor dem HABM - abgefassten Entscheidung vom 23. März 2005 berücksichtigte die Nichtigkeitsabteilung die beiden älteren Marken Nrn. 1 688 668 und 1 688 669 (im Folgenden: ältere Marken), bei denen es sich um das folgende Bildzeichen handelt:

Image not found

6 Die Bildmarke Nr. 1 688 668 war in Spanien am 6. März 1992 angemeldet und am 3. März 1995 für "Computergeräte; Computerprogramme; Computer; Festplatten für Computer; Datenverarbeitungsgeräte (Datenverarbeitung)" in Klasse 9 im Sinne des Abkommens von Nizza eingetragen worden.

7 Die Bildmarke Nr. 1 688 669 war in Spanien am 6. März 1992 angemeldet und am 5. Februar 1994 für folgende Dienstleistungen der Klasse 42 des Abkommens von Nizza eingetragen worden: "Dienstleistungen des Programmdesigns und der Programmierung von Computerprogrammen; individuell oder kollektiv erbrachte Dienstleistungen, insbesondere im Bereich der Informatik, die einen hohen Grad an mentaler Aktivität erfordern und die in Beziehung stehen zu theoretischen oder praktischen Aspekten im Zusammenhang mit komplexen Fragen menschlicher Anstrengung".

8 Die Nichtigkeitsabteilung erklärte die Gemeinschaftsmarke für alle von dieser erfassten Waren der Klasse 9 und Dienstleistungen der Klasse 42 sowie für die folgenden Waren der Klasse 16 für nichtig: "Druckereierzeugnisse; Bedienungsanleitungen, Broschüren, Faltblätter und Druckereierzeugnisse in Bezug auf Computerprogramme, -daten und -software; Hefter für Computerausdrucke". Sie war der Auffassung, dass angesichts der Identität oder Ähnlichkeit der von dieser Marke und der von den älteren Marken erfassten Waren und Dienstleistungen zum einen und der Ähnlichkeit zwischen den einander gegenüberstehenden Marken zum anderen Verwechslungsgefahr im Sinne von Art. 8 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 40/94 bestehe. Hinsichtlich der Waren "Papier, Pappe (Karton) und Waren aus diesen Materialien, soweit nicht in anderen Klassen enthalten" sowie "Fotografien" der Klasse 16 wies sie hingegen den Nichtigkeitsantrag zurück.

9 Am 18. Mai 2005 legte die Klägerin gegen die Entscheidung der Nichtigkeitsabteilung beim HABM Beschwerde ein.

10 Mit Entscheidung vom 19. Mai 2006 (im Folgenden: angefochtene Entscheidung) wies die Zweite Beschwerdekammer des HABM die Beschwerde zurück. Die Beschwerdekammer war im Wesentlichen der Ansicht, dass angesichts der Identität oder Ähnlichkeit der fraglichen Waren und Dienstleistungen und der Identität des wichtigen und sogar prägenden Bestandteils "presto" der betroffenen Marken Verwechslungsgefahr für die maßgeblichen Verkehrskreise in Spanien bestehe.

Anträge der Parteien

11 Die Klägerin beantragt,

- die angefochtene Entscheidung aufzuheben;

- den Antrag auf Erklärung der Nichtigkeit der Eintragung der Gemeinschaftsmarke zurückzuweisen.

12 Das HABM beantragt,

- den Antrag der Klägerin auf Zurückweisung des Antrags auf Nichtigerklärung der Eintragung der Gemeinschaftsmarke als unzulässig zurückzuweisen;

- die Klage abzuweisen;

- der Klägerin die Kosten aufzuerlegen.

13 Die Streithelferin beantragt,

- die Klage abzuweisen;

- der Klägerin die Kosten aufzuerlegen.

Entscheidungsgründe

14 Die Klägerin macht als einzigen Klagegrund einen Verstoß gegen Art. 8 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 40/94 geltend.

Vorbringen der Parteien

15 Die Klägerin beanstandet erstens die mit der angefochtenen Entscheidung getroffene Feststellung, dass die von der Gemeinschaftsmarke und von den älteren Marken erfassten Waren und Dienstleistungen identisch oder ähnlich seien.

16 Sie stützt sich auf das Verzeichnis der von der Streithelferin und der von ihr selbst vertriebenen Waren, um damit ihre Ansicht zu begründen, dass die betroffenen Waren und Dienstleistungen sich hinsichtlich Endverbraucher, Art der Benutzung und Art des Vertriebs unterschieden, in keinerlei Konkurrenzsituation zueinander stünden und von den Endverbrauchern nicht verwechselt werden könnten. Sie biete Geschäftsleuten Software für die Verwaltung von Geschäftskontakten einschließlich eines Scanners zum Lesen und Speichern der Daten auf Visitenkarten an. Mit diesen Waren, die überwiegend über ihre Website verkauft würden, wende sie sich an Geschäftsleute als Verbraucher, die ihre Kontakte verwalten wollten. Dagegen biete die Streithelferin eine Software zur Abschätzung und Kontrolle von Baukosten an, die sich an Bauunternehmen wende. Diese Ware richte sich nicht an Einzelpersonen und werde nicht über das Internet, sondern über ein Netzwerk von Verkaufsstellen in Spanien, Portugal und Südamerika verkauft.

17 Die Beschwerdekammer habe nicht in angemessener Form zwischen den in Frage stehenden Produkten unterschieden, da die Tatsache, dass es sich bei den von der Klägerin und den von der Streithelferin angebotenen Waren und Dienstleistungen um computerbezogene Produkte handele, nicht ausreiche, um eine Ähnlichkeit zwischen ihnen zu bejahen.

18 Zweitens beanstandet die Klägerin den Zeichenvergleich und die Bestimmung des prägenden Bestandteils der einander gegenüberstehenden Marken durch die Beschwerdekammer.

19 Die Klägerin macht geltend, dass das Bildelement der älteren Marken, das im Vordergrund stehe und ein stilisiertes Haus zeige und das auf die Funktion der unter der Marke vertriebenen Software hinweise, den Gesamteindruck der Marke bestimme. Nach Ansicht der Klägerin ist "BizCard Reader" der wesentliche Bestandteil ihrer Marke. Dieser lehne sich zwar an das Wort Visitenkarte (Business Card) an, habe aber aufgrund der unterschiedlichen Schreibweise der beiden Wortbestandteile einen eigenen Charakter.

20 Die Klägerin macht zudem geltend, dass "presto" ein pauschaler Ausdruck sei, der im Italienischen nur beschreibend sei und in Westeuropa als "bald" oder "schnell" bekannt sei und verstanden werde. Das Wort "presto" sei allgemein üblich und bekannt, so dass ein Freihaltebedürfnis bestehe und seine Verwendung in einer Marke nicht zwangsläufig eine Verwechslungsgefahr begründe. Die Wortmarke Presto habe keine Unterscheidungskraft und sei als solche gemäß Art. 7 Abs. 1 und 2 der Verordnung Nr. 40/94 nicht eintragungsfähig gewesen. Die älteren Marken seien nur deshalb eintragungsfähig gewesen, weil es sich um Bildmarken handele.

21 Die Klägerin nimmt auf die große Zahl von Ergebnissen Bezug, die eine Internet-Recherche mit den Suchbegriffen "presto" und "Computerprogramm" ergeben habe, und macht geltend, dass die Unterscheidungskraft der älteren Marke abnehme. Dies gelte umso mehr aufgrund der weitverbreiteten Verwendung des Wortes "presto" durch andere Unternehmen, deren Waren ebenfalls eine Verbindung zu Computern aufwiesen.

22 Drittens und letztens stellt die Klägerin fest, dass keine Verwechslungsgefahr bestehe, da die Waren und Dienstleistungen weder identisch noch ähnlich seien und die streitigen Marken, die mühelos den betreffenden Unternehmen zugeordnet werden könnten, nicht hinreichend ähnlich seien.

23 Das HABM und die Streithelferin treten diesem Vorbringen der Klägerin entgegen.

Würdigung durch das Gericht

24 Gemäß Art. 8 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 40/94 ist die angemeldete Marke auf Widerspruch des Inhabers einer älteren Marke von der Eintragung ausgeschlossen, "wenn wegen ihrer Identität oder Ähnlichkeit mit der älteren Marke und der Identität oder Ähnlichkeit der durch die beiden Marken erfassten Waren oder Dienstleistungen für das Publikum die Gefahr von Verwechslungen in dem Gebiet besteht, in dem die ältere Marke Schutz genießt; dabei schließt die Gefahr von Verwechslungen die Gefahr ein, dass die Marke mit der älteren Marke gedanklich in Verbindung gebracht wird". Zudem sind ältere Marken gemäß Art. 8 Abs. 2 Buchst. a Ziff. ii der Verordnung Nr. 40/94 in einem Mitgliedstaat eingetragene Marken, mit einem früheren Anmeldetag als dem Tag der Anmeldung der Gemeinschaftsmarke.

25 Nach ständiger Rechtsprechung liegt Verwechslungsgefahr dann vor, wenn das Publikum glauben könnte, dass die betreffenden Waren oder Dienstleistungen aus demselben Unternehmen oder gegebenenfalls aus wirtschaftlich miteinander verbundenen Unternehmen stammen. Nach dieser Rechtsprechung ist das Vorliegen von Verwechslungsgefahr umfassend, gemäß der Wahrnehmung der in Frage stehenden Waren und Dienstleistungen durch die maßgeblichen Verkehrskreise und unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls, insbesondere der Wechselbeziehung zwischen der Zeichenähnlichkeit und der Ähnlichkeit der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen, zu beurteilen (vgl. Urteil des Gerichts vom 9. Juli 2003, Laboratorios RTB/HABM - Giorgio Beverly Hills [GIORGIO BEVERLY HILLS], T-162/01, Slg. 2003, II-2821, Randnrn. 30 bis 33 und die dort angeführte Rechtsprechung). So kann ein geringer Grad der Ähnlichkeit der erfassten Waren oder Dienstleistungen durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Marken ausgeglichen werden und umgekehrt (Urteil des Gerichts vom 23. Oktober 2002, Oberhauser/HABM - Petit Liberto [Fifties], T-104/01, Slg. 2002, II-4359, Randnr. 27; vgl. auch entsprechend Urteile des Gerichtshofs vom 29. September 1998, Canon, C-39/97, Slg. 1998, I-5507, Randnr. 17, und vom 22. Juni 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, Slg. 1999, I-3819, Randnr. 19).

26 Im Licht dieser Feststellungen ist der von der Beschwerdekammer vorgenommene Vergleich zum einen der betroffenen Waren und zum anderen der einander gegenüberstehenden Zeichen zu prüfen.

27 Angesichts des Vorbringens der Klägerin zu den von den fraglichen Marken erfassten Waren und den von diesen Waren angesprochenen Verkehrskreisen ist zunächst zu prüfen, ob die Beschwerdekammer die von den Marken erfassten Waren für die Prüfung der Verwechslungsgefahr zutreffend definiert hat.

Zu den Waren und Dienstleistungen, die bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr zu berücksichtigen sind

28 Zunächst stellt das Gericht fest, dass die Nichtigkeitsabteilung die streitige Marke in Bezug auf "Buchbindeartikel" der Klasse 16 nicht für nichtig erklärt hat. Die Beschwerdekammer hat die Beschwerde der Klägerin gegen die Entscheidung der Nichtigkeitsabteilung zurückgewiesen und sich daher ebenfalls nicht zu den "Buchbindeartikeln" geäußert. Mangels einer Entscheidung der Beschwerdekammer in Bezug auf diese Waren sind sie bei der Prüfung der vorliegenden Klage nicht zu berücksichtigen, ohne dass dabei auf die Frage einzugehen wäre, ob die Eintragung der Gemeinschaftsmarke diese Waren umfasste und, falls ja, ob diese Waren vom Antrag der Streithelferin auf Nichtigerklärung erfasst wurden.

29 Die Klägerin wirft der Beschwerdekammer im Wesentlichen vor, dass sie für den Vergleich der Waren und die Feststellung, ob die Waren identisch oder ähnlich seien, nicht auf die von ihr selbst und auf die von der Streithelferin vertriebenen Waren abgestellt habe.

30 Dieser Argumentation kann nicht gefolgt werden.

31 Der nach Art. 8 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 40/94 vorzunehmende Vergleich der Waren muss sich auf den Wortlaut des Warenverzeichnisses der älteren Marke und nicht auf die Waren beziehen, für die diese Marke tatsächlich benutzt wird, es sei denn, dieser Beweis wird nach einem Verlangen des Nachweises der ernsthaften Benutzung der älteren Marke nach Art. 56 Abs. 2 und 3 der Verordnung Nr. 40/94 nur für einen Teil der Waren und Dienstleistungen, für die die ältere Marke eingetragen ist, erbracht (Urteile des Gerichts vom 24. November 2005, Sadas/HABM - LTJ Diffusion [ARTHUR ET FELICIE], T-346/04, Slg. 2005, II-4891, Randnr. 35, und vom 22. März 2007, Saint-Gobain Pam/HABM - Propamsa [PAM PLUVIAL], T-364/05, Slg. 2007, II-757 Randnr. 85). Im vorliegenden Fall hat die Beschwerdekammer in Randnr. 15 der angefochtenen Entscheidung festgestellt, dass die Klägerin keinen Nachweis der ernsthaften Benutzung verlangt habe; dem ist die Klägerin nicht entgegengetreten.

32 Im Übrigen ist in Bezug auf die von der Gemeinschaftsmarke erfassten Waren daran zu erinnern, dass das HABM im Widerspruchsverfahren nur das sich aus der Urkunde über die Eintragung der Gemeinschaftsmarke ergebende Warenverzeichnis berücksichtigen kann, vorbehaltlich eventueller Änderungen dieser Urkunde. Folglich ist das Vorbringen der Klägerin zu den spezifischen Waren, für die sie die Gemeinschaftsmarke benutzt, in der vorliegenden Rechtssache unerheblich, da die Klägerin das Warenverzeichnis dieser Marke nicht geändert hat. Daher wurden in der angefochtenen Entscheidung zu Recht alle von der Gemeinschaftsmarke erfassten Waren für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr berücksichtigt (vgl. entsprechend Urteil PAM PLUVIAL, Randnr. 89 und die dort angeführte Rechtsprechung).

33 Das Vorbringen der Klägerin zur Berücksichtigung der Waren, die tatsächlich von ihr und von der Streithelferin vertrieben würden, ist unerheblich. Die Beschwerdekammer hat in der angefochtenen Entscheidung zutreffend für den Vergleich der betroffenen Waren alle Waren und Dienstleistungen berücksichtigt, für die die Gemeinschaftsmarke und die älteren Marken eingetragen worden sind und auf die sich der Antrag auf Nichtigerklärung stützt.

Zu den maßgeblichen Verkehrskreisen

34 Erstens sind gemäß Art. 8 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 40/94 diejenigen Personen, die in dem Gebiet wohnen, in dem die ältere Marke Schutz genießt, als die maßgeblichen Verkehrskreise anzusehen, in Bezug auf die die Verwechslungsgefahr zu beurteilen ist. Da es sich im vorliegenden Fall bei den älteren Marken um nationale Eintragungen in Spanien handelt, sind die maßgeblichen Verkehrskreise die dort wohnenden Personen.

35 Zweitens ist davon auszugehen, dass sich die maßgeblichen Verkehrskreise im Hinblick auf die Art der in den Randnrn. 2, 6 und 7 des vorliegenden Urteils beschriebenen Waren und Dienstleistungen aus normal informierten und angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrauchern zusammensetzen. Zwar stehen die von den einander gegenüberstehenden Marken erfassten Waren in einem engen Zusammenhang mit Computern und Datenverarbeitung und wenden sich an Verkehrskreise, die mehr oder weniger eingehende Informatikkenntnisse besitzen und mit der Verwendung elektronischer Geräte vertraut sind, doch haben das Angebot und der Verbrauch solcher Waren sowie ihre Verbreitung bei einem breiten Publikum heute ein solches Ausmaß erreicht, dass sie nicht als einem beschränkten oder spezialisierten Kreis von Verbrauchern vorbehalten betrachtet werden können, auch wenn sie nicht als Massenverbrauchsgüter definiert werden können. Ebenso sind zwar einige der betreffenden Waren so hoch entwickelt und so teuer, dass die Entscheidung über ihren Kauf mit größerer Aufmerksamkeit getroffen wird, doch gilt dies nicht für alle in Rede stehenden Waren (vgl. in diesem Sinne Urteil des Gerichts vom 25. Mai 2005, Creative Technology/HABM - Vila Ortiz [PC WORKS], T-352/02, Slg. 2005, II-1745, Randnr. 25).

Zum Waren- und Dienstleistungsvergleich

36 Die Klägerin wirft der Beschwerdekammer vor, sie habe bei ihrer Feststellung, für die Bejahung einer Ähnlichkeit reiche es nicht aus, dass die von der Streithelferin und die von der Klägerin angebotenen Waren und Dienstleistungen computerbezogen seien, nicht in angemessener Form zwischen den in Frage stehenden Waren und Dienstleistungen unterschieden.

37 Zur Beurteilung der Ähnlichkeit der betroffenen Waren und Dienstleistungen sind nach der Rechtsprechung alle erheblichen Faktoren zu berücksichtigen, die ihr Verhältnis kennzeichnen. Zu diesen Faktoren gehören insbesondere ihre Art, Verwendungszweck und Nutzung sowie ihre Eigenart als miteinander konkurrierende oder einander ergänzende Waren oder Dienstleistungen (Urteil des Gerichts vom 23. Oktober 2002, Institut für Lernsysteme/HABM - Educational Services [ELS], T-388/00, Slg. 2002, II-4301, Randnr. 51; vgl. entsprechend Urteil Canon, Randnr. 23).

38 Im vorliegenden Fall geht aus Randnr. 14 der angefochtenen Entscheidung hervor, dass die Beschwerdekammer die durch eine der älteren Marken gekennzeichneten Waren der Klasse 9 mit den durch die Gemeinschaftsmarke gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 16 und 42 verglichen hat, für die die Nichtigkeitsabteilung dem Antrag auf Nichtigerklärung stattgegeben hat. Die Beschwerdekammer hat somit für eine der älteren Marken folgendes Warenverzeichnis für die Waren der Klasse 9 wiedergegeben: "Computergeräte; Computerprogramme; Computer; Festplatten für Computer; Geräte zur Datenverarbeitung (Datenverarbeitung)". Außerdem war sie hinsichtlich der durch die Gemeinschaftsmarke gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen der Ansicht, dass bei den Waren der Klasse 9 ein enger Zusammenhang mit Computern und Datenverarbeitung bestehe, dass die Waren der Klasse 16 gedruckte Handbücher für die Waren und Dienstleistungen der Datenverarbeitung umfassten und dass die Waren und Dienstleistungen der Klasse 42 sämtlich in einem unmittelbaren Zusammenhang mit der Datenverarbeitung stünden.

39 Die Beschwerdekammer ist demgemäß in Randnr. 14 der angefochtenen Entscheidung der Ansicht der Nichtigkeitsabteilung gefolgt, dass die durch die Gemeinschaftsmarke gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen zum einen und die durch die älteren Marken gekennzeichneten Waren zum anderen identisch oder ähnlich seien.

40 Dieses Ergebnis ist zu bestätigen.

41 In Bezug auf die von der Gemeinschaftsmarke erfassten Waren der Klasse 9 ist der Feststellung der Beschwerdekammer zu folgen, dass die von der Gemeinschaftsmarke erfassten Waren in einem engen Zusammenhang mit Computern und Datenverarbeitung stehen.

42 Außerdem ist festzustellen, dass die von den einander gegenüberstehenden Marken erfassten Waren der Klasse 9 identisch oder ähnlich sind. Zum einen sind einige Waren identisch, weil sie sowohl unter die Gemeinschaftsmarke als auch unter die älteren Marken fallen. Zum anderen besteht Ähnlichkeit zwischen den anderen Waren, da einige der von der Gemeinschaftsmarke erfassten Waren von der Beschreibung der Waren umfasst werden, die von einer der älteren Marken erfasst werden, und umgekehrt (Urteile Fifties, Randnrn. 32 und 33, und ARTHUR ET FELICIE, Randnr. 34). Zudem besteht Ähnlichkeit zwischen den durch die Gemeinschaftsmarke gekennzeichneten "Video- und Audiokassetten, Schallplatten, CDs, CD-ROMs" und den von den älteren Marken erfassten "Computergeräten, Computern, Geräten zur Datenverarbeitung", da sie sich gegenseitig ergänzen und die einen für die Benutzung der anderen unerlässlich oder wichtig sind.

43 Auch in Bezug auf die von der Gemeinschaftsmarke erfassten Waren der Klasse 16, für die die Nichtigkeitsabteilung dem Antrag auf Nichtigerklärung stattgegeben und die Beschwerdekammer diese Entscheidung bestätigt hat, ist festzustellen, dass zwischen diesen Waren und den von den älteren Marken erfassten Waren der Klasse 9 Ähnlichkeit besteht. Wie die Nichtigkeitsabteilung ausgeführt hat, besteht ein enger Zusammenhang zwischen den von der Gemeinschaftsmarke erfassten "Bedienungsanleitungen, Broschüren, Faltblättern und Druckereierzeugnissen in Bezug auf Computerprogramme, -daten und -software" sowie den "Heftern für Computerausdrucke" und den von einer der älteren Marken erfassten "Computern" und "Datenverarbeitungsprogrammen". Da sie oft zusammen verkauft werden, zielen sie auf denselben Markt und dieselben Verbraucherkreise. Außerdem handelt es sich bei den "Druckereierzeugnissen" um eine allgemeine Warengruppe, die folgende Waren umfasst: "Bedienungsanleitungen, Broschüren, Faltblätter und Druckereierzeugnisse in Bezug auf Computerprogramme, -daten und -software", die, wie soeben ausgeführt wurde, in einem engen Zusammenhang mit den von einer der älteren Marken erfassten Waren der Klasse 9 stehen.

44 In Bezug auf die von der Gemeinschaftsmarke erfassten Dienstleistungen der Klasse 42 ist ebenfalls der Feststellung der Beschwerdekammer zu folgen, dass die von der Gemeinschaftsmarke erfassten Dienstleistungen sämtlich in unmittelbarem Zusammenhang mit der Datenverarbeitung stehen. Sie sind den von einer der älteren Marken erfassten Waren der Klasse 9 ähnlich. Wie die Nichtigkeitsabteilung festgestellt hat, sind sie auch identisch mit den von einer der älteren Marken erfassten Dienstleistungen der Klasse 42 oder entsprechen diesen, da alle diese Dienstleistungen auf dem Gebiet der Datenverarbeitung erbracht werden, derselben Art sind, denselben Verwendungszweck haben und denselben Markt und Verbraucherkreis betreffen.

45 Das Vorbringen der Klägerin betreffend die angesprochenen Verbraucher und den Vertriebsweg geht ins Leere, da es auf die Absichten der Klägerin hinsichtlich der Beschränkung des Verzeichnisses der zu berücksichtigenden Waren gestützt ist, die, wie bereits ausgeführt wurde, nicht maßgeblich sind. Zudem hat die Klägerin nicht ausgeführt, dass in der Eintragungsurkunde ein besonderer Vertriebsweg angegeben sei (vgl. in diesem Sinne Urteil ARTHUR ET FELICIE, Randnr. 38).

46 Mithin hat die Beschwerdekammer zutreffend festgestellt, dass die durch die einander gegenüberstehenden Marken bezeichneten Waren und Dienstleistungen entweder identisch oder ähnlich sind.

Zum Zeichenvergleich

47 Nach ständiger Rechtsprechung ist bei der umfassenden Beurteilung der Verwechslungsgefahr hinsichtlich der Ähnlichkeit der betreffenden Marken nach Bild, Klang oder Bedeutung auf den Gesamteindruck abzustellen, den die Marken hervorrufen, wobei insbesondere die unterscheidungskräftigen und prägenden Elemente zu berücksichtigen sind (vgl. Urteil des Gerichts vom 14. Oktober 2003, Phillips-Van Heusen/HABM - Pash Textilvertrieb und Einzelhandel [BASS], T-292/01, Slg. 2003, II-4335, Randnr. 47 und die dort angeführte Rechtsprechung). Zudem bietet sich dem Verbraucher nur selten die Möglichkeit, verschiedene Marken unmittelbar miteinander zu vergleichen, sondern er muss sich auf das unvollkommene Bild verlassen, das er von ihnen im Gedächtnis behalten hat. Im Allgemeinen prägen sich die dominierenden und unterscheidungskräftigen Merkmale eines Zeichens leichter ein (Urteil des Gerichts vom 14. Dezember 2005, Arysta Lifescience/HABM - BASF [CARPOVIRUSINE], T-169/04, nicht in der amtlichen Sammlung veröffentlicht, Randnr. 50).

48 Ferner kann nach der Rechtsprechung eine zusammengesetzte Marke nur dann als einer anderen Marke, die mit einem ihrer Bestandteile identisch oder diesem ähnlich ist, ähnlich angesehen werden, wenn dieser Bestandteil das prägende Element in dem von der zusammengesetzten Marke hervorgerufenen Gesamteindruck ist. Das ist dann der Fall, wenn dieser Bestandteil allein schon geeignet ist, das Bild dieser Marke, das die angesprochenen Verkehrskreise im Gedächtnis behalten, so zu prägen, dass alle übrigen Bestandteile der Marke in dem durch diese hervorgerufenen Gesamteindruck zu vernachlässigen sind (Urteil des Gerichtshofs vom 20. September 2007, Nestlé/HABM, C-193/06 P, nicht in der amtlichen Sammlung veröffentlicht, Randnr. 43; Urteil des Gerichts vom 23. Oktober 2002, Matratzen Concord/HABM - Hukla Germany [MATRATZEN], T-6/01, Slg. 2002, II-4335, Randnr. 33, im Rechtsmittelverfahren bestätigt durch Beschluss des Gerichtshofs vom 28. April 2004, Matratzen Concord/HABM, C-3/03 P, Slg. 2004, I-3657).

49 Bei der Beurteilung der Frage, ob ein bestimmter oder mehrere bestimmte Bestandteile einer zusammengesetzten Marke prägend sind, sind insbesondere die Eigenschaften jedes einzelnen dieser Bestandteile in der Weise zu berücksichtigen, dass sie mit den Eigenschaften der anderen Bestandteile verglichen werden. In zweiter Linie kann auch auf die jeweilige Rolle der einzelnen Bestandteile bei der Gesamtgestaltung der zusammengesetzten Marke abgestellt werden (Urteile MATRATZEN, Randnr. 35, und PAM PLUVIAL, Randnr. 97).

50 Die Klägerin beanstandet die Würdigung der Beschwerdekammer, weil zum einen der Wortbestandteil "presto" für die einander gegenüberstehenden Marken weder prägend noch ein Unterscheidungsmerkmal sei und die Marken zum anderen nicht ähnlich genug seien, um das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr zu bejahen.

51 In den Randnrn. 18 und 19 der angefochtenen Entscheidung hat die Beschwerdekammer festgestellt, dass der Wortbestandteil "presto" wichtig, ja sogar prägend für die fraglichen Marken und bei diesen identisch ist.

52 Hierzu stellt das Gericht erstens fest, dass das Wort "presto" den Gesamteindruck sowohl einer der älteren Marken als auch der Gemeinschaftsmarke prägt.

53 Bei den älteren Marken ist das Bildelement zwar ungefähr gleich groß wie der Wortbestandteil, besteht aber aus einer Zeichnung, die bei der Gesamtwahrnehmung der älteren Marken nicht besonders hervortritt und auffällt. Jedenfalls hat dieses Element keine selbständige Evokationskraft. Zudem macht die Klägerin geltend, dass dieses Bildelement sich auf die Funktion einer Ware beziehe, die von der Streithelferin vertrieben werde. Die Klägerin räumt also ein, dass dieses Bildelement in Bezug auf die mit einer der älteren Marken gekennzeichneten Waren beschreibend ist. Ein Bestandteil einer zusammengesetzten Marke, der für die mit dieser Marke gekennzeichneten Waren beschreibend ist, kann aber grundsätzlich nicht als das prägende Element dieser Marke angesehen werden (Urteile des Gerichts MATRATZEN, Randnr. 41, vom 3. Juli 2003, Alejandro/HABM - Anheuser-Busch [BUDMEN], T-129/01, Slg. 2003, II-2251, Randnr. 53, und vom 25. Mai 2005, TeleTech Holdings/HABM - Teletech International [TELETECH GLOBAL VENTURES], T-288/03, Slg. 2005, II-1767, Randnr. 86).

54 Zudem ist bei Marken, die aus Wort- und Bildelementen bestehen, grundsätzlich davon auszugehen, dass die Kennzeichnungskraft der Wortelemente die der Bildelemente übertrifft, weil ein Durchschnittsverbraucher zur Bezugnahme auf die fragliche Ware eher den Namen der Marke nennen wird, als ihr Bildelement zu beschreiben (Urteil des Gerichts vom 14. Juli 2005, Wassen International/HABM - Stroschein Gesundkost [SELENIUM-ACE], T-312/03, Slg. 2005, II-2897, Randnr. 37). Folglich ist der Bestandteil "presto" als prägender Bestandteil der älteren Marken anzusehen, während das Bildelement ein zu vernachlässigender Bestandteil ist.

55 In Bezug auf die Gemeinschaftsmarke ist festzustellen, dass diese Wortmarke sich aus drei Wörtern zusammensetzt, wobei das Wort "presto" von den anderen beiden Wörtern, "BizCard" und "Reader", durch ein Ausrufezeichen getrennt ist. Dadurch wird der erste Bestandteil hervorgehoben, worauf das HABM zutreffend hinweist. Da das Wort "presto" zudem am Anfang der Marke steht, hat es eine stärkere Wirkung als der übrige Teil des Zeichens (vgl. in diesem Sinne Urteil des Gerichts vom 16. März 2005, L'Oréal/HABM - Revlon [FLEXI AIR], T-112/03, Slg. 2005, II-949, Randnrn. 64 und 65). Der Durchschnittsverbraucher behält von einer Marke nur ein unvollkommenes Bild im Gedächtnis, was den besonders gut sichtbaren und leicht einprägsamen Elementen zusätzliches Gewicht verleiht (vgl. in diesem Sinne Urteil des Gerichts vom 18. Februar 2004, Koubi/HABM - Flabesa [CONFORFLEX], T-10/03, Slg. 2004, II-719, Randnr. 45).

56 In Randnr. 17 der angefochtenen Entscheidung führt die Beschwerdekammer in Bezug auf den zweiten Teil des Zeichens - "BizCard Reader" - aus, dass der Ausdruck für den spanischen Verbraucher für die von der Gemeinschaftsmarke erfassten Waren beschreibend sein könne, wenn dieser über gewisse Englischkenntnisse verfüge. Die Behauptung, dass ein Teil der maßgeblichen Verkehrskreise aus Verbrauchern bestehe, die mit der Benutzung von Computer-Hardware im weitesten Sinne vertraut seien und ausreichende Englischkenntnisse hätten, um die Bedeutung des Ausdrucks "BizCard Reader" zu verstehen und darin einen beschreibenden Bestandteil zu sehen, kann als plausibel angesehen werden. Die Verkehrskreise werden einen beschreibenden Bestandteil einer zusammengesetzten Marke im Allgemeinen nicht als unterscheidungskräftiges und den Gesamteindruck dieser Marke prägendes Merkmal ansehen (Urteil BUDMEN, Randnr. 53). Daraus folgt, dass der Bestandteil "presto" ein prägender Bestandteil der Gemeinschaftsmarke ist und dass die Wörter "BizCard" und "Reader" sowie der Ausdruck "BizCard Reader" nachrangige und zusätzliche Bestandteile derselben sind.

57 Folglich hat die Beschwerdekammer in Randnr. 18 der angefochtenen Entscheidung zutreffend und entgegen den Ausführungen der Klägerin festgestellt, dass der Bestandteil "presto" den Gesamteindruck der einander gegenüberstehenden Marken prägt.

58 Zweitens ist das Vorbringen der Klägerin betreffend die fehlende Unterscheidungskraft des Bestandteils "presto" ebenfalls zurückzuweisen.

59 Sie macht zum einen geltend, dass das Wort "presto" nur im Italienischen beschreibend sei. Wie das HABM ausführt, ist die Unterscheidungskraft im Hinblick auf Spanien zu beurteilen. Selbst wenn die maßgeblichen Verkehrskreise das Wort "presto" als "schnell" oder als Bezeichnung eines Tempos in der Musik verstehen sollten, hat dieses Wort im Spanischen und erst recht im Italienischen im Hinblick auf die von den einander gegenüberstehenden Marken erfassten Waren keine Unterscheidungskraft. Zurückzuweisen ist auch das Vorbringen der Klägerin, mit der diese darlegen möchte, dass eine Wortmarke, die nur aus dem Bestandteil "presto" besteht, nicht eintragungsfähig gewesen wäre. Die in Art. 7 der Verordnung Nr. 40/94 genannten absoluten Eintragungshindernisse gehören nicht zu den Vorschriften, anhand deren die Rechtmäßigkeit der angefochtenen Entscheidung zu beurteilen ist (vgl. in diesem Sinne Urteil des Gerichts vom 7. September 2006, L & D/HABM - Sämann [Aire Limpio], T-168/04, Slg. 2006, II-2699, Randnr. 105 und die dort angeführte Rechtsprechung).

60 Die Klägerin macht zum anderen geltend, die Ergebnisse ihrer Internet-Recherche zeigten, dass das Wort "presto" im Internet sehr oft neben dem Begriff "Computerprogramm" stehe. Wie die Nichtigkeitsabteilung festgestellt hat, ist dieses nicht substantiierte Vorbringen zurückzuweisen. Diese Recherche betrifft nur einen Teil der betroffenen Waren und gibt keinen Hinweis auf die Verwendung des Wortes "presto" in dem relevanten Gebiet, um die fraglichen Waren zu unterscheiden. Eine solche sehr allgemein gehaltene und nur für einen Teil der Waren durchgeführte Recherche kann ergeben, dass Begriffe unterscheidungskräftig sind, wie auch, dass sie nicht unterscheidungskräftig sind.

61 Drittens und letztens ist festzustellen, dass die Marken, jeweils als Ganzes betrachtet, insgesamt ähnlich sind.

62 Beim visuellen Vergleich lässt die Tatsache, dass der prägende Bestandteil "presto" bei den fraglichen Zeichen identisch ist, eine gewisse bildliche Ähnlichkeit zwischen den beiden Zeichen erkennen.

63 Beim klanglichen Vergleich ist festzustellen, dass die einander gegenüberstehenden Marken teilweise identisch sind, da der Bestandteil "presto", den beide Marken gemeinsam haben, gleich ausgesprochen wird. Ferner zieht das Wort "presto" mehr Aufmerksamkeit als die beiden anderen Wörter auf sich, da es am Anfang des Zeichens steht und das Ausrufezeichen eine Zäsur bei der Aussprache des Zeichens setzt. Da zudem nach den Erwägungen in Randnr. 54 des vorliegenden Urteils beim klanglichen Vergleich der Zeichen die Bildelemente außer Betracht bleiben, treten bestehende Gemeinsamkeiten der Zeichen hierbei stärker hervor als beim bildlichen Vergleich (vgl. in diesem Sinne Urteil Fifties, Randnr. 40). Außerdem ist das Wort "presto" phonetisch markanter als die beiden anderen Wörter, die den Ausdruck "BizCard Reader" bilden, der länger und schwerer wiederzuerkennen ist. Unter diesen Umständen reicht der klangliche Unterschied zwischen den beiden Zeichen, der sich durch die Ergänzung "BizCard Reader" ergibt, nicht aus, um eine gewisse klangliche Ähnlichkeit in den Hintergrund treten zu lassen, die sich, wie festgestellt, daraus ergibt, dass der prägende Bestandteil der Gemeinschaftsmarke und der älteren Marke identisch ist.

64 Was den begrifflichen Vergleich betrifft, können nach den Ausführungen in den Randnrn. 53 und 56 des vorliegenden Urteils das Bildelement der älteren Marken und der Wortbestandteil "BizCard Reader" als beschreibend für die erfassten Waren und Dienstleistungen angesehen werden. Die Verkehrskreise werden aber einen beschreibenden Bestandteil einer zusammengesetzten Marke im Allgemeinen nicht als unterscheidungskräftiges und prägendes Merkmal des Gesamteindrucks dieser Marke ansehen (Urteil BUDMEN, Randnr. 53). Sollten die maßgeblichen Verkehrskreise das Wort "presto" als "schnell" verstehen, hätte zudem die Tatsache, dass dieser Bestandteil der einander gegenüberstehenden Marken identisch ist, zur Folge, dass diese eine gewisse begriffliche Ähnlichkeit aufwiesen.

65 Nach alledem sind die einander gegenüberstehenden Marken, jeweils als Ganzes betrachtet, in erheblichen Bestandteilen ähnlich. Die visuelle und klangliche Identität der prägenden Bestandteile der einander gegenüberstehenden Marken ("presto") überwiegt insgesamt die visuellen und klanglichen Unterschiede aufgrund des zu vernachlässigenden Bildelements der älteren Marken und des zweiten, nebensächlichen Wortbestandteils "BizCard Reader".

Zur Verwechslungsgefahr

66 Im Rahmen der umfassenden Beurteilung der Verwechslungsgefahr im Sinne der in Randnr. 25 des vorliegenden Urteils angeführten Rechtsprechung ist festzustellen, dass die maßgeblichen Verkehrskreise die Marken sehr wahrscheinlich miteinander in Verbindung bringen werden und annehmen könnten, die mit der Wortmarke Presto! BizCard Reader versehenen Waren stammten von dem Unternehmen, das Inhaberin der älteren Bildmarken ist, oder von einem mit diesem wirtschaftlich verbundenen Unternehmen.

67 Die maßgeblichen Verkehrskreise werden nämlich den prägenden Bestandteil der älteren Marken in Erinnerung behalten und werden, wenn sie durch die Gemeinschaftsmarke gekennzeichnete identische oder ähnliche Waren und Dienstleistungen sehen oder wenn auf diese mündlich durch die Gemeinschaftsmarke Bezug genommen wird, ungeachtet dessen, dass sie beim Erwerb bestimmter dieser Waren und Dienstleistungen manchmal aufmerksamer und sachkundiger sein mögen, die fraglichen Waren möglicherweise derselben betrieblichen Herkunft zuordnen. Selbst wenn die maßgeblichen Verkehrskreise also in der Lage sind, bestimmte Unterschiede zwischen den einander gegenüberstehenden Zeichen zu erkennen, ist die Gefahr, dass eine Verbindung zwischen den Marken hergestellt wird, sehr real (vgl. in diesem Sinne Urteil Fifties, Randnr. 48).

68 Dieses Ergebnis wird auch nicht durch das Vorbringen der Klägerin in Frage gestellt, dass die ältere Marke aufgrund der verbreiteten Verwendung des Wortes "presto" nur geringe Unterscheidungskraft habe. Wie in Randnr. 60 des vorliegenden Urteils ausgeführt worden ist, ist dieses Vorbringen zurückzuweisen.

69 Nach alledem ist die Beschwerdekammer zutreffend zu dem Ergebnis gelangt, dass zwischen der Gemeinschaftsmarke und den älteren Marken bei den maßgeblichen Verkehrskreisen Verwechslungsgefahr bestand.

70 Somit ist der einzige Klagegrund - Verletzung von Art. 8 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 40/94 - als unbegründet zurückzuweisen und mithin die Klage insgesamt als unbegründet abzuweisen, ohne dass es einer Prüfung der Zulässigkeit des zweiten Antrags der Klägerin, der auf Zurückweisung des Antrags der Streithelferin auf Nichtigerklärung gerichtet ist, bedarf.

Kostenentscheidung:

Kosten

71 Nach Art. 87 § 2 der Verfahrensordnung des Gerichts ist die unterliegende Partei auf Antrag zur Tragung der Kosten zu verurteilen. Da die Klägerin unterlegen ist, sind ihr gemäß dem Antrag des HABM und der Streithelferin die Kosten aufzuerlegen.

Tenor:

Aus diesen Gründen hat

DAS GERICHT (Fünfte Kammer)

für Recht erkannt und entschieden:

1. Die Klage wird abgewiesen.

2. Die NewSoft Technology Corp. trägt die Kosten.

Vilaras

Prek

Ciuca

Verkündet in öffentlicher Sitzung in Luxemburg am 22. Mai 2008.

Ende der Entscheidung