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Aktenzeichen: 4 U 122/05

Verkündet am: 22. Februar 2007

In dem Rechtsstreit

wegen Markenrechtsverletzung

hat der 4. Zivilsenat des Pfälzischen Oberlandesgerichts Zweibrücken durch den Vorsitzenden Richter am Oberlandesgericht Staab, sowie die Richter am Oberlandesgericht Friemel und Prof. Dr. Dr. Ensthaler auf die mündliche Verhandlung vom 21. Dezember 2006

für Recht erkannt:

Tenor:

I. Die Berufung der Klägerin gegen das Urteil der 6. Zivilkammer des Landgerichts Frankenthal (Pfalz) vom 2. August 2005 wird zurückgewiesen.

II. Die Klägerin hat die Kosten des Berufungsverfahrens zu tragen.

III. Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar. Die Klägerin darf die Zwangsvollstreckung wegen der Kosten durch Sicherheitsleistung in Höhe von 120% des vollstreckbaren Betrages abwenden, wenn nicht die Beklagte vor der Vollstreckung Sicherheit in Höhe des zu vollstreckenden Betrages leistet.

IV. Die Revision wird nicht zugelassen.

Gründe:

I.

Die Klägerin vertreibt seit 1992 in den USA einen Massagestuhl unter der Bezeichnung "P... P...". In der Bundesrepublik vertreibt sie den Stuhl seit 1993, seit dem Jahr 1994 über eine Firma J... GmbH. Diese Firma meldete die Bezeichnung "P... P..." am 12. Dezember 1995 beim Deutschen Patent- und Markenamt als Wortmarke zur Eintragung an. Die Eintragung erfolgt am 21. Mai 1996. Die Klägerin ließ diese Bezeichnung "P... P..." am 16. Juni 1998 in den USA als Wortmarke eintragen. Ab November 1999 verhandelten die Klägerin und die Firma J... GmbH wegen einer Übertragung der deutschen Marke auf die Klägerin. Die Verhandlungen scheiterten an den von der Firma J... geltend gemachten Gegenansprüchen. Die letzte zwischen den Verhandlungspartner gewechselte E-Mail (der Klägerin) datiert vom 21. Januar 2001. Am 14. Februar 2001 übertrug die J... GmbH die Marke auf die Beklagte, die anschließend auch als Inhaberin der Marke im Markenregister eingetragen wurde, was bis heute der Fall ist. Am selben Tag meldete die Beklagte auf der Grundlage der deutschen Marke die internationale Marke "P... P..." an. Über das Vermögen der Firma J... GmbH ist am 01.08.2001 das Insolvenzverfahren eröffnet worden. Am 28. September 2001 übernahm die Beklagte durch "Asset-Kaufvertrag" mit dem Insolvenzverwalter den Geschäftsbetrieb der J... GmbH; wegen der Einzelheiten dieser Vereinbarung wird auf den Inhalt dieses Vertrages Bezug genommen (vgl. Bl. 226 f. d.A.).

Die Klägerin trägt vor: sie habe erst im November 1999 von der Eintragung der deutschen Marke "P... P..." durch die J... GmbH Kenntnis erlangt. Sie habe sich daraufhin mit der J... GmbH darauf geeinigt, dass die Marke an sie übertragen werden sollte. Im Übrigen käme der Marke "P... P...", die seit 1992 in den USA Verkehrsgeltung erlangt habe, gegenüber der erst im Jahre 1995 eingetragenen Marke ein Prioritätsrecht zu. Die Firma J... GmbH habe die Massagestühl in der Bundesrepublik und anderen europäischen Ländern im Rahmen einer mit der Klägerin getroffenen Vertriebsvereinbarung exklusiv verkauft. Bei der auf ihren Antrag eingetragenen Marke handelte es sich daher um eine Agentenmarke im Sinne der § 11, 17 MarkenG, die ohne ihre Zustimmung eingetragen worden sei.

Die Klägerin hat im ersten Rechtszug beantragt,

1. der Beklagten aufzugeben, die für Deutschland angemeldete Marke "P... P..." Nr. ... auf die Klägerin zu übertragen,

2. der Beklagten aufzugeben, die internationale Marke "P... P..." Nr. ... auf die Klägerin zu übertragen, und

3. der Beklagten zu untersagen, die Marke "P... P..." zur Kennzeichnung auf Massagestühlen, Massagetischen oder Zubehör zu diesen Möbeln oder deren Verpackung aufzubringen oder Massagestühle, Massagetische oder Zubehör zu diesen Möbeln unter der Marke "P... P..." in Verkehr zu bringen oder diese Marke "P... P..." sonst im geschäftlichen Verkehr, insbesondere werbemäßig, im Zusammenhang mit Massagestühlen, Massagetischen oder Zubehör zu diesen Möbeln zu verwenden, wenn es sich bei diesen Massagestühlen, Massagetischen oder Zubehör zu diesen Möbeln nicht um Produkte der Klägerin handelt.

Die Beklagte hat beantragt,

die Klage abzuweisen.

Die Beklagte hat vorgetragen:

Sie habe die Marken am 20. März 2002 an eine Firma S... H... AG übertragen, die inzwischen liquidiert sei. Sie sei daher nicht mehr Inhaberin der Marken und mithin nicht passiv legitimiert. Im Übrigen sei die Klägerin im Jahre 1995 über die Eintragung der deutschen Marke für die Firma J... GmbH informiert worden und damit einverstanden gewesen. Letztlich seien die geltend gemachten Ansprüche auch verjährt.

Durch Urteil vom 02.08.2005 hat die 6. Zivilkammer des Landgerichts Frankenthal (Pfalz) die Klage im Wesentlichen mit der Begründung abgewiesen, die geltend gemachten Ansprüche seien nach §§ 20 MarkenG, 195 BGB seit Februar 2004 verjährt.

Gegen das ihr am 9. August 2005 zugestellt Urteil hat die Klägerin mit am 25. August 2005 eingegangenem Schriftsatz Berufung eingelegt und ihr Rechtsmittel mit weiterem, innerhalb gewährter Fristverlängerung am 9. November 2005 eingegangenem Schriftsatz begründet.

Die Klägerin wiederholt im Wesentlichen ihr Vorbringen aus dem ersten Rechtszug und reicht ergänzend zum Nachweis ihrer Behauptung, die Marke "P... P..." habe im Jahre 1995 in den USA bereits Verkehrsgeltung gehabt, zahlreiche Publikationen und Prospektmaterialien aus der Zeit von 1992 bis 1995 zur Akte (vgl. Anlagenband).

Die Klägerin beantragt,

das angefochtene Urteil wie folgt zu ändern,

1. der Beklagten aufzugeben, die deutsche Marke "P... P..." Nr. ... auf die Klägerin zu übertragen,

2. der Beklagten aufzugeben, die internationale Marke "P... P..." Nr. ... auf die Klägerin zu übertragen, und

3. der Beklagten zu untersagen, die Marke "P... P..." zur Kennzeichnung auf Massagestühlen, Massagetischen oder Zubehör zu diesen Möbeln oder deren Verpackung aufzubringen oder Massagestühle, Massagetische oder Zubehör zu diesen Möbeln unter der Marke "P... P..." in Verkehr zu bringen oder diese Marke "P... P..." sonst im geschäftlichen Verkehr, insbesondere werbemäßig, im Zusammenhang mit Massagestühlen, Massagetischen oder Zubehör zu diesen Möbeln zu verwenden.

Die Beklagte beantragt,

die Berufung zurückzuweisen.

Die Beklagte wiederholt im Wesentlichen ihr Vorbringen aus dem ersten Rechtszug und weist insbesondere nochmals daraufhin, Inhaberin der Marken "P... P..." sei auf der Grundlage zweier Übertragungsverträge vom 20. März 2002 die Firma S... H... GmbH in B.../Österreich (vgl. Bl. 68 f., 244 f. d.A.), die Streitverkündete. Mit dieser Firma habe die Klägerin auch wegen einer Übertragung der Marken auf sie korrespondiert (vgl. Schreiben der Klägerin vom 17. August 2004 und 24. Februar 2005, Bl. 240, 242 d.A.). Im Übrigen seien die von der Klägerin noch eingereichten Publikationen und Unterlagen zum Nachweis einer Verkehrsgeltung der umstrittenen Marke im Jahre 1995 in den USA nicht geeignet.

Zur Ergänzung der Sachdarstellung wird auf den Inhalt des angefochtenen Urteils und der im zweiten Rechtszug noch gewechselten Schriftsätze nebst Anlagen Bezug genommen.

II.

Die Berufung der Klägerin ist verfahrensrechtlich nicht zu beanstanden, hat in der Sache jedoch keinen Erfolg.

1. Einen Anspruch auf Übertragung der zu Gunsten der Beklagten beim Deutschen Patent- und Markenamt eingetragenen Marken "P... P..." nach §§ 11, 17 Abs. 1 MarkenG (Berufungsanträge 1 und 2) hat die Klägerin, wie das Erstgericht insoweit zutreffend ausgeführt hat, schon deshalb nicht, weil dieser Anspruch verjährt ist. Im Ergebnis kommt es für diesen Anspruch daher nicht darauf an, ob die tatbestandlichen Voraussetzungen vorliegen und die Beklagte noch der richtige Anspruchsgegner ist.

Der Anspruch ist nach § 20 Abs. 1 MarkenG verjährt. Der Senat tritt insoweit den zutreffenden Ausführungen des Erstgerichts bei, wonach die 3-jährige Verjährungsfrist nach § 20 Abs. 1 MarkenG in Verbindung mit § 185 BGB seit Februar 2004 abgelaufen ist und nimmt wegen der Begründung im Einzelnen auf deren Inhalt Bezug. Entgegen der von der Klägerin im zweiten Rechtszug dargelegten Rechtsauffassung handelt es sich bei der unerlaubten Eintragung der Marken gemäß § 11 MarkenG nicht um eine Dauerstörung mit der Folge, dass die Verjährung des Übertragungsanspruchs schon deshalb nicht zu laufen begonnen hätte, weil die Störung weiterhin anhält. Der Senat ist vielmehr der Auffassung, dass der Übertragungsanspruch nach § 17 Abs. 1 MarkenG an den Vorgang der rechtswidrigen Eintragung der Marke anknüpft und mithin nicht Rechtsfolge einer Dauerstörung ist, wie dies z.B. bei der ständigen Nutzung der rechtswidrig eingetragenen Marke der Fall ist (vgl. z.B. auch Fetzer, MarkenR, 3. Aufl., § 20 Rdnr. 34). Der Auffassung von Ingerl/Rohnke (MarkenG, 2. Aufl. § 20 Rdnr. 12) vermag der Senat nicht beizutreten, weil der Anspruch auf Übertragung der Marke im Gegensatz zum Löschungs- oder Unterlassungsanspruch weniger auf die Beseitigung eines fortdauernden Störungszustandes, als auf die Erhaltung der aus der nicht gerechtfertigten Eintragung entstandenen Rechtsposition zu Gunsten des berechtigten Markeninhabers abzielt.

Unzutreffend ist auch der Einwand der Klägerin, Verjährung sei nicht eingetreten, weil der Ablauf der Verjährungsfrist auch in der Zeit vom 23. Januar 2001 bis zur Messe im November 2001 gehemmt gewesen sei. Unstreitig haben die Vertragsverhandlungen zwischen der Klägerin und der Firma J... GmbH als Rechtsvorgängerin der Beklagten wegen einer Übertragung der Marke auf die Klägerin und einer dauerhaften Vertriebsbindung zu Gunsten J... mit dem Email-Schreiben der Klägerin vom 23. Januar 2001 einen Abschluss gefunden. Eine zeitnahe Reaktion der damaligen Markeninhaberin auf dieses Schreiben ist nicht erfolgt, so dass spätestens ab Ende Februar 2001 die Hemmungswirkung der zuvor geführten Verhandlungen beendet war. Dabei kann dahinstehen, ob es im Zusammenhang mit den Gesprächen während der 3-tägigen Messe im November 2001 erneut zu einer kurzfristigen Hemmung der Verjährung gekommen ist, weil sie den Ablauf der Verjährungsfrist vor Klageerhebung nicht mehr beeinflussen konnte. Auch insoweit schließt sich der Senat zur weiteren Begründung den zutreffenden Ausführungen des Erstgerichts an.

2. Der Klägerin steht auch nicht der geltend gemachte Unterlassungsanspruch (Berufungsantrag Ziffer 3) gegen die Beklagte zu.

Eine Übertragung der deutschen Marke auf die Klägerin als Folge der Verhandlungen mit der Firma J... GmbH im Jahre 1999 ist nicht erfolgt. Für ihre anderslautende Behauptung hat die Klägerin keinen Beweis erbracht.

Der Unterlassungsanspruch könnte sich auch aus §§ 11, 17 Abs. 2 MarkenG ergeben. Er hätte zur Voraussetzung, dass es sich bei den für die Beklagte eingetragenen Marken um sog. Agentenmarken handelt. Die Klägerin müsste Prioritätsrechte aus einer bereits bestehenden Marke zu der Zeit herleiten können, als die deutsche Marke zugunsten der Beklagten im Jahre 1995 eingetragen worden ist. Die Klägerin beruft sich insoweit auf den Erwerb der Marke auf Grund Verkehrsgeltung und hat zum Nachweis im zweiten Rechtszug zahlreiche Publikationen über den Vertrieb des Massagestuhls "P... P..." in den Jahre 1992 bis 1995 in Amerika zur Akte gereicht. Der Senat vermag nach den ihm zur Beurteilung eines Markenrechts kraft Verkehrsgeltung nach dem Recht des Staates Pennsylvania in den Vereinigten Staaten von Amerika zugänglichen Rechtsquellen jedoch nicht zu entscheiden, ob die Klägerin im Jahre 1995 ein Markenrecht ohne Registrierung bei einer dafür zuständigen Behörde erlangt hatte. Diese rechtliche Ungewissheit müsste deshalb gemäß § 293 ZPO durch ein entsprechendes Rechtsgutachten, etwa des Max-Planck-Instituts für ausländisches und internationales Privatrecht in Hamburg geklärt werden.

Hierauf kommt es für die Entscheidung des Rechtsstreits jedoch ebenso wenig an, wie die unter Beweis durch Zeugenvernehmung (vgl. Bl. 386, 450 d.A.) gestellte Behauptung der Beklagten, die Eintragung der Marke "P... P..." im Jahre 1995 sei in Kenntnis und mit Zustimmung der Geschäftsführung der J... GmbH erfolgt.

Der Unterlassungsanspruch der Klägerin scheitert nämlich schon daran, dass sie nicht mehr Inhaberin der beim Deutschen Patent- und Markenamt eingetragenen Marken ist. Die Marken sind ausweislich der zu den Akten gereichten Verträge vom 20. März 2002 (vgl. Bl. 68, 244 ff. d.A.) einer Firma S... H... AG verkauft und übertragen worden. Der Inhalt der von der Beklagten vorgelegten Schreiben der Klägerin an die Streitverkündete Firma S... vom 17. August 2004 (Bl. 240 d.A.) und vom 24. Februar 2005 (Bl. 242 d.A.) spricht zudem für die Richtigkeit der Behauptung der Beklagten, dass die Streitverkündete inzwischen Inhaberin der streitgegenständlichen Markenrechte ist.

Die Passivlegitimation der Beklagten ergibt sich auch nicht aus der Tatsache, dass sie an der Firma S... GmbH mit 40% Anteilen beteiligt ist. Aus dieser Beteiligung allein ergibt sich keinerlei Anhaltspunkt für die Annahme der Klägerin, die Streitverkündete unterliege bei ihren geschäftlichen Aktivitäten dem bestimmenden Einfluss der Beklagten oder deren Geschäftsführern J... und L... F....

Für die Passivlegitimation der Beklagten spricht auch nicht der Umstand, dass sie noch als Inhaberin der Markenrechte im Markenregister eingetragen ist. Nach § 28 Abs. 1 MarkenG wird lediglich vermutet, dass das durch die Eintragung der Marke begründete Recht dem im Register als Inhaber Eingetragenen zusteht. Die Eintragung der Marke hat, was die Inhaberschaft anbelangt, mithin keine konstitutive Wirkung (vgl. Fetzer, aaO, § 28 Rdnr. 5). Vorliegend ist die sich aus der Eintragung der Beklagten ergebende gesetzliche Vermutung zudem widerlegt. Es steht nämlich, wie bereits oben ausgeführt, fest, dass die Beklagte die Marke rechtswirksam auf die Firma S... AG übertragen hat, mithin nicht mehr materiell-rechtlich Berechtigte ist.

Die Nebenentscheidungen beruhen auf §§ 97 Abs. 1, 708 Nr. 10, 711 ZPO.

Die Revision war nicht zuzulassen, weil die Sache weder grundsätzliche Bedeutung hat, noch die Fortbildung des Rechts oder die Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung eine Entscheidung des Revisionsgerichts erfordern (§ 543 Abs. 2 ZPO).

Ende der Entscheidung