Judicialis Rechtsprechung

MarkenG § 8 Abs. 2 Nr. 1

Zur Frage der Unterscheidungskraft eines englischsprachigen Werbeslogans.

BGH, Beschl. v. 8. Dezember 1999 - I ZB 21/97 - Bundespatentgericht

I ZB 21/97

Verkündet am: 8. Dezember 1999

Walz Justizamtsinspektor als Urkundsbeamter der Geschäftsstelle

in der Rechtsbeschwerdesache

betreffend die Markenanmeldung Sch 41 185/9 Wz

Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofes hat auf die mündliche Verhandlung vom 14. Oktober 1999 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Erdmann und die Richter Dr. v. Ungern-Sternberg, Starck, Pokrant und Dr. Büscher

beschlossen:

Tenor:

Auf die Rechtsbeschwerde der Anmelderin wird der Beschluß des 30. Senats (Marken-Beschwerdesenats) des Bundespatentgerichts vom 14. April 1997 aufgehoben.

Die Sache wird zur anderweitigen Verhandlung und Entscheidung an das Bundespatentgericht zurückverwiesen.

Der Gegenstandswert der Rechtsbeschwerde wird auf 50.000,-- DM festgesetzt.

Gründe:

I. Mit ihrer am 20. August 1994 eingegangenen Anmeldung begehrt die Anmelderin Schutz für die Wortfolge

Partner with the Best

für die Waren

elektrotechnische und elektronische Geräte, Baugruppen und Bauteile, soweit in Klasse 9 enthalten; Schränke, Gehäuse, Baugruppenträger und Gerätekoffer sowie deren Teile aus Metall und/oder Kunststoff für elektrotechnische und elektronische Geräte, soweit in Klasse 9 enthalten; Spezialeinrichtungsgegenstände für elektrische und elektronische Laboratorien, nämlich Labortische, Laborwagen und Laborgestelle; Lüfter, Wärmetauscher und Kühlgeräte zum Ein- und Anbau für Schränke und Gehäuse elektrotechnischer und elektronischer Geräte; Spezialmöbel aus Metall, Holz und Kunststoff, nämlich Arbeitstische, Beistelltische und Schränke für Computer.

Die zuständige Markenstelle des Deutschen Patentamts hat die Anmeldung wegen fehlender Unterscheidungskraft zurückgewiesen.

Die hiergegen gerichtete Beschwerde der Anmelderin ist erfolglos geblieben (BPatGE 37, 259 = GRUR 1997, 644).

Mit der (zugelassenen) Rechtsbeschwerde verfolgt die Anmelderin ihr Eintragungsbegehren weiter.

II. Das Bundespatentgericht hat die Schutzhindernisse gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 und Nr. 3 MarkenG für gegeben erachtet und dazu ausgeführt:

Es handele sich um eine Aussage in englischer Sprache, die in Form eines allgemeinen Werbeslogans unmittelbar sachbezogen sei. Sie werde als bloßer Werbehinweis verstanden. Eine Mehrdeutigkeit dieser Werbeaussage, die so weit gehe, daß ein konkreter Aussageinhalt nicht mehr feststellbar sei, liege nicht vor. Es handele sich um die Behauptung einer Spitzenstellung. Dabei sei es unerheblich, daß in dem Zeichen keine konkrete Ware bezeichnet sei, weil Marken üblicherweise in bezug auf Waren und Dienstleistungen verwendet würden. Entgegen der Ansicht der Anmelderin sei nicht bereits das Einzelwort "Partner" eintragbar. Der Verkehr habe auch keine Veranlassung, in der verwendeten englischsprachigen Aussage eine hinreichende betriebskennzeichnende Besonderheit zu sehen. Englische Ausdrücke seien in der Werbung schon seit langem verbreitet. Bei Waren der Klasse 9 habe sich Englisch als Fachsprache eingebürgert. Eine Recherche im Internet habe für die Zeichenanmeldung zwischen 800.000 und 833.500 Dokumente ergeben. Wenn sich darunter auch Dokumente befänden, in denen die Suchwörter nicht unmittelbar aufeinanderfolgend, sondern über den Text verteilt verwendet würden, zeige bereits ein kurzer Überblick, wie häufig sich die unmittelbare Abfolge der Einzelwörter ergebe. Das Fehlen der Unterscheidungskraft werde nicht schon dadurch aufgehoben, daß die sachbezogene Bedeutung der Angabe nicht von jedermann erkannt werde. Auch die Eintragung des angemeldeten Zeichens in anderen Ländern stehe dieser Beurteilung nicht entgegen. Sei die Verwendung im Inland nachweisbar, komme es allein auf die Vorstellungen des inländischen Verkehrs an.

Aus den Recherchen ergebe sich, daß die Wortfolge in erheblichem Umfang im Zusammenhang mit Produktanpreisungen verwendet werde, weshalb sie auch unter das Eintragungsverbot gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG falle. Ob die Aussage freihaltebedürftig sei, könne fraglich sein. In ihr könnte eine nach deutschem Recht wettbewerbswidrige Alleinstellungswerbung gesehen werden, so daß Markenschutz nicht in Betracht komme.

III. Die Rechtsbeschwerde hat in der Sache Erfolg.

1. Das Bundespatentgericht ist - wie auch schon die Markenstelle des Deutschen Patentamts - nach dem Inkrafttreten des Markengesetzes zutreffend davon ausgegangen, daß auf die Prüfung der vorliegenden Anmeldung ungeachtet ihres früheren Zeitrangs die Vorschriften des Markengesetzes Anwendung finden (§ 152 MarkenG; zur Frage des Zeitrangs nach § 156 Abs. 1 MarkenG vgl. nachfolgend unter IV).

2. Das Bundespatentgericht ist - ohne dies ausdrücklich anzuführen - zutreffend davon ausgegangen, daß Werbeslogans nach § 3 Abs. 1 MarkenG markenfähig sind, weil sie als Mehrwortzeichen grundsätzlich abstrakt zur Unterscheidung von Waren und Dienstleistungen gleich welcher Art geeignet sind (vgl. Fezer, Markenrecht, 2. Aufl., § 8 Rdn. 94). Dies gilt auch für die angemeldete Wortfolge.

3. Die Beurteilung des Bundespatentgerichts, die angemeldete Wortfolge habe jedoch keine ausreichende (konkrete) Unterscheidungskraft i.S. des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG, ist nicht frei von Rechtsfehlern.

a) Unterscheidungskraft i.S. von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist die einer Marke innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel für die von der Marke erfaßten Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens gegenüber solchen anderer Unternehmen aufgefaßt zu werden (vgl. BGH, Beschl. v. 19.1.1995 - I ZB 20/92, GRUR 1995, 408, 409 - PROTECH; Beschl. v. 15.7.1999 - I ZB 47/96, WRP 1999, 1169, 1171 = MarkenR 1999, 351, 353 - FOR YOU; Beschl. v. 15.7.1999 - I ZB 16/97, WRP 1999, 1167, 1168 = MarkenR 1999, 349, 351 - YES). Hierbei ist grundsätzlich von einem großzügigen Maßstab auszugehen, d.h. jede auch noch so geringe Unterscheidungskraft reicht aus, um das Schutzhindernis zu überwinden (vgl. Begr. zum Regierungsentwurf, BT-Drucks. 12/6581, S. 70 = BlPMZ 1994, Sonderheft, S. 64). Kann einer Wortmarke kein für die fraglichen Waren im Vordergrund stehender beschreibender Begriffsinhalt zugeordnet werden und handelt es sich auch sonst nicht um ein gebräuchliches Wort der deutschen Sprache, das vom Verkehr - etwa auch wegen einer entsprechenden Verwendung in der Werbung - stets nur als solches und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden wird, so gibt es keinen tatsächlichen Anhalt dafür, daß ihr die vorerwähnte Unterscheidungseignung und damit jegliche Unterscheidungskraft fehlt (BGH WRP 1999, 1167, 1168 f. - YES).

Von diesen Ausführungen ist auch bei der Beurteilung der Unterscheidungskraft von Wortfolgen (hier: einem Werbeslogan) auszugehen. Wie der Senat in dem Beschluß vom 8. Dezember 1999 (I ZB 2/97 - Radio von hier) ausgeführt hat, wird der Verkehr bei Werbeslogans zwar häufig eine Werbeaussage annehmen, die nicht in erster Linie der Identifizierung der Herkunft des Produktes, sondern ausschließlich seiner Beschreibung dient (vgl. Ingerl/Rohnke, Markengesetz, § 8 Rdn. 36). Dies rechtfertigt es aber nicht, von unterschiedlichen Anforderungen an die Unterscheidungskraft von Werbeslogans gegenüber anderen Wortmarken auszugehen. Denn bei einer Marke schließen sich die Identifizierungsfunktion und die Werbewirkung nicht gegenseitig aus (vgl. Begr. zum Regierungsentwurf BT-Drucks. 12/6581, S. 82 = BlPMZ 1994, Sonderheft, S. 76). Vielmehr ist in jedem Fall zu prüfen, ob der Werbeslogan einen ausschließlich produktbeschreibenden Inhalt hat oder ob ihm über diesen hinaus eine, wenn auch noch so geringe Unterscheidungskraft für die angemeldeten Waren oder Dienstleistungen zukommt (vgl. Fezer aaO § 8 Rdn. 97a). Von mangelnder Unterscheidungskraft ist deshalb auch bei Werbeslogans lediglich bei beschreibenden Angaben oder Anpreisungen und Werbeaussagen allgemeiner Art auszugehen. Grundsätzlich nicht unterscheidungskräftig werden des weiteren in der Regel längere Wortfolgen sein. Indizien für die Eignung, die konkret angemeldeten Waren und Dienstleistungen eines bestimmten Anbieters von denen anderer zu unterscheiden, können dagegen Kürze, eine gewisse Originalität und Prägnanz einer Wortfolge sein und diese damit zu einem eingängigen und aussagekräftigen Werbeslogan machen. Auch die Mehrdeutigkeit und daher Interpretationsbedürftigkeit einer Werbeaussage kann einen Anhalt für eine hinreichende Unterscheidungskraft bieten. Dabei dürfen die Anforderungen an die Eigenart im Rahmen der Bewertung der Unterscheidungskraft von Werbeslogans nicht überspannt werden. Auch einer für sich genommen eher einfachen Aussage kann nicht von vornherein die Eignung zur Produktidentifikation abgesprochen werden (vgl. zur Frage der wettbewerblichen Eigenart im Rahmen des § 1 UWG: BGH, Urt. v. 17.10.1996 - I ZR 153/94, GRUR 1997, 308, 310 = WRP 1997, 306 - Wärme fürs Leben).

b) Diesen Anforderungen an die Unterscheidungskraft i.S. des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG wird die Wortfolge "Partner with the Best" gerecht. Insoweit reicht es aus, daß der der Wortfolge entnehmbare Bedeutungsinhalt unscharf ist und ohne ergänzende weitere Angaben sich ein eindeutig beschreibender Inhalt nicht erkennen läßt (vgl. BGH, Beschl. v. 27.2.1997 - I ZB 2/95, GRUR 1997, 627, 628 = WRP 1997, 739 - à la Carte).

Das Bundespatentgericht hat eine Mehrdeutigkeit der Wortfolge in dem von ihm angenommenen Sinne, daß ein konkreter Aussageinhalt nicht mehr feststellbar ist, verneint. Es hat ausgehend von den von der Anmelderin dargelegten Übersetzungen "Partner mit dem Besten", "Partner mit den Besten" und "Partner so gut wie nur einer" angenommen, es handele sich um verschiedene Übersetzungsvarianten derselben Sachaussage, nämlich einer Spitzenstellungsbehauptung.

Zu Recht rügt die Rechtsbeschwerde insoweit, das Bundespatentgericht habe nähere Feststellungen hierzu nicht getroffen. Die Anmelderin hat geltend gemacht, die Wortfolge beziehe ihre Unterscheidungskraft aus der unklaren, grammatikalisch nicht korrekten Verkoppelung der Wörter "Partner" und "the Best" durch "with". Dadurch entstehe eine neue, nicht geläufige Wortzusammenstellung, deren Gebrauch derzeit nicht nachweisbar sei. Der Begriffsinhalt sei nicht klar erkennbar, eine Sinnerfassung erfordere einige Überlegungen. Mit diesen Ausführungen hat sich das Bundespatentgericht nicht weiter auseinandergesetzt.

Der Senat kann jedoch aufgrund allgemeiner Lebenserfahrung auf der Grundlage der tatsächlichen Feststellungen des Bundespatentgerichts über die Mehrdeutigkeit der Wortfolge selbst entscheiden. Der englischsprachige Werbeslogan kann nach den Feststellungen des Bundespatentgerichts in der angefochtenen Entscheidung mit "Partner mit dem Besten", "Partner mit den Besten" und "Partner so gut wie nur einer" übersetzt werden. Bei der Übersetzungsvariante "Partner mit dem Besten" kann der Aussageteil "mit dem Besten" produktbezogen (das Beste) sein oder einen Personalbezug auf einen anderen Partner (der Beste) aufweisen. Die zweite Übersetzungsmöglichkeit "Partner mit den Besten" ist als Personenhinweis aufzufassen, wobei der Bezug mehrdeutig bleibt. "Partner mit den Besten" kann auf die Kunden als Geschäftspartner, auf Lieferanten der Anmelderin oder auf mit ihr verbundene Partnerfirmen hinweisen. Die dritte Übersetzungsmöglichkeit "Partner so gut wie nur einer" ist dagegen auf eine heraushebende Beschreibung des Partners, also der Anmelderin, gerichtet. Danach kommen auf der Grundlage der vom Bundespatentgericht festgestellten Übersetzungsvarianten sechs verschiedene Aussageinhalte in Betracht, ohne daß der Wortfolge ein im Vordergrund stehender beschreibender Begriffsinhalt für die Waren, auf die sich die Anmeldung bezieht, zugeordnet werden kann.

c) Die Rechtsbeschwerde beanstandet auch zu Recht die Feststellung des Bundespatentgerichts zum Ergebnis einer Internet-Recherche für die Einzelwörter "Partner", "with", "the" und "Best". Nach dieser Internet-Recherche fanden sich in einer überregionalen Zeitung zwei Texte und über zwei verschiedene Suchmaschinen des Internets ungefähr 800.000 und 833.500 Dokumente, in denen die einzelnen Wörter der Wortfolge auftraten. Das Bundespatentgericht hat hieraus die zahllose Verwendung des Werbeslogans im Internet und ein zumindest erhebliches Indiz dafür entnommen, daß die Verwender dieser Ausdrücke davon ausgehen, beim Publikum verstanden zu werden.

Es kann dahinstehen, ob das Bundespatentgericht die Recherche-Ergebnisse ordnungsgemäß in das Verfahren eingeführt hat. Die Rechtsbeschwerde rügt insoweit die Verletzung des rechtlichen Gehörs gemäß § 78 Abs. 2, § 83 Abs. 3 Nr. 3 MarkenG und führt hierzu aus, das Bundespatentgericht habe der Anmelderin weder in einer vorbereitenden Anordnung noch in der mündlichen Verhandlung Gelegenheit zur Stellungnahme zu der Internet-Recherche gegeben.

Auf die Rüge der Versagung rechtlichen Gehörs (vgl. hierzu BGH, Beschl. v. 19.6.1997 - I ZB 7/95, GRUR 1998, 394, 395 = WRP 1998, 185 - Active Line) kommt es im Streitfall nicht an. Denn die vom Bundespatentgericht aus der Internet-Recherche gezogenen Schlußfolgerungen erweisen sich als unzutreffend.

Der Verkehr nimmt ein als Marke verwendetes Zeichen in aller Regel so auf, wie es ihm entgegentritt, ohne es einer analysierenden Betrachtungsweise zu unterziehen (BGH GRUR 1995, 408, 409 - PROTECH; WRP 1999, 1169, 1171 - FOR YOU und WRP 1999, 1167, 1168 - YES). Deshalb ist auch die angemeldete Wortfolge grundsätzlich in ihrer Gesamtheit zu beurteilen. Einer Recherche, bei der nach Dokumenten gesucht wird, in denen die einzelnen Wörter über den Gesamttext verstreut vorkommen, kann keine Aussage über die Häufigkeit der in ihrer Gesamtheit zu beurteilenden Wortfolge entnommen werden. An dieser Bewertung des Recherche-Ergebnisses ändern auch die vom Bundespatentgericht angeführten neun Beispiele aus einer überregionalen Tageszeitung mit der Wortfolge "with the best" nichts. Denn auch in diesen neun Fällen findet sich die angemeldete Wortfolge "Partner with the Best" nicht. Und in nur einem Fall bilden die Suchwörter "with the best" die von der Anmelderin als ungewöhnlich herausgestellte Satzstellung "Provider with the best". Danach erweisen sich die Schlußfolgerungen des Bundespatentgerichts zur zahllosen Verwendung der Wortfolge "Partner with the Best" als denkgesetzwidrig.

Auf eine von der Anmelderin geltend gemachte, vom Bundespatentgericht verneinte indizielle Bedeutung von Eintragungen im englischsprachigen Ausland kommt es im Rahmen der Feststellung der Unterscheidungskraft der Wortfolge i.S. von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG somit nicht an.

4. Das Bundespatentgericht hat zudem ein Eintragungsverbot gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG bejaht, weil die Wortfolge in erheblichem Umfang im Zusammenhang mit Produktanpreisungen verwendet werde. Auch diese Feststellung ist nicht frei von Rechtsfehlern.

Nach § 8 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG sind solche Marken von der Eintragung ausgeschlossen, die ausschließlich aus Zeichen oder Angaben bestehen, die im allgemeinen Sprachgebrauch oder den redlichen und verständigen Verkehrsgepflogenheiten zur Bezeichnung der Waren üblich geworden sind. Das Eintragungshindernis soll sich nach der Begründung zum Regierungsentwurf (BT-Drucks. 12/6581, S. 70 = BlPMZ 1994, Sonderheft, S. 64) auf solche Bezeichnungen beziehen, bei denen es sich um Gattungsbezeichnungen handelt oder die, ohne Gattungsbezeichnungen zu sein, zur Kennzeichnung von Waren oder Dienstleistungen der angemeldeten Art im Verkehr üblich geworden sind.

Die Bedeutung der Bestimmung erschöpft sich darin, allgemein sprachgebräuchliche oder verkehrsübliche Bezeichnungen für die jeweils in Frage stehenden Waren von der Eintragung auszuschließen (BGH, Beschl. v. 24.6.1999 - I ZB 45/96, WRP 1999, 1173, 1174 = MarkenR 1999, 347, 348 - ABSOLUT, m.w.N.). Dabei handelt es sich einerseits um ursprünglich unterscheidungskräftige Freizeichen, die von mehreren Unternehmen zur Bezeichnung bestimmter Waren verwendet und deshalb vom Verkehr nicht mehr als kennzeichnend verstanden werden und andererseits um Gattungsbezeichnungen, die angesichts ihres beschreibenden Inhalts von der Eintragung als Marke ausgeschlossen sind.

Daß sich die Wortfolge "Partner with the Best" für die angemeldeten Waren zu einer allgemein sprachgebräuchlichen oder verkehrsüblichen Bezeichnung entwickelt hat, ist den Feststellungen des Bundespatentgerichts nicht zu entnehmen.

IV. Danach war der angefochtene Beschluß aufzuheben und die Sache zur anderweitigen Verhandlung und Entscheidung an das Bundespatentgericht zurückzuverweisen (§ 89 Abs. 4 MarkenG), das die bislang offengebliebene Frage eines eventuellen Freihaltebedürfnisses (§ 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG) zu beantworten und gegebenenfalls auch der Frage nachzugehen hat, ob nach den Bestimmungen des Warenzeichengesetzes der Eintragung mit dem Zeitrang des vor dem Inkrafttreten des Markengesetzes liegenden Anmeldetages von Amts wegen zu berücksichtigende Gründe entgegenstanden (§ 156 MarkenG i.V.m. § 4 Abs. 2 Nr. 1 WZG; vgl. BGH GRUR 1995, 408, 409 - PROTECH; Beschl. v. 5.2.1998 - I ZB 25/95, GRUR 1998, 813 f. = WRP 1998, 745 - CHANGE).

Ende der Entscheidung