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MarkenG § 89 Abs. 1, § 90 Abs. 1 ZPO § 269 Abs. 3

a) Nach Rücknahme des Widerspruchs gegen eine IR-Marke ist auf Antrag der Markeninhaberin in entsprechender Anwendung von § 269 Abs. 3 Satz 1 und 3 ZPO auszusprechen, daß der angefochtene Beschluß in dem hierauf bezogenen Umfang wirkungslos ist. Einer Zurückverweisung der Sache an das Bundespatentgericht bedarf es nicht.

b) Hinsichtlich der Kostenentscheidung kann auf eine entsprechende Anwendung des § 269 Abs. 3 Satz 2 und 3 ZPO nicht zurückgegriffen werden. Für das Entstehen der Pflicht zur Kostentragung bedarf es vielmehr eines Kostenausspruchs, der nach billigem Ermessen zu treffen ist.

BGH, Beschl. v. 2. April 1998 - I ZB 22/93 - Bundespatentgericht

I ZB 22/93

vom

2. April 1998

in dem Rechtsbeschwerdeverfahren

Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofes hat am 2. April 1998 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Erdmann und die Richter Prof. Dr. Mees, Dr. v. Ungern-Sternberg, Prof. Dr. Ullmann und Starck

beschlossen:

Der Beschluß des 30. Senats (Marken-Beschwerde-Senats VII) des Bundespatentgerichts vom 12. Oktober 1992 ist, soweit er den Widerspruch aus dem Zeichen 1 106 066 betrifft, wirkungslos.

Der Gegenstandswert der Rechtsbeschwerde wird auf 50.000,-- DM festgesetzt.

Gründe

Nach Rücknahme des auf das Warenzeichen 1 106 066 gestützten Widerspruchs ist auf Antrag der Markeninhaberin in entsprechender Anwendung von § 269 Abs. 3 Satz 1 und 3 ZPO auszusprechen, daß der angefochtene Beschluß in dem hierauf bezogenen Umfang wirkungslos ist.

1. Die Widersprechende hat nach der Vorlageentscheidung des Gerichtshofes der Europäischen Gemeinschaften (Urt. v. 11.11.1997 - Rs. C-251/95, WRP 1998, 39 - Sabèl/Puma) ihren Widerspruch gegen die IR-Marke der Rechtsbeschwerdeführerin rechtswirksam zurückgenommen (vgl. BGH, Beschl. v. 3.4.1985 - I ZB 17/84, GRUR 1985, 1052, 1053 - LECO). Mit dieser uneingeschränkten Rücknahme des Widerspruchs, für dessen Wirksamkeit es der Zustimmung der Markeninhaberin nicht bedarf, ist die Grundlage des Widerspruchsverfahrens entfallen. Es fehlt damit an einer Verfahrensvoraussetzung (BGH, Beschl. v. 2.3.1973 - I ZB 11/72, GRUR 1973, 605 f. - Anginetten; Beschl. v. 18.1.1974 - I ZB 3/73, GRUR 1974, 465, 466 - Lomapect).

2. Auf Antrag der Markeninhaberin ist in entsprechender Anwendung von § 269 Abs. 3 Satz 1 und 3 ZPO die Wirkungslosigkeit der auf den Widerspruch ergangenen Entscheidung des Bundespatentgerichts auszusprechen. Einer Aufhebung der Beschwerdeentscheidung bedarf es nicht. Damit erübrigt sich auch eine Zurückverweisung der Sache an das Bundespatentgericht.

Die Rücknahme des gem. § 2 Abs. 2 VO über die internationale Registrierung von Fabrik- oder Handelsmarken i.V. mit Art. 5 Abs. 2 MMA erhobenen Widerspruchs gegen die registrierte IR-Marke beendet das Widerspruchsverfahren. Diesem ist damit - ebenso wie bei einer Rücknahme der Zeichenanmeldung dem Anmeldeverfahren (BGH GRUR 1985, 1052, 1053 - LECO) - die verfahrensrechtliche Grundlage entzogen. Einer weiteren Entscheidung über den Schutz der IR-Marke im Inland bedarf es nicht.

Die vom Senat zur Verfahrensweise nach Rücknahme eines Widerspruchs gegen die (erst) bekanntgemachte Zeichenanmeldung gem. § 5 Abs. 4 WZG angeführten Erwägungen, nach der Rücknahme des Widerspruchs nehme das Verfahren als Anmeldeverfahren seinen Fortgang, weshalb es unter Aufhebung der Beschwerdeentscheidung der Zurückverweisung der Sache zur weiteren Entscheidung durch die Vorinstanz bedürfe, greift bei einem gegen die IR- Marke gerichteten Widerspruch ebensowenig wie bei dem nunmehr gem. § 42 Abs. 1 MarkenG der Eintragung der Marke nachgeschalteten Widerspruch.

Der Widerspruch gem. § 2 Abs. 2 IntRegVO (vgl. nunmehr: § 114 MarkenG) richtet sich gegen die international registrierte Marke. Entfällt der Widerspruch, genießt die IR-Marke Schutz nach Art. 4 MMA. Die internationale Registrierung einer ausländischen Marke hat danach im Inland die gleiche Wirkung, wie wenn die Marke in die inländische Zeichenrolle eingetragen wäre (§ 7 Abs. 1 IntRegVO; § 107 MarkenG). Ein Bedürfnis für eine Zurückverweisung unter Aufhebung der angefochtenen Entscheidung besteht sonach nicht. Nicht anders verhält es sich nunmehr auch beim Widerspruch gem. § 42 MarkenG. Auch nach dessen Rücknahme kann das Gericht die Wirkungslosigkeit zuvor ergangener Entscheidungen in entsprechender Anwendung von § 269 Abs. 3 Satz 1 und 3 ZPO aussprechen (vgl. Fezer, Markengesetz, § 85 Rdn. 14).

3. Hinsichtlich der Kostenentscheidung kann auf eine entsprechende Anwendung des § 269 Abs. 3 Satz 2 und 3 ZPO nicht zurückgegriffen werden. Anders als bei Rücknahme der Klage ist die Kostenfolge bei Rücknahme des Widerspruchs nicht gesetzlich vorgeschrieben. Für das Entstehen der Pflicht zur Kostentragung bedarf es vielmehr eines entsprechenden Kostenausspruchs ((vgl. § 90 Abs. 1 Satz 2, § 7 Abs. 4, § 63 Abs. 1 Satz 2 MarkenG), der nach billigem Ermessen zu treffen ist.

Der Senat hält es nicht für angemessen, die Kosten des Verfahrens der Widersprechenden aufzuerlegen (§ 90 Abs. 1 Satz 2 MarkenG). Die von der Widersprechenden aufgeworfenen Rechtsfragen zur Beurteilung der Verwechslungsgefahr gem. § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG i.V. mit Art. 4 Nr. 1 lit. b MarkenRL ließen ihr Verlangen nicht als von vornherein aussichtslos erscheinen. Der Widerspruch der Rechtsbeschwerdegegnerin erforderte vielmehr eine Vorabentscheidung des Gerichtshofes der Europäischen Gemeinschaften zur Auslegung des Gemeinschaftsrechts. Bei diesem Verfahrensablauf entspricht es der Billigkeit, von einer Entscheidung über die Kosten abzusehen (§ 90 Abs. 1 Satz 3 MarkenG).

Ende der Entscheidung