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I ZB 23/96

Verkündet am: 25. März 1999

Führinger Justizangestellte als Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle

in der Rechtsbeschwerdesache

betreffend die IR-Marke Nr. 533 196

Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofes hat auf die mündliche Verhandlung vom 17. Dezember 1998 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Erdmann und die Richter Prof. Dr. Mees, Starck, Dr. Bornkamm und Pokrant

beschlossen:

Auf die Rechtsbeschwerde der Markeninhaberin wird der am 7. Mai 1996 an Verkündungs Statt zugestellte Beschluß des 29. Senats (Marken-Beschwerdesenats VI) des Bundespatentgerichts aufgehoben.

Die Sache wird zur anderweitigen Verhandlung und Entscheidung an das Bundespatentgericht zurückverwiesen.

Der Gegenstandswert der Rechtsbeschwerde wird auf 50.000,-- DM festgesetzt.

Gründe:

I. Die Markeninhaberin begehrt mit ihrem am 31. August 1990 international registrierten Gesuch nachträglich die Schutzausdehnung ihrer IR-Marke Nr. 533 196 "PREMIERE" für zahlreiche Waren der Klassen 9 und 16 sowie Dienstleistungen der Klasse 41 auf das Gebiet der ehemaligen DDR. Die Marke ist mit avis de refus de protection vom 5. Juli 1991 unter Bezug auf § 12 Abs. 1 Nr. 2 Warenkennzeichengesetz-DDR wie folgt beanstandet worden: "La marque est dépourvue de tout caractère distinctif. Elle contient exclusivement une indication, pouvant servir, dans le commerce, pour désigner la qualité des produits".

Die Prüfungsstelle für Klasse 16 IR des Deutschen Patentamts hat durch einen Erstbeschluß die Schutzerstreckung auf das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland versagt. Im Erinnerungsverfahren ist der Erstbeschluß insoweit aufgehoben worden, als darin der IR-Marke der Schutz auch für den über das Gebiet der ehemaligen DDR hinausreichenden Teil der Bundesrepublik Deutschland versagt worden ist und die Erinnerung im übrigen zurückgewiesen worden, weil das Markenwort einem Freihaltungsbedürfnis unterliege und ihm die erforderliche Unterscheidungskraft fehle.

Die hiergegen gerichtete Beschwerde der Markeninhaberin ist erfolglos geblieben (BPatG GRUR 1996, 494).

Mit ihrer (zugelassenen) Rechtsbeschwerde verfolgt die Markeninhaberin ihr Schutzerstreckungsbegehren weiter.

II. Das Bundespatentgericht hat die Schutzfähigkeit der IR-Marke verneint und dazu ausgeführt:

Zwar könne die Schutzversagung nach Art. 5 Abs. 2 und 5 MMA nur auf solche Gründe gestützt werden, die das Patentamt dem Internationalen Büro innerhalb eines Jahres nach der internationalen Registrierung der Marke mitgeteilt habe. Diese Regelung diene der Wahrung des rechtlichen Gehörs und solle sicherstellen, daß sich die Markeninhaberin innerhalb der festgelegten Frist in tatsächlicher und rechtlicher Hinsicht auf alle gegen ihre Marke vorgebrachten Schutzhindernisse einstellen könne. Sie schließe jedoch im Streitfall nicht aus, bei der Beurteilung der absoluten Schutzfähigkeit von "PREMIERE" auch ein an dem Wort bestehendes Freihaltungsbedürfnis zu berücksichtigen. Denn der refus de protection vom 5. Juli 1991 erfasse auch gegen den Schutz der IR-Marke sprechende Freihaltungsgesichtspunkte. Die gesetzestechnische Fassung des § 12 Abs. 1 Nr. 2 Warenkennzeichengesetz-DDR, bei dem beschreibende Angaben als typische Beispiele fehlender Unterscheidungskraft und nicht als gesonderter Ausschlußgrund aufgeführt seien, stelle insoweit eine - formale - Änderung dar, die sich jedenfalls für Fälle wie den vorliegenden nicht auf die Gesichtspunkte auswirke, die die Markeninhaberin bei ihrem Verteidigungsvorbringen vernünftigerweise zu berücksichtigen habe. Die Beanstandung wegen fehlender Unterscheidungskraft nach DDR-Recht müsse deshalb als ausreichende Grundlage für eine Schutzversagung wegen Bestehens eines Freihaltungsbedürfnisses nach dem jetzt geltenden gesamtdeutschen Recht angesehen werden.

Der Marke fehle die erforderliche Unterscheidungskraft, sie unterliege auch einem Freihaltungsbedürfnis. Bereits in dem ursprünglich dem Wort "Premiere" zukommenden Bedeutungsinhalt als Ur- oder Erstaufführung auch einer Neuinszenierung eines Bühnenstücks, Films oder einer Komposition stelle der Begriff eine inhaltsbeschreibende Beschaffenheitsangabe für die angemeldeten Waren und Dienstleistungen dahin dar, daß diese eine solche erstmalige Aufführung von Werken der Schauspiel- oder Tonkunst, sei es ihre Wiedergabe, ihre Beschreibung oder sonst einen Bericht über sie, zum Gegenstand hätten.

Genauso sei "Premiere" aber auch in seiner - erweiterten - Bedeutung als Hinweis auf die erstmalige Präsentation von Erzeugnissen bzw. auf eine erstmalige Vorführung von Neuheiten im Zusammenhang mit sämtlichen angemeldeten Waren und Dienstleistungen vom Markenschutz ausgeschlossen. Eine solche Verwendung in bezug auf Produkte der verschiedensten Warenbereiche habe zwar der Bundesgerichtshof nicht als unmittelbar warenbeschreibend im Sinne der Vorschriften des Warenzeichengesetzes angesehen, das Wort aber, weil sonstige für die Abnehmer wichtige Umstände beschreibend, als freihaltungsbedürftig vom Markenschutz ausgeschlossen. Das gelte ebenso nach den neuen Vorschriften des Markengesetzes. Ein Freihaltungsbedürfnis könne auch nicht deshalb verneint werden, weil "première" ein französisches Wort sei und "PREMIERE" nach dem Vortrag der Markeninhaberin im französischsprachigen Ausland als Marke eingetragen worden sei. Im Schutzbewilligungsverfahren gehe es nicht um das französische Wort, sondern das in der deutschen Sprache geläufige Fremdwort "Premiere", für dessen Freihaltung in seinem fremdwörtlichen Sinn auf die Bedürfnisse des deutschen Verkehrs im deutschen Sprachraum abzustellen sei. Das Wort werde mit den angeführten Bedeutungsinhalten auch derzeit noch vielfach in der Werbung benutzt. Der Verkehr werde deshalb bei Verwendung von "PREMIERE" im Zusammenhang mit den angemeldeten Waren und Dienstleistungen das Wort als beschreibende Angabe auffassen und es nicht als Herkunftshinweis ansehen, so daß der Eintragung als Marke auch die fehlende Unterscheidungskraft entgegenstehe.

Der IR-Marke könne auch nicht als durchgesetzter Marke der begehrte Schutz bewilligt werden. Soweit sich die Markeninhaberin auf die für sie als durchgesetzt eingetragene Marke Nr. 29 07 848 "Premiere" berufe, erstrecke sich deren Schutz auf andere Dienstleistungen als die für die IR-Marke in Anspruch genommenen Waren/Dienstleistungen. Ein Ausstrahlen der Bekanntheit der durchgesetzten Marke komme zwar im Rahmen der Prüfung der Verwechslungsgefahr, nicht aber bei der Prüfung der Überwindung absoluter Eintragungshindernisse in Betracht.

III. Die Beurteilung des Bundespatentgerichts hält der rechtlichen Nachprüfung nicht stand. Die Rechtsbeschwerde führt zur Aufhebung des angefochtenen Beschlusses und zur Zurückverweisung.

1. Es kann offenbleiben, ob - wie das Bundespatentgericht angenommen hat - die Verweigerung der Schutzausdehnung auch auf ein bestehendes Freihaltungsbedürfnis gestützt werden kann, auf das im refus de protection nicht ausdrücklich Bezug genommen war. Auf diese Frage kommt es schon nach der eigenen Auffassung des Bundespatentgerichts nicht an, das die Annahme der mangelnden Schutzfähigkeit der IR-Marke jedenfalls auch auf fehlende Unterscheidungskraft gestützt hat, auf die sich der refus de protection ausdrücklich bezog.

Auch im Rahmen der Rechtsbeschwerde bedarf es der Entscheidung der vorgenannten Rechtsfrage nicht, da eine Schutzverweigerung weder unter dem Gesichtspunkt eines Freihaltungsbedürfnisses noch unter dem des Fehlens jeder Unterscheidungskraft in Betracht kommt.

2. Das Bundespatentgericht ist nach dem Inkrafttreten des Markengesetzes zutreffend davon ausgegangen, daß auf die im Streitfall in Frage stehende Prüfung der Schutzausdehnung der IR-Marke auf das Gebiet der früheren DDR ungeachtet deren früheren Zeitrangs die Vorschriften des Markengesetzes Anwendung finden (§ 152 MarkenG). Die Frage, ob neben dem neuen Recht noch das Warenzeichengesetz heranzuziehen ist (vgl. § 156 Abs. 1 MarkenG), stellt sich vorliegend nicht. Denn die Vorschriften, nach denen die Bewilligung der Schutzerstreckung gemäß §§ 107, 113, 37 MarkenG zu prüfen ist, nämlich Art. 5 Abs. 1 MMA i.V. mit Art. 6quinquies Abschn. B Nr. 2 PVÜ (vgl. Begründung zum Regierungsentwurf BT-Drucks. 12/6581, S. 113 = BlPMZ 1994, Sonderheft, S. 107; s. auch BGHZ 111, 134, 135 - IR-Marke FE; BGH, Beschl. v. 4.7.1991 - I ZB 9/90, GRUR 1991, 839, 840 - Z-TECH) haben sich nicht geändert.

3. Das Bundespatentgericht hat die IR-Marke für nicht unterscheidungskräftig und freihaltungsbedürftig gehalten. Diese Beurteilung ist nicht frei von Rechtsfehlern.

a) Nach Art. 5 Abs. 1 MMA i.V. mit Art. 6quinquies Abschn. B Nr. 2 PVÜ sind Marken von der Schutzbewilligung ausgeschlossen, die für die angemeldeten Waren/Dienstleistungen jeder Unterscheidungskraft entbehren.

Das Bundespatentgericht, das - was nicht gebilligt werden kann - unmittelbar § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG seiner Prüfung zugrunde gelegt hat, ist allerdings davon ausgegangen, daß diese Vorschrift sich innerhalb der Grenzen des Art. 6quinquies Abschn. B Nr. 2 PVÜ hält. Es hat seine Ansicht, daß der Marke die Unterscheidungskraft fehle, daraus hergeleitet, daß der Verkehr bei der Verwendung der angemeldeten Marke im Zusammenhang mit den Dienstleistungen des Verzeichnisses das Wort "PREMIERE" angesichts seines begrifflichen Inhalts nicht als betrieblichen Herkunftshinweis ansehen werde. Hiergegen wendet sich die Rechtsbeschwerde mit Erfolg.

Unterscheidungskraft im Sinne der in Frage stehenden Bestimmung ist die einer Marke innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel für die angemeldeten Waren/Dienstleistungen eines Unternehmens gegenüber solchen anderer Unternehmen aufgefaßt zu werden. Hierbei ist grundsätzlich von einem großzügigen Maßstab auszugehen, da der Verkehr ein als Marke verwendetes Zeichen in aller Regel so aufnimmt, wie es ihm entgegentritt, und es keiner analysierenden Betrachtungsweise unterzieht. Kann demnach einer Wortmarke kein für die in Frage stehenden Waren/Dienstleistungen im Vordergrund stehender beschreibender Begriffsinhalt zugeordnet werden und handelt es sich auch sonst nicht um ein gebräuchliches Wort der deutschen oder einer bekannten Fremdsprache, das nur als solches und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden wird, so gibt es keinen tatsächlichen Anhalt dafür, daß einem als Marke verwendeten Wortzeichen die vorerwähnte Unterscheidungseignung und damit die Unterscheidungskraft fehlt (BGH, Beschl. v. 19.1.1995 - I ZB 20/92, GRUR 1995, 408, 409 - PROTECH).

Diese (konkrete) Unterscheidungseignung kann der IR-Marke für die in Betracht zu ziehenden Waren/Dienstleistungen nicht abgesprochen werden. Das Wort "Premiere" ist für die in Frage stehenden Dienstleistungen nicht beschreibend, es besagt nämlich nichts über die Art, die Beschaffenheit, die Menge, die Bestimmung, den Wert der Erzeugnisse oder die Zeit der Erzeugung. Der dem Begriff "Premiere" entnehmbare Bedeutungsgehalt ist unscharf und läßt, ohne daß weitere Angaben hinzugefügt werden, einen eindeutigen beschreibenden Inhalt nicht erkennen. Eine hinreichend deutliche Inhaltsangabe kann allenfalls nach Heranziehung weiterer sinntragender Wörter ermittelt werden. So hat der Bundesgerichtshof in seiner "Premiere I"-Entscheidung (Beschl. v. 27.5.1993 - I ZB 7/91, GRUR 1993, 746, 747) angenommen, daß das Wort nicht unmittelbar warenbeschreibend ist, sondern andere irgendwie bedeutsame Umstände mit Bezug auf die Waren angebe. Das gilt gleichermaßen auch für die im Streitfall des weiteren in Betracht zu ziehenden Dienstleistungen. In dem Wort "Premiere" allein kann auch für diese keine beschreibende Angabe gesehen werden. Zur Vermittlung eines hinreichend bestimmten Sinngehalts bedarf es vielmehr bei ihnen ebenfalls der Zufügung weiterer sinntragender Wörter, die sie inhaltlich bezeichnen. Das gilt auch für den erweiterten Bedeutungsgehalt von "Premiere" im Sinn einer erstmaligen Präsentation.

Bei "Premiere" handelt es sich aber auch nicht um ein so gebräuchliches Wort der Alltagssprache, das allein und stets als solches aufgenommen und verstanden wird und dem deshalb die Unterscheidungskraft im vorerwähnten Sinn für die in Rede stehenden Waren/Dienstleistungen fehlt (vgl. BGH, Beschl. v. 23.3.1995 - I ZB 20/93, GRUR 1995, 410, 411 = WRP 1995, 617 - TURBO I; Beschl. v. 6.11.1997 - I ZB 17/95, WRP 1998, 495 - Today).

b) Auch die Beurteilung des Bundespatentgerichts, daß ein Freihaltungsbedürfnis an dem Markenwort zu bejahen sei (Art. 6quinquies Abschn. B Nr. 2 PVÜ), kann nicht als rechtsfehlerfrei erachtet werden.

Nach dieser Vorschrift sind - wie nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG - Zeichen von der Schutzbewilligung ausgeschlossen, die ausschließlich aus Angaben bestehen, die im Verkehr zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Menge, der Bestimmung, des Wertes, des Ursprungsortes oder der Zeit der Erzeugung dienen können, für die also ein aktuelles Freihaltungsbedürfnis besteht. Um eine solche Angabe handelt es sich bei dem Wort "PREMIERE" nicht.

Das Bundespatentgericht ist bei seiner Beurteilung davon ausgegangen, daß freihaltungsbedürftig nicht ausschließlich die ausdrücklich aufgezählten Angaben sind, sondern daß hierzu auch andere für den Waren- und Dienstleistungsverkehr wichtige und für die umworbenen Abnehmerkreise bedeutsame Umstände mit Bezug auf die Waren/Dienstleistungen gehören. Es hat sich dazu auf die Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes zum Warenzeichengesetz gestützt (BGH GRUR 1993, 746 - Premiere I). Dieses, das Eintragungshindernis des § 4 Abs. 2 Nr. 1 Altern. 2 WZG weit auslegende Verständnis ist, wie der "Premiere I"-Entscheidung entnommen werden kann, insbesondere wegen der als schwierig dargestellten Abgrenzung eines schlagwortartig herausgestellten Gebrauchs der Angabe solcher Umstände von einem warenzeichenmäßigen Gebrauch (§ 16 WZG) für erforderlich erachtet worden.

Von einer derartigen erweiternden Auslegung kann bei der nach Art. 6quinquies Abschn. B Nr. 2 PVÜ vorzunehmenden Prüfung der Frage der Schutzerstreckung einer IR-Marke nicht ausgegangen werden, weil es sich bei der Pariser Verbandsübereinkunft um eine multilaterale völkerrechtliche Vereinbarung handelt, die derartigen erweiternden Auslegungen, anders als eine nationale Rechtsvorschrift, nicht zugänglich ist. Der der IR-Markeninhaberin an sich zustehende Schutzerstreckungsanspruch (§§ 107, 33 Abs. 2 MarkenG) darf nur ausnahmsweise, nämlich bei Vorliegen eines Eintragungshindernisses nach der PVÜ, verneint werden.

Fehlt es demnach auch an einem Freihaltungsbedürfnis i.S. von Art. 6quinquies Abschn. B Nr. 2 PVÜ für die IR-Marke, kann die Versagung der Schutzausdehnung keinen Bestand haben.

IV. Danach war der angefochtene Beschluß aufzuheben und die Sache zur anderweitigen Verhandlung und Entscheidung an das Bundespatentgericht zurückzuverweisen.

Ende der Entscheidung