Judicialis Rechtsprechung

MarkenG § 9 Abs. 1 Nr. 2

Zur Frage der Prägung des Gesamteindrucks einer Marke, die aus einem als solchem nicht bekannten und auch nicht erkennbaren Unternehmenskennzeichen und einem weiteren Bestandteil besteht, der wegen seines beschreibenden Anklangs nur schwach kennzeichnend wirkt.

BGH, Beschl. v. 2. April 1998 - I ZB 25/96 - Bundespatentgericht

I ZB 25/96

Verkündet am: 2. April 1998

Führinger Justizangestellte als Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle

in der Rechtsbeschwerdesache

betreffend die Markenanmeldung A 52 762/1 Wz

Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofes hat auf die mündliche Verhandlung vom 2. April 1998 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Erdmann und die Richter Prof. Dr. Mees, Dr. v. Ungern-Sternberg, Prof. Dr. Ullmann und Starck

beschlossen:

Die Rechtsbeschwerde gegen den Beschluß des 30. Senats (Marken-Beschwerdesenats VII) des Bundespatentgerichts vom 22. Januar 1996 wird auf Kosten der Widersprechenden zurückgewiesen.

Der Gegenstandswert der Rechtsbeschwerde wird auf 50.000,-- DM festgesetzt.

Gründe:

I. Die Anmelderin begehrt mit ihrer am 9. Juli 1992 eingereichten Anmeldung Schutz für das Wortzeichen

"Tresana"

für verschiedene Waren der Klassen 1 und 3 u.a. "Blumendünger".

Der gemäß § 5 Abs. 1 WZG bekanntgemachten Anmeldung hat die Inhaberin des prioritätsälteren Warenzeichens Nr. 991 307

"COMPO-SANA",

eingetragen u.a. für "Düngemittel", aus den Gründen des § 5 Abs. 4 Nr. 1 WZG bezüglich der Ware "Blumendünger" widersprochen.

Die Prüfungsstelle für Klasse 1 Wz des Deutschen Patentamts hat die zeichenrechtliche Übereinstimmung verneint und den Widerspruch zurückgewiesen.

Die Beschwerde der Widersprechenden ist erfolglos geblieben.

Mit der (zugelassenen) Rechtsbeschwerde, deren Zurückweisung die Anmelderin beantragt, verfolgt die Widersprechende ihren Widerspruch weiter.

II. Das Bundespatentgericht hat - unter Anwendung des neuen Markenrechts - markenrechtliche Verwechslungsgefahr verneint und dazu ausgeführt: Zwar müsse das angemeldete Zeichen bei der gegebenen Warenidentität einen deutlichen Abstand von der Widerspruchsmarke wahren; dem werde die Anmeldung aber gerecht. Der Widerspruchsmarke komme durchschnittliche Kennzeichnungskraft und damit ein normaler Schutzumfang zu. Eine Stärkung der Kennzeichnungskraft durch langjährige intensive Benutzung der Widerspruchsmarke könne nicht zugrunde gelegt werden, da die Benutzungslage angesichts des Bestreitens der Anmelderin nicht "liquide" sei. Zwar könne die Gefahr der Verwechselbarkeit zweier Marken auch dadurch begründet werden, daß die Marken nur in einem, ihren Gesamteindruck prägenden Bestandteil übereinstimmten. Der Gesamteindruck der Widerspruchsmarke werde jedoch nicht durch ihren Bestandteil "SANA" geprägt. Das Wort sei die weibliche Form des lateinischen Wortes "sanus" und bedeute gesund, heil. In Fremdwörtern (z.B. Sanatorium) habe dieser Bestandteil Eingang in die deutsche Sprache gefunden. In bezug auf die eingetragene Ware "Düngemittel" sei er warenbeschreibend, weil mit ihm lediglich auf die Düngemitteln innewohnende Bestimmung zur Aufzucht gesunder Pflanzen hingewiesen werde. Ein derartiger beschreibender Bestandteil sei nicht geeignet, im Rahmen von Mehrwortzeichen eine den Gesamteindruck bestimmende oder mitbestimmende Wirkung zu entfalten. Der kennzeichnende Schwerpunkt der Widerspruchsmarke liege auf dem Bestandteil "COMPO". Dem stehe nicht entgegen, daß es sich bei diesem Bestandteil um den Firmennamen der Widersprechenden handele. Zwar sei in der Rechtsprechung anerkannt, daß eine Herstellerangabe im Rahmen eines Mehrwortzeichens im allgemeinen weitgehend in den Hintergrund trete. In der Widerspruchsmarke trete die Herstellerangabe, sofern sie vom Verkehr überhaupt als solche erkannt werde, angesichts des beschreibenden Inhalts des weiteren Bestandteils "SANA" jedoch nicht zurück.

Unter diesen Umständen könne offenbleiben, ob hinsichtlich des angemeldeten Ein-Wort-Zeichens "Tresana" die zu mehrteiligen Marken entwickelte Rechtsprechung über die Prägung des Gesamteindrucks überhaupt anwendbar sei. Jedenfalls seien keine Umstände erkennbar, die für ein Weglassen der Anfangssilbe "Tre-" sprechen könnten.

Auch eine Verwechslungsgefahr in dem Sinne, daß das angemeldete Zeichen mit der Widerspruchsmarke gedanklich in Verbindung gebracht werde, sei nicht gegeben. Sie erfasse vor allem die Fälle, in denen der Verkehr zwar nicht die Kennzeichen selbst miteinander verwechsle, aber aufgrund gemeinsamer Merkmale den irrigen Schluß ziehe, die so gekennzeichneten Waren hätten den gleichen betrieblichen Ursprung (mittelbare Verwechslungsgefahr). Dies könne im wesentlichen nur beim Fachpublikum in Betracht gezogen werden, das mit den Bezeichnungen der Hersteller ständig in Berührung komme und mit speziellen Formen der Markenbildung, zum Beispiel im Zusammenhang mit Firmenschlagworten, deren Abkürzungen oder Markenserien und deren Bestandteilen vertraut sei. Der Annahme, allein dem Bestandteil "SANA" komme Hinweischarakter zu, stehe schon entgegen, daß er in beschreibendem Sinne verstanden werden könne, so daß ihm von vornherein die Eignung als Stammbestandteil einer Markenserie fehle. Dafür, daß dem Wort "SANA" durch intensive Benutzung Hinweischarakter für die Widersprechende auch in Markenzusammensetzungen zukomme, fehle es, da die Benutzungslage nicht "liquide" sei, an ausreichenden tatsächlichen Anhaltspunkten.

III. Die infolge ihrer Zulassung statthafte und auch sonst zulässige Rechtsbeschwerde hat in der Sache keinen Erfolg.

1. Zutreffend ist das Bundespatentgericht nach dem Inkrafttreten des Markengesetzes am 1. Januar 1995 davon ausgegangen, daß im Streitfall auf den vor dem genannten Zeitpunkt erhobenen und auf § 5 Abs. 4 Nr. 1 WZG gestützten Widerspruch anstelle der letztgenannten Bestimmung die Vorschrift des § 42 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG anzuwenden (§ 158 Abs. 2 Satz 2 MarkenG) und zu prüfen ist, ob die bekanntgemachte Marke der Anmelderin mit der prioritätsälteren Widerspruchsmarke nach § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG kollidiert und ihr deshalb die Eintragung versagt werden muß.

2. Danach kann eine bekanntgemachte Zeichenanmeldung im Falle eines Widerspruchs nicht eingetragen werden (§ 42 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG), wenn wegen ihrer Ähnlichkeit mit einer eingetragenen Marke mit älterem Zeitrang und der Identität der durch die beiden Marken erfaßten Waren für das Publikum die Gefahr von Verwechslungen besteht. Das Bundespatentgericht hat eine Verwechslungsgefahr verneint. Diese Beurteilung hält der rechtlichen Nachprüfung stand.

a) Nach der Auslegung von Art. 4 Abs. 1 Buchst. b MarkenRL durch die Rechtsprechung des Gerichtshofes der Europäischen Gemeinschaften (EuGH, Urt. v. 11.11.1997 - Rs. C- 251/95, GRUR Int. 1998, 56, 57 = WRP 1998, 39 - Sabel/Puma), die für die Auslegung der in Umsetzung dieser Richtlinienbestimmung erlassenen Vorschrift des § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG von maßgeblicher Bedeutung ist, ist die Frage der Verwechslungsgefahr unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalles umfassend zu beurteilen. Hierzu gehören insbesondere der Bekanntheitsgrad der Marke im Markt, die gedankliche Verbindung, die das benutzte oder eingetragene Zeichen zu ihr hervorrufen kann, sowie der Grad der Ähnlichkeit zwischen der Marke und dem Zeichen und zwischen den damit gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen (vgl. MarkenRL Erwägungsgrund 10). Bei der umfassenden Beurteilung ist, wie der Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften des weiteren ausgeführt hat, hinsichtlich der Ähnlichkeit der Marken auf den Gesamteindruck abzustellen, den diese hervorrufen, wobei insbesondere die sie unterscheidenden und dominierenden Elemente zu berücksichtigen sind. Hierbei kommt es maßgebend darauf an, wie die Marke auf den Durchschnittsverbraucher der jeweils in Frage stehenden Waren wirkt. Diese Auslegung der vorerwähnten Richtlinienbestimmung entspricht der Rechtsprechung des Senats zum Markengesetz, nach der darüber hinaus bei der Anwendung dieser Rechtsgrundsätze auch weiterhin die schon in der bisherigen Rechtsprechung zum Warenzeichengesetz anerkannten Erfahrungssätze Bedeutung haben (BGH, Beschl. v. 29.6.1995 - I ZB 22/93, GRUR 1996, 198 = WRP 1997, 443 - Springende Raubkatze; BGHZ 131, 122, 124 f. - Innovadiclophlont; Beschl. v. 5.3.1998 - I ZB 28/95 - MEISTERBRAND, Umdr. S. 9 f.).

b) Zutreffend hat das Bundespatentgericht danach den Gesamteindruck der Widerspruchsmarke ermittelt und ist - anders als die Rechtsbeschwerde meint - in nicht zu beanstandender Weise zu dem Ergebnis gelangt, daß dieser durch die Gesamtheit der Widerspruchsmarke und nicht durch das Element "SANA" geprägt werde.

Die Beurteilung der Prägung des Gesamteindrucks einer Kennzeichnung liegt im wesentlichen auf tatrichterlichem Gebiet. Im Rechtsbeschwerdeverfahren ist lediglich zu prüfen, ob das Bundespatentgericht den Rechtsbegriff zutreffend erfaßt und bei seiner Würdigung nicht gegen Denkgesetze oder Erfahrungssätze verstoßen hat. Diesen Anforderungen genügt der angefochtene Beschluß.

Die Rüge der Rechtsbeschwerde, das Wort "sana" sei eine reine Phantasiebezeichnung, deshalb hätte das Bundespatentgericht ihm normale Kennzeichnungskraft beimessen müssen, greift nicht durch. In bezug auf die in Rede stehenden Düngemittel hat der Bestandteil "SANA" einen warenbeschreibenden Anklang, weil mit dem Wort auf die den Düngemitteln innewohnende Bestimmung der Aufzucht gesunder Pflanzen hingewiesen wird (vgl. auch BGH, Urt. v. 1.7.1993 - I ZR 194/91, GRUR 1993, 972, 975 - Sana/Schosana). Das führt jedenfalls dazu, daß er von Hause aus nur schwach kennzeichnend wirkt. Von einer Stärkung dieser schwachen Kennzeichnungskraft durch langjährige intensive Benutzung, die die Widersprechende geltend gemacht hat, kann, wie das Bundespatentgericht zutreffend angenommen hat, nicht ausgegangen werden. Denn die Benutzungshandlungen der Widersprechenden haben sich, wie deren Vortrag zu entnehmen ist, auf die Verwendung der Widerspruchsmarke "COMPO-SANA" als Gesamtheit bezogen. Eine Stärkung der Kennzeichnungskraft des Elements "SANA" kann daraus nicht hergeleitet werden. Zutreffend ist das Bundespatentgericht angesichts des Bestreitens des Benutzungsumfangs durch die Anmelderin aber auch davon ausgegangen, daß die Benutzungslage als nicht "liquide" im Sinne der Rechtsprechung des Senats (BGHZ 46, 152, 156 f. - Vitapur) angesehen werden muß.

Besteht eine Marke, wie im Streitfall die Widerspruchsmarke, aus einem als solchen nicht bekannten Firmennamen und einem kennzeichnungsschwachen Bestandteil ("SANA"), ist es dem Tatrichter nicht verwehrt, die Prägung des Gesamteindrucks des angemeldeten Zeichens durch die Gesamtheit des Zeichens und nicht durch einen einzelnen Bestandteil anzunehmen. Bei seiner Beurteilung hat das Bundespatentgericht zutreffend zugrunde gelegt, daß ein als Herstellerangabe erkennbarer Bestandteil einer Marke im allgemeinen zwar weitgehend in den Hintergrund tritt, weil der Verkehr die Waren, anders als etwa im Warenbereich der Bekleidung, meist nicht nach dem Namen des Herstellers unterscheidet, sondern seine Aufmerksamkeit auf die sonstigen Merkmale zeichenmäßiger Kennzeichnung richtet (BGH, Beschl. v. 14.3.1996 - I ZB 36/93, GRUR 1996, 404, 405 = WRP 1996, 739 - Blendax Pep; Beschl. v. 14.3.1996 - I ZB 37/93, GRUR 1996, 406, 407 = WRP 1997, 567 - JUWEL; Beschl. v. 10.7.1997 - I ZB 6/95, WRP 1997, 1186, 1187 - IONOFIL, m.w.N.). Es ist jedoch der Beurteilung des Einzelfalls vorbehalten, ob in der Sicht des Verkehrs die Herstellerangabe im Gesamtzeichen in den Hintergrund tritt oder nicht. Dabei ist die Beurteilung, wie die Bedeutung einer Herstellerangabe in einem Zeichen für dessen Gesamteindruck zu bewerten ist, auch davon abhängig, ob die Herstellerangabe als solche dem Verkehr bekannt ist, weil nur im Fall ihrer Bekanntheit oder wenn sich die Angabe aus sonstigen Gründen als Hinweis auf den Hersteller erkennen läßt, ihre Eignung als Produktkennzeichnung zurücktritt. Eine Bekanntheit oder Erkennbarkeit des Bestandteils "COMPO" im allgemeinen Verkehr als Firmenname der Widersprechenden hat das Bundespatentgericht nicht festgestellt.

Von der Prägung des Gesamteindrucks der Widerspruchsmarke durch den kennzeichnungsschwachen Bestandteil "SANA" ist auch nicht deshalb ausnahmsweise auszugehen, weil, wie die Widersprechende im Beschwerdeverfahren durch Vorlage eines Katalogs "1992/1993" vorgetragen hat, es sich bei dem weiteren Bestandteil "COMPO" um ein für sie durchgesetztes und als Stammbestandteil für eine ganze Zeichenserie verwendetes Element handele, dem - ähnlich wie der Angabe des Herstellernamens - als Produktbezeichnung weniger Bedeutung zukomme. Zwar kann sich die Widersprechende insoweit auf entsprechende Rechtsgrundsätze in der Rechtsprechung des Senats beziehen (BGH, Beschl. v. 4.7.1996 - I ZB 6/94, GRUR 1996, 977 = WRP 1997, 571 - DRANO/P3-drano). Indessen liegen die Gegebenheiten im Streitfall anders als in dem der zitierten Entscheidung zugrundeliegenden Sachverhalt. Denn die Widersprechende hat nicht vorgetragen, daß sie mit dem Bestandteil "COMPO" eine dem angesprochenen Verkehr bekannte ganze Zeichenserie gebildet hat. Nur in diesem Fall könnte nämlich der Bestandteil - wie eine bekannte Firmenbezeichnung (vgl. BGH GRUR 1996, 404, 405 - Blendax Pep) für den angesprochenen allgemeinen Verkehr die Annahme nahelegen, die Widersprechende verwende ihn zusammen mit produktbezogenen Sortennamen, weshalb allein diesen anderen Bestandteilen eine das jeweilige Gesamtzeichen prägende, ein bestimmtes Produkt der Widersprechenden kennzeichnende Bedeutung zukomme. Einer derartigen Schlußfolgerung steht im Streitfall schon entgegen, daß die Widersprechende in ihren Produktkennzeichnungen in großem Umfang rein beschreibende Begriffe verwendet (z.B. "COMPO Blaukorn", "COMPO Düngestäbchen", "COMPO Bittersalz"), die den Verkehr dazu nötigen, sich gerade an dem Bestandteil "COMPO" betriebskennzeichnend und warenindividualisierend zu orientieren. Deshalb kann nicht davon ausgegangen werden, daß der Verkehr den Bestandteil "COMPO" als Stammbestandteil einer Zeichenserie der Widersprechenden ansieht.

Kann demnach von einer Prägung des Gesamteindrucks der Widerspruchsmarke durch den allein als kollisionsbegründend in Betracht kommenden Bestandteil "SANA" nicht ausgegangen werden, scheidet eine unmittelbare Verwechslungsgefahr aus.

c) Zum Gesamteindruck des angemeldeten Zeichens hat das Bundespatentgericht überdies ausgeführt, es seien keine Umstände erkennbar, die für das Weglassen der Silbe "Tre-" aus dem angemeldeten Zeichen sprechen könnten. Diese bilde einen integralen Bestandteil des in seiner Kombination insgesamt phantasievollen angemeldeten Zeichens. Soweit die Rechtsbeschwerde demgegenüber meint, "SANA" sei der das angemeldete Zeichen prägende Bestandteil, verfällt sie in eine unzulässig zergliedernde, semantische Betrachtungsweise des als einheitlicher Begriff gewählten Kennzeichens "Tresana" und vernachlässigt dabei, daß gerade der Anfang eines Begriffs - anders als die Rechtsbeschwerde meint dessen Gesamteindruck wesentlich mitbestimmt (BGHZ 131, 122, 125 - Innovadiclophlont). Darüber hinaus besteht kein Erfahrungssatz, der die Annahme zuließe, einzelne Silben von Zeichenwörtern könnten deshalb für den Gesamteindruck unberücksichtigt bleiben, weil sie, wie die Rechtsbeschwerde für das italienische Zahlwort "tre" annimmt, vom Verkehr als solche erkannt würden. Dem steht entgegen, daß der Verkehr erfahrungsgemäß eine Marke in der Regel so aufnimmt, wie sie ihm entgegentritt, ohne daß eine analysierende, möglichen Bestandteilen und/oder deren Begriffsbedeutung nachgehende Betrachtungsweise Platz greift (BGH, Beschl. v. 19.1.1995 - I ZB 20/92, GRUR 1995, 408, 409 - PROTECH, m.w.N.). Dies gilt im Streitfall um so mehr, als auch von den Waren her kein Anhalt für die Verwendung eines (durch fremdsprachige Form verfremdeten) Zahlworts gegeben ist.

d) Rechtsfehlerfrei hat das Bundespatentgericht auch eine Verwechslungsgefahr unter dem Aspekt eines Serienzeichens ("mittelbare Verwechslungsgefahr") verneint. Es hat dazu ausgeführt, daß eine solche Verwechslungsgefahr im wesentlichen nur beim Fachpublikum in Betracht gezogen werden könne. Da der Bestandteil in beschreibendem Sinne verstanden werden könne, sei er von vornherein nicht als betriebskennzeichnender Stammbestandteil einer Markenserie geeignet. Dafür, daß das Wort "SANA" infolge intensiver Benutzung Hinweischarakter für die Widersprechende gewonnen habe, fehle es an ausreichenden tatsächlichen Anhaltspunkten. Gegen diese Beurteilung wendet sich die Rechtsbeschwerde ohne Erfolg.

Zwar ist grundsätzlich weder eine bestimmte noch eine jedenfalls größere Anzahl von eingetragenen Zeichen mit dem Stammbestandteil Voraussetzung für die Annahme der Verwechslungsgefahr unter dem Gesichtspunkt des Serienzeichens. Abzustellen ist vielmehr auf den Hinweischarakter des in Frage stehenden (Stamm-) Bestandteils, der nicht lediglich infolge der Verwendung mehrerer Zeichen mit demselben Stamm in Betracht kommt, sondern ausnahmsweise auch dann angenommen werden kann, wenn der Bestandteil aus anderen Gründen als betrieblicher Herkunftshinweis oder als Firmenhinweis Verkehrsgeltung erreicht hat und deshalb vom Verkehr als Stamm einer Zeichenserie verstanden wird (BGHZ 131, 122, 126 f. - Innovadiclophlont; BGH, Urt. v. 7.12.1995 - I ZR 130/93, GRUR 1996, 267, 269 = WRP 1997, 453 - AQUA). Daß das Bundespatentgericht angesichts der Kennzeichnungsschwäche des Bestandteils "SANA" diesem die Eignung als Stammbestandteil abgesprochen hat, kann aus Rechtsgründen nicht beanstandet werden. Die Widersprechende hat nicht aufgezeigt, inwiefern gleichwohl - etwa infolge Benutzung und Erlangung von Verkehrsgeltung - der Bestandteil "SANA" als Stamm für sie Hinweischarakter gewonnen habe.

IV. Nach alledem war die Rechtsbeschwerde mit der Kostenfolge aus § 90 Abs. 2 MarkenG zurückzuweisen.

Ende der Entscheidung