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Zur Gefahr der Verwechslung der Marken "MONOFLAM" und "POLYFLAM", insbesondere unter dem Gesichtspunkt eines Verständnisses der Marken als Gegensatzpaar.

BGH, Beschl. v. 25. März 1999 - I ZB 32/96 - Bundespatentgericht

I ZB 32/96

Verkündet am: 25. März 1999

Führinger Justizangestellte als Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle

MONOFLAM/POLYFLAM

in der Rechtsbeschwerdesache

betreffend die IR-Marke Nr. 576 562

Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofes hat auf die mündliche Verhandlung vom 25. März 1999 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Erdmann und die Richter Prof. Dr. Mees, Dr. v. Ungern-Sternberg, Starck und Dr. Bornkamm

beschlossen:

Die Rechtsbeschwerde gegen den Beschluß des 30. Senats (Marken-Beschwerdesenats VII) des Bundespatentgerichts vom 23. April 1996 wird auf Kosten der Widersprechenden zurückgewiesen.

Der Gegenstandswert der Rechtsbeschwerde wird auf 50.000,-- DM festgesetzt.

Gründe:

I. Die Rechtsbeschwerdegegnerin ist Inhaberin der IR-Marke Nr. 576 562 "POLYFLAM". Sie begehrt für diese Marke in der Bundesrepublik Deutschland Schutz für die Waren: "Produits pharmaceutiques pour le traitement d'inflammations ou de maladies dégénératives du système locomoteur, telles que l'arthrite rhumatoide, la spondylarthrite et l'arthrose."

Hiergegen hat die Inhaberin der u.a. für "pharmazeutische und veterinärmedizinische Erzeugnisse sowie Präparate für die Gesundheitspflege" eingetragenen prioritätsälteren Marke Nr. 1 055 449 "MONOFLAM" Widerspruch erhoben. Die Markeninhaberin hat die Benutzung der Widerspruchsmarke bestritten.

Die Prüfungsstelle für Klasse 5 IR des Deutschen Patentamts hat durch Beschluß des Erstprüfers den Widerspruch wegen mangelnder Gefahr der Verwechslung der sich gegenüberstehenden Marken zurückgewiesen. Auf die Erinnerung der Widersprechenden hat die Markenstelle des Deutschen Patentamts diesen Beschluß aufgehoben und der IR-Marke den Schutz für die Bundesrepublik Deutschland versagt.

Auf die Beschwerde der Markeninhaberin hat das Bundespatentgericht den Erinnerungsbeschluß aufgehoben und den Widerspruch zurückgewiesen (BPatG BlPMZ 1997, 320).

Mit der (zugelassenen) Rechtsbeschwerde, deren Zurückweisung die Markeninhaberin beantragt, verfolgt die Widersprechende ihren Widerspruch weiter.

II. Das Bundespatentgericht hat - unter Anwendung des neuen Markenrechts - eine Verwechslungsgefahr verneint und dazu ausgeführt:

Zugunsten der Widersprechenden könne eine rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke für "Diclofenac-haltige Mittel" unterstellt werden. Diese seien den Waren der angegriffenen Marke sehr ähnlich, so daß auch Warenidentität möglich erscheine. Die einander gegenüberstehenden Marken seien jedoch nicht so ähnlich, daß die Gefahr von Verwechslungen gegeben sei.

Der Gesamteindruck der beiden Marken sei derart unterschiedlich, daß die Gefahr unmittelbarer Verwechslungen nicht zu besorgen sei. Die Übereinstimmungen beschränkten sich auf die Schlußsilbe "FLAM" und den Vokal "o" in der ersten Silbe. Die Abweichungen im Anfangskonsonanten und in den jeweiligen zweiten Silben erschienen auffällig genug, um eine Verwechslungsgefahr auszuschließen. Eine Prägung der einheitlichen Wortmarken durch einen einzelnen Bestandteil komme nicht in Betracht. Die Möglichkeit einer Abspaltung der Bestandteile "MONO" und "POLY" scheide ohnehin aus, weil diese - glatt beschreibenden - Angaben mit dem jeweils anderen Zeichenbestandteil zu einem zusammengehörigen Ganzen verbunden seien.

Ebenso bestehe nicht die Gefahr, daß die Marken gedanklich miteinander in Verbindung gebracht würden. Mangels ausreichender Anhaltspunkte für das Gegenteil sei anzunehmen, daß die - isoliert betrachtet beschreibenden - Markenteile "MONO" und "POLY" mit dem Bestandteil "FLAM" zu sprachüblich gebildeten, einheitlichen und eigenständigen Wörtern verbunden seien. Die Widersprechende habe weder belegen können, daß sie Serienzeichen gebildet habe noch daß der Bestandteil "FLAM" für sie als Herkunfts- oder Firmenhinweis durchgesetzt sei. Danach verbleibe als Indiz dafür, daß die Marken miteinander in Verbindung gebracht werden könnten, lediglich der Umstand, daß die Anfangsbestandteile der einander gegenüberstehenden Marken beschreibende Bedeutung haben könnten und deshalb der kennzeichenrechtliche Schwerpunkt nicht in diesen Markenteilen liege. Die mögliche gedankliche Verbindung, die zwischen den Markenbestandteilen "MONO" und "POLY" hergestellt werden könne, reiche nicht aus, um eine Verwechslungsgefahr zu begründen.

III. Die zulässige Rechtsbeschwerde hat keinen Erfolg.

Das Bundespatentgericht hat zu Recht entschieden, daß dem Schutz der angegriffenen Marke "POLYFLAM" nicht die - nach § 158 Abs. 2 Satz 2, §§ 114, 107, 42 Abs. 2 Nr. 1, § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG zu beurteilende - Gefahr der Verwechslung mit der älteren Widerspruchsmarke "MONOFLAM" entgegensteht. Auf die von dem Bundespatentgericht offengelassene Frage, ob die Widerspruchsmarke in der eingetragenen Form benutzt worden ist, kommt es daher nicht mehr an.

1. Die Frage der Verwechslungsgefahr im Sinne des § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG ist unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls zu beurteilen (vgl. EuGH, Urt. v. 11.11.1997 - Rs. C-251/95, GRUR 1998, 387, 389 Tz. 22 = WRP 1998, 39 - Sabèl/Puma; Urt. v. 29.9.1998 - Rs. C-39/97, GRUR 1998, 922, 923 Tz. 16 f. = WRP 1998, 1165 - Canon). Dabei besteht eine Wechselbeziehung zwischen den in Betracht kommenden Faktoren, insbesondere der Ähnlichkeit der Marken und der Ähnlichkeit der damit gekennzeichneten Waren sowie der Kennzeichnungskraft der prioritätsälteren Marke. So kann insbesondere ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Waren durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Marken ausgeglichen werden und umgekehrt (vgl. EuGH GRUR 1998, 922, 923 Tz. 17 - Canon). Hinsichtlich der Ähnlichkeit der Marken ist auf den Gesamteindruck abzustellen, den diese bei dem Durchschnittsverbraucher der jeweils in Frage stehenden Waren hervorrufen (EuGH GRUR 1998, 387, 390 Tz. 23 - Sabèl/Puma).

2. Bei Anwendung dieser Grundsätze ist es aus Rechtsgründen nicht zu beanstanden, daß das Bundespatentgericht die Gefahr einer unmittelbaren Verwechslung der einander gegenüberstehenden Marken verneint hat. Daran ändert auch der Umstand nichts, daß mit Rücksicht auf die vom Bundespatentgericht als möglich unterstellte Warenidentität ein strenger Maßstab bei der Prüfung der Verwechslungsgefahr anzulegen ist. Das Bundespatentgericht hat die seiner Beurteilung zugrundeliegenden Feststellungen ohne Verstoß gegen Denkgesetze oder Erfahrungssätze getroffen.

a) Das Bundespatentgericht ist ersichtlich von einer normalen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke ausgegangen. Etwas anderes macht auch die Rechtsbeschwerde nicht geltend.

b) Für die Beurteilung des Gesamteindrucks der einander gegenüberstehenden Marken ist hier schon deshalb nicht nur auf Ärzte, Apotheker und deren Hilfskräfte sowie die mit dem Vertrieb von Arzneimitteln befaßten Verkehrskreise, sondern auch auf den allgemeinen Verkehr abzustellen, weil die Warenverzeichnisse nicht auf verschreibungspflichtige Arzneimittel beschränkt sind (vgl. BGH, Urt. v. 25.1.1990 - I ZR 83/88, GRUR 1990, 453, 455 - L-Thyroxin; Urt. v. 4.12.1997 - I ZR 111/95, GRUR 1998, 815, 817 = WRP 1998, 755 - Nitrangin; Fezer, Markenrecht, § 14 MarkenG Rdn. 155).

c) Das Bundespatentgericht hat rechtsfehlerfrei angenommen, daß die Angaben "MONO" in der Widerspruchsmarke und "POLY" in der angegriffenen Marke aus der Sicht des Verkehrs jeweils mit dem übereinstimmenden Zeichenbestandteil "FLAM" zu einem zusammengehörigen Ganzen verbunden sind. Dies entspricht dem Erfahrungssatz, daß der Verkehr Marken regelmäßig in der Form aufnimmt, in der sie ihm entgegentreten (vgl. EuGH GRUR 1998, 387, 390 Tz. 23 - Sabèl/Puma; BGH, Beschl. v. 5.3.1998 - I ZB 28/95, GRUR 1998, 932, 933 = WRP 1998, 868 - MEISTERBRAND), ohne daß eine analysierende, zergliedernde, möglichen Bestandteilen und/oder deren Begriffsbedeutung nachgehende Betrachtungsweise Platz greift (BGH, Beschl. v. 19.1.1995 - I ZB 20/92, GRUR 1995, 408, 409 - PROTECH; Beschl. v. 2.4.1998 - I ZB 25/96, GRUR 1998, 927, 929 = WRP 1998, 872 - COMPO-SANA, jeweils m.w.N.). Dementsprechend kann auch ein Bestandteil, der einer beschreibenden Angabe entnommen ist, zur Prägung des Gesamteindrucks der Marke beitragen (BGHZ 131, 122, 125 f. - Innovadiclophlont, m.w.N.). Zu Veränderungen, namentlich zu Verkürzungen von Markenwörtern besteht für den Verkehr im allgemeinen kein Anlaß. Von einer maßgeblichen Prägung der einander gegenüberstehenden Marken jeweils durch den Bestandteil "FLAM" kann im Streitfall um so weniger ausgegangen werden, als der Sinngehalt der Bestandteile "MONO" bzw. "POLY" nach den Feststellungen des Bundespatentgerichts nicht notwendigerweise sämtlichen der beteiligten Verkehrskreise geläufig ist. Anhaltspunkte für eine davon abweichende Beurteilung, wie sie im Arzneimittelbereich etwa bei Mengen-, Wirk- und Beschaffenheitshinweisen (z.B. "forte" oder "fluid") gegeben sein können (vgl. BGH GRUR 1990, 453, 455 - L-Thyroxin; BGHZ 131, 122, 126 - Innovadiclophlont), hat das Bundespatentgericht rechtsfehlerfrei nicht als gegeben erachtet.

Auch unter Berücksichtigung des Erfahrungssatzes, daß die Übereinstimmungen stärker im Erinnerungsbild zu haften pflegen, und dessen Rechtsfolge, daß bei der Prüfung der Verwechslungsgefahr grundsätzlich mehr auf die gegebenen Übereinstimmungen der zu vergleichenden Marken abzuheben ist als auf die Abweichungen (vgl. BGH, Beschl. v. 12.2.1998 - I ZB 32/95, GRUR 1998, 924, 925 = WRP 1998, 875 - salvent/Salventerol, m.w.N.), konnte danach das Bundespatentgericht ohne weiteres die Gefahr einer unmittelbaren Verwechslung der Marken verneinen. Die Marken weisen zwar eine Reihe von Übereinstimmungen auf, insbesondere in der Wortlänge, der Silbenzahl, dem Rhythmus der Aussprache und in der gemeinsamen Endsilbe "FLAM". Dem stehen aber die erheblichen Unterschiede in den beiden ersten Silben der Marken gegenüber, die eine unmittelbare Verwechslungsgefahr ausschließen. Gerade der Wortanfang, auf dem hier zudem die Betonung liegt, ist erfahrungsgemäß für den Gesamteindruck eines Zeichens von Bedeutung, weil der Verkehr diesem regelmäßig größere Beachtung schenkt als Endsilben (vgl. BGH GRUR 1998, 924, 925 - salvent/Salventerol, m.w.N.).

3. Nach der rechtsfehlerfreien Beurteilung des Bundespatentgerichts wird die Gefahr einer Verwechslung der einander gegenüberstehenden Marken auch nicht in der Weise begründet, daß diese gedanklich miteinander in Verbindung gebracht werden. Die in § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG enthaltene Bestimmung, wonach die Verwechslungsgefahr die Gefahr einschließt, daß die Marken gedanklich miteinander in Verbindung gebracht werden, begründet - schon nach ihrem Wortlaut - keinen eigenen, über die Verwechslungsgefahr hinausgehenden Markenverletzungstatbestand (vgl. dazu EuGH GRUR 1998, 387, 389 Tz. 18 - Sabèl/Puma). Die Möglichkeit allein, daß eine gedankliche Verbindung zwischen den Marken hergestellt werden kann, führt noch nicht zu einer Verwechslungsgefahr.

a) Nach den nicht mit Verfahrensrügen angegriffenen Feststellungen des Bundespatentgerichts sind die Voraussetzungen einer Verwechslungsgefahr unter dem Gesichtspunkt des Serienzeichens nicht gegeben. Die ergänzenden Ausführungen der Rechtsbeschwerdeführerin in der mündlichen Verhandlung konnte der Senat nicht berücksichtigen, da sie neues Vorbringen enthalten.

b) Der Sinnzusammenhang, der sich für die einander gegenüberstehenden Marken daraus ergeben kann, daß die jeweils ersten beiden Silben "MONO" und "POLY" den griechischen Wörtern "monos" (allein, einzig) und "polys" (viel, häufig) entlehnt sind, ist nach der rechtsfehlerfreien Auffassung des Bundespatentgerichts nicht ausreichend für die Annahme einer Verwechslungsgefahr.

(1) Das Bundespatentgericht hat diese Beurteilung damit begründet, daß der Sinngehalt der Markenbestandteile "MONO" und "POLY" nicht notwendig allen in den angesprochenen Verkehrskreisen geläufig sei. Vor allem aber sei ihr beschreibender Aussagegehalt nicht derart, daß der Verkehr veranlaßt sein könne, entsprechende Kennzeichnungen ohne weiteres als Paare anzusehen und denselben Herstellerbetrieben zuzuordnen. Im Bereich der Arzneimittel fänden sich zwar einige Begriffe, die mit "Mono", und - deutlich zahlreicher - solche, die mit "Poly" anfingen; allenfalls vereinzelt sei aber einem mit "Mono" beginnenden Begriff ein entsprechender Begriff mit "Poly" zugeordnet. Auch bei den Fremdwörtern der Umgangssprache stünden sich solche Begriffspaare nur vereinzelt gegenüber (etwa polygam/monogam; polyphon/monophon). Für andere - geläufigere - Fremdwörter mit "Mono" am Anfang fehlten dagegen entsprechende mit "Poly" zusammengesetzte Wörter (z.B. Monotonie).

(2) Gegen diese in erster Linie tatrichterlichen Erwägungen wendet sich die Rechtsbeschwerde ohne Erfolg. Im Hinblick darauf, daß eine unmittelbare Verwechslungsgefahr ausgeschlossen ist und den abweichenden Zeichenbestandteilen kein übereinstimmender, sondern allenfalls ein gegensätzlicher Sinngehalt entnommen werden kann, könnte eine Verwechslungsgefahr nur angenommen werden, wenn sich für maßgebliche Teile der angesprochenen Verkehrskreise aufdrängen würde, daß die Zeichen wegen dieser Bestandteile aufeinander bezogen sind (vgl. dazu auch Althammer/Ströbele, Markengesetz, 5. Aufl., § 9 Rdn. 193). Dies ist aber nach den getroffenen Feststellungen nicht der Fall. Danach ist davon auszugehen, daß der Sinngehalt der Markenbestandteile "MONO" und "POLY" einem Teil der angesprochenen Verkehrskreise bereits als solcher nicht geläufig ist, anderen zumindest nicht in der Weise, daß sie Kennzeichen mit derartigen Bestandteilen als Gegensatzpaare, die ein und demselben Unternehmen zuzuordnen sind, ansehen würden. Den nicht zu den Fachkreisen gehörenden Teilen des Verkehrs wird das Erkennen des Bedeutungsgehalts von Markenbestandteilen wie "MONO" und "POLY" bei Arzneimittelbezeichnungen im übrigen auch dadurch erschwert, daß sie solche Bezeichnungen in aller Regel als reine Fachbegriffe auffassen, die nach eigenen Regeln gebildet sind.

Aus den Feststellungen des Bundespatentgerichts ergibt sich auch kein Anhaltspunkt dafür, daß ein Zusammenhang der einander gegenüberstehenden Marken infolge der Verwendung der dem Sinngehalt nach gegensätzlichen Bestandteile "MONO" und "POLY" wenigstens für die angesprochenen Fachkreise auf der Hand liege und diese Fachkreise Arzneimittel mit solchen Bezeichnungen ohne weiteres demselben Unternehmen zuordneten. Die Rechtsbeschwerde beruft sich demgegenüber lediglich darauf, daß der Bedeutungsgehalt der Markenbestandteile "MONO" und "POLY" Personen mit gehobener Bildung aufgrund ihrer Allgemeinbildung bekannt sei, so daß diese durchaus imstande seien, den durch diese Bestandteile begründeten Gegensatzcharakter auch eines neuen und bisher vielleicht noch weniger gebräuchlichen Begriffspaares zu erkennen. Abgesehen davon, daß dies nicht genügen könnte, um eine Verwechslungsgefahr zu begründen, begibt sich die Rechtsbeschwerde mit diesen Ausführungen jedenfalls auf das ihr grundsätzlich verschlossene Gebiet der tatrichterlichen Würdigung. Ein Verstoß gegen Erfahrungssätze ist nicht erkennbar.

IV. Danach war die Rechtsbeschwerde der Widersprechenden mit der Kostenfolge aus § 90 Abs. 2 Satz 1 MarkenG zurückzuweisen.

Ende der Entscheidung