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MarkenG § 26 Abs. 3

Wird eine eingetragene, normal kennzeichnungskräftige Einwortmarke in einer Form benutzt, bei der dem aus einem Namen bestehenden Markenwort eine Warenbezeichnung und eine Qualitätsangabe hinzugefügt sind (hier: HOLTKAMP MÖBEL BEISPIELHAFT), so ist darin eine rechtserhaltende Benutzung i.S. von § 26 Abs. 3 MarkenG zu sehen, wenn der Verkehr in der benutzten Form einen besonderen Betonungsrhythmus nicht erkennt und deshalb nicht veranlaßt wird, in der benutzten Form einen von der eingetragenen Form abweichenden, neuen Gesamtbegriff zu sehen.

BGH, Beschl. v. 9. Juli 1998 - I ZB 37/96 - Bundespatentgericht

I ZB 37/96

Verkündet am: 9. Juli 1998

Führinger Justizangestellte als Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle

in der Rechtsbeschwerdesache

betreffend die Markenanmeldung H 62 188/20 Wz

Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofes hat auf die mündliche Verhandlung vom 9. Juli 1998 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Erdmann und die Richter Prof. Dr. Mees, Dr. v. Ungern-Sternberg, Starck und Dr. Bornkamm

beschlossen:

Auf die Rechtsbeschwerde der Anmelderin wird der Beschluß des 26. Senats (Marken-Beschwerdesenats III) des Bundespatentgerichts vom 21. Februar 1996 aufgehoben.

Die Sache wird zur anderweitigen Verhandlung und Entscheidung an das Bundespatentgericht zurückverwiesen.

Der Gegenstandswert der Rechtsbeschwerde wird auf 50.000,-- DM festgesetzt.

Gründe:

I. Die Anmelderin begehrt mit ihrer am 31. August 1989 eingereichten Anmeldung Schutz für die Marke

Holtkamp

für die Waren "Möbel".

Gegen die gemäß § 5 Abs. 2 WZG bekanntgemachte Anmeldung hat die Inhaberin der prioritätsälteren Marke Nr. 1 029 438

Holtkamp,

eingetragen am 16. Februar 1982 für "Möbel", Widerspruch erhoben.

Die Anmelderin hat die Einrede der mangelnden Benutzung erhoben.

Die Widersprechende hat demgegenüber unter Vorlage einer entsprechenden eidesstattlichen Versicherung behauptet, die Widerspruchsmarke werde als runder Aufkleber und auf Verpackungskartons in der Form "HOLTKAMP MÖBEL BEISPIELHAFT" zur Kennzeichnung von Schlafraummöbeln benutzt. Die Umsätze hätten in den Jahren 1987 bis 1989 jeweils mehr als 10 Mio. DM betragen. Die benutzte Wortfolge ist ihrerseits unter der Nr. 1 029 439 als Marke eingetragen.

Die Prüfungsstelle für Klasse 20 Wz des Deutschen Patentamts hat durch Erstbeschluß die zeichenrechtliche Übereinstimmung festgestellt und dem angemeldeten Zeichen die Eintragung versagt. Auf die Erinnerung hat dieselbe Prüfungsstelle diesen Beschluß aufgehoben und den Widerspruch zurückgewiesen, weil die Widerspruchsmarke nicht rechtserhaltend benutzt sei.

Auf die Beschwerde der Widersprechenden hat das Bundespatentgericht den Erinnerungsbeschluß aufgehoben und die Eintragung des angemeldeten Zeichens versagt.

Mit der (zugelassenen) Rechtsbeschwerde verfolgt die Anmelderin ihr Eintragungsbegehren weiter.

II. Das Bundespatentgericht hat - unter Anwendung des neuen Markenrechts - Identität der Waren und Marken angenommen; es hat die rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke bejaht und insoweit ausgeführt:

Angesichts der Regelung in § 26 Abs. 3 Satz 2 MarkenG könne - anders als in der Rechtsprechung unter der Geltung des Warenzeichengesetzes anerkannt - allein aus der Tatsache, daß die benutzte Form auch ihrerseits als Marke (Nr. 1 029 439) für die Widersprechende eingetragen sei, nicht hergeleitet werden, daß die Widerspruchsmarke nicht benutzt worden sei.

Durch die glaubhaft gemachten Handlungen sei die Widerspruchsmarke rechtserhaltend im Sinn von § 26 Abs. 3 MarkenG benutzt worden. Es könne nicht zweifelhaft sein, daß die Hinzufügung der Warenbezeichnung "MÖBEL" sowie der Qualitätsberühmung "BEISPIELHAFT" zu der zumindest normal kennzeichnungskräftigen Widerspruchsmarke "Holtkamp" deren kennzeichnenden Charakter nicht verändert habe. Die Art der Zusammenfügung der Widerspruchsmarke mit den vorerwähnten Angaben gebe keine Veranlassung für eine abweichende Beurteilung. Sowohl bei der auf den vorgelegten Warenverpackungen gewählten zweizeiligen Anordnung der Wörter als auch bei der auf den Warenaufklebern enthaltenen kreisbogenförmigen Anordnung bleibe das als betrieblicher Herkunftshinweis allein in Betracht kommende Markenwort der Widerspruchsmarke deutlich erkennbar und sei nicht so mit den warenbeschreibenden bzw. -anpreisenden Angaben verschmolzen, daß der an graphische Veränderungen von Marken gewöhnte Verkehr auf den Gedanken kommen könne, eine andere Marke desselben oder eines anderen Unternehmens vor sich zu haben. Der von der Widersprechenden als für den kennzeichnenden Charakter der benutzten Markenform bedeutsam eingestufte Sprechrhythmus sei ebenfalls nicht geeignet, die Annahme einer Veränderung des kennzeichnenden Charakters der Widerspruchsmarke zu begründen, da er vielfach unerkannt bleiben und den Verkehr jedenfalls nicht dazu veranlassen werde, in der benutzten Form einen neuen Gesamtbegriff zu sehen.

Für die von der Anmelderin in der mündlichen Verhandlung ins Auge gefaßte weitere Einrede der Nichtbenutzung nach § 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG mit dem Hinweis, nach den glaubhaft gemachten Benutzungshandlungen sei erneut ein Zeitraum von fünf Jahren der Nichtbenutzung verstrichen, sei auch nach neuem Recht kein Raum.

III. Die infolge ihrer Zulassung statthafte und auch sonst zulässige Rechtsbeschwerde hat in der Sache Erfolg.

Obwohl das Bundespatentgericht zutreffend von einer Kollision des angemeldeten Zeichens mit der Widerspruchsmarke ausgegangen ist (§ 158 Abs. 2, § 42 Abs. 2 Nr. 1, § 9 Abs. 1 Nr. 1 MarkenG), steht dem Erfolg des Widerspruchs entgegen, daß die Widersprechende, obwohl die Anmelderin die Einrede der Nichtbenutzung erhoben hat, die ernsthafte Benutzung der Widerspruchsmarke innerhalb der letzten fünf Jahre vor der Entscheidung über den Widerspruch nicht glaubhaft gemacht hat (§ 43 Abs. 1 Satz 2, §§ 26, 158 Abs. 3 MarkenG).

1. Zutreffend ist allerdings das Bundespatentgericht davon ausgegangen, daß die von der Widersprechenden glaubhaft gemachte Benutzung in den Jahren 1987 bis 1989 die Voraussetzungen von § 43 Abs. 1 Satz 1, § 26 Abs. 3 MarkenG erfüllt und deshalb als rechtserhaltende Benutzung anzusehen ist.

Rechtsfehlerfrei und von der Rechtsbeschwerde nicht angegriffen, hat das Bundespatentgericht angenommen, daß allein die Tatsache, daß die von der Widersprechenden auf den Warenaufklebern und den Verpackungskartons benutzte Form ihrerseits als Marke für die Widersprechende geschützt ist, es - anders als unter der Geltung des Warenzeichengesetzes - nicht gestattet, die Benutzung der Widerspruchsmarke zu verneinen. Nach § 26 Abs. 3 Satz 2 MarkenG ist die Bestimmung des Satzes 1, nach der als Benutzung einer eingetragenen Marke auch die Benutzung der Marke in einer Form gilt, die von der Eintragung abweicht, soweit die Abweichungen den kennzeichnenden Charakter der Marke nicht verändern, auch dann anzuwenden, wenn die Marke in der Form, in der sie benutzt worden ist, ebenfalls eingetragen ist.

Zutreffend hat das Bundespatentgericht des weiteren geprüft, ob die benutzte Form als Benutzung der Widerspruchsmarke i.S. von § 26 Abs. 3 Satz 1 MarkenG anerkannt werden kann. Durch § 26 MarkenG, der eine einheitliche Definition des Begriffs der rechtserhaltenden Benutzung enthält, ist Art. 10 MarkenRL umgesetzt worden. Deshalb ist bei seiner Auslegung auch diese Richtlinienbestimmung heranzuziehen und dabei zu berücksichtigen, daß sich, wie dem letzten Erwägungsgrund der Richtlinie entnommen werden kann, die Vorschriften der Richtlinie mit denjenigen der Pariser Verbandsübereinkunft in vollständiger Übereinstimmung befinden sollen, so daß für die Frage der rechtserhaltenden Benutzung einer Marke insbesondere auch die Bestimmung des Art. 5 Abschn. C Abs. 2 PVÜ zu beachten ist. Danach gilt, daß im Fall der Benutzung einer von der eingetragenen Form der Marke abweichenden Form kraft ausdrücklicher gesetzlicher Bestimmung von rechtserhaltender Benutzung auszugehen ist, soweit die Abweichungen den kennzeichnenden Charakter der Marke nicht verändern (§ 26 Abs. 3 Satz 1 MarkenG). Mit der ausdrücklichen Anerkennung abgewandelter Benutzungsformen als rechtserhaltend hat der Gesetzgeber sich bewußt von der von ihm als zu streng empfundenen deutschen Rechtsprechung zum Warenzeichengesetz absetzen wollen (vgl. auch Begründung zum Regierungsentwurf BT-Drucks. 12/6581 S. 83 = BlPMZ 1994, Sonderheft S. 77).

Die Regelung des Markengesetzes steht im Einklang mit Art. 10 Abs. 2 Buchst. a MarkenRL und mit Art. 5 Abschn. C Abs. 2 PVÜ, obwohl insoweit nicht - wie in der Markenrechtsrichtlinie und der Pariser Verbandsübereinkunft - der Begriff der Unterscheidungskraft verwendet wird, sondern darauf abgehoben ist, daß der kennzeichnende Charakter der Marke unverändert bleibt. Eine sachliche Änderung ist, wie auch der Begründung des Regierungsentwurfs zum Markenrechtsreformgesetz entnommen werden kann, mit dieser terminologischen Abweichung vom Gesetzgeber nicht beabsichtigt gewesen (BGH, Urt. v. 17.7.1997 - I ZR 228/94, GRUR 1997, 744, 746 = WRP 1997, 1085 - ECCO I).

Das Bundespatentgericht hat die glaubhaft gemachte Benutzung trotz deren Abweichungen gegenüber der eingetragenen Form der Widerspruchsmarke rechtsfehlerfrei als rechtserhaltende Benutzung i.S. von § 26 Abs. 3 MarkenG beurteilt. Es ist dabei davon ausgegangen, daß es sich bei dem Wort "MÖBEL" um eine Warenbezeichnung und bei dem Wort "BEISPIELHAFT" um eine Qualitätsberühmung handele, die der zumindest normal kennzeichnungskräftigen Widerspruchsmarke hinzugefügt seien und angesichts ihres beschreibenden Inhalts deren kennzeichnenden Charakter nicht verändert hätten. Dem hält die Rechtsbeschwerde entgegen, daß es sich bei der benutzten Form "HOLTKAMP MÖBEL BEISPIELHAFT" um ein zusammengesetztes Zeichen in Form eines Werbeslogans handele, das vom angesprochenen Verkehr als einheitliche gedankliche Aussage verstanden werde und deshalb als Ganzes den Gesamteindruck der Marke bestimme. Mit dieser Auffassung setzt die Rechtsbeschwerde allerdings lediglich ihre eigene Beurteilung an die Stelle derjenigen des Bundespatentgerichts, das hierzu ausgeführt hat, daß der Betonungsrhythmus vielfach unerkannt bleiben und den Verkehr jedenfalls nicht dazu veranlassen werde; in der benutzten Form einen neuen Gesamtbegriff zu sehen. Das kann aus Rechtsgründen nicht beanstandet werden. Ein Verstoß gegen Denkgesetze oder Erfahrungssätze ist nicht gegeben.

2. Mit Erfolg rügt die Rechtsbeschwerde aber, daß das Bundespatentgericht angenommen hat, für die von der Anmelderin in der mündlichen Beschwerdeverhandlung ins Auge gefaßte Einrede der Nichtbenutzung sei, weil seit Ablauf der Benutzungsschonfrist erneut ein Zeitraum von fünf Jahren abgelaufen sei, auch nach neuem Recht kein Raum. Das ist nicht frei von Rechtsfehlern.

Die Anmelderin hat die in § 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG vorgesehene Einrede erhoben. Sie hat nämlich im Lauf des Verfahrens stets die Benutzung der Widerspruchsmarke bestritten und mußte sich deshalb nach Inkrafttreten des Markengesetzes am 1. Januar 1995 nicht erneut ausdrücklich darauf berufen, daß sie die Widerspruchsmarke wegen mangelnder Benutzung für verfallen hält. Im übrigen ist das Bundespatentgericht im angefochtenen Beschluß davon ausgegangen, daß die Anmelderin die Einrede nach § 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG "ins Auge" gefaßt habe. Es hat demgemäß gesehen, daß die Anmelderin weiterhin die Nichtbenutzung der Widerspruchsmarke geltend machen wollte, so daß unmißverständlich klargestellt war, daß die Frage der Benutzung der Widerspruchsmarke im Streit war.

Zu Unrecht ist das Bundespatentgericht davon ausgegangen, daß für diese Nichtbenutzungseinrede "nach neuem Recht kein Raum" sei. Nach § 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG hat der Widersprechende im Fall, daß der Zeitraum von fünf Jahren der Nichtbenutzung nach der Veröffentlichung der Eintragung des angemeldeten Zeichens endet und die Anmelderin die Benutzung bestreitet, glaubhaft zu machen, daß die Widerspruchsmarke innerhalb der letzten fünf Jahre vor der Entscheidung über den Widerspruch gemäß § 26 MarkenG benutzt worden ist. Diesem Wortlaut ist zu entnehmen, daß damit auch die Fälle erfaßt werden, in denen die Benutzungsschonfrist (Fünf-Jahres-Frist seit Eintragung) bereits vor Eintragung des jüngeren angegriffenen Zeichens abgelaufen ist und dem Anmelder des jüngeren Zeichens bereits die Nichtbenutzungseinrede nach § 43 Abs. 1 Satz 1 MarkenG zur Verfügung stand (BGH, Beschl. v. 14.5.1998 - I ZB 9/96, Umdr. S. 12 f. - DRAGON).

Das Bundespatentgericht hat unter Bezugnahme auf einen Beschluß des 24. Senats des Bundespatentgerichts (BPatGE 35, 40 = GRUR 1995, 588, 589) angenommen, daß eine einschränkende Auslegung von § 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG erforderlich sei, weil der Gesetzgeber die Einrede der Nichtbenutzung nur in den Fällen habe eröffnen wollen, in denen sie bisher wegen der bei Eintragung bzw. Bekanntmachung des angemeldeten Zeichens noch nicht abgelaufenen Benutzungsschonfrist auf Dauer ausgeschlossen gewesen sei. Dieser Auffassung kann nicht beigetreten werden. Sie verkürzt die Rechte der Anmelder im Widerspruchsverfahren entgegen dem Wortlaut der Vorschrift, ohne daß für einen entsprechenden Willen zu einer derartigen Einschränkung ein hinreichender Anhalt erkennbar wird.

Bei der Auslegung von § 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG ist zu berücksichtigen, daß der dort verwendete Begriff "Zeitraum von fünf Jahren der Nichtbenutzung", der in gleicher Weise in anderen Vorschriften (§ 25 Abs. 2 Satz 2 oder § 55 Abs. 3 Satz 1 MarkenG) verwendet wird, keine Bezugnahme auf die (ursprüngliche) fünfjährige Schonfrist enthält, die - an anderen Stellen - mit der Formulierung "sofern sie zu diesem Zeitpunkt seit mindestens fünf Jahren eingetragen ist" umschrieben wird (vgl. § 43 Abs. 1 Satz 1, § 25 Abs. 2 Satz 1, § 55 Abs. 3 Satz 1 MarkenG). Der Wortlaut des § 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG erfaßt demgemäß auch Sachverhalte, bei denen zunächst die Voraussetzungen der in Satz 1 enthaltenen Regelung gegeben waren. Von diesem Wortlaut der Bestimmung ist auszugehen. Auch unter Berücksichtigung der Bedeutung des Benutzungszwangs, das Register für weitere Eintragungen möglichst offen zu halten, kann nicht angenommen werden, ein angemeldetes Zeichen sei im Widerspruchsverfahren zu löschen, obwohl voraussehbar ist, daß das Recht aus der Widerspruchsmarke wegen Nichtbenutzung letztlich nicht durchsetzbar ist, vielmehr mit der Eintragungsbewilligungsklage die Eintragung des im Widerspruchsverfahren von der Eintragung ausgeschlossenen Zeichens erzwungen werden kann. Die Erwägung des Bundespatentgerichts, der Gesetzgeber könne nicht vorgesehen haben, daß in einem länger dauernden Widerspruchsverfahren - wie es im Streitfall gegeben ist - der Widersprechende die Einrede der Nichtbenutzung gegebenenfalls mehrfach zu widerlegen habe, ist demgegenüber keine tragfähige Begründung. Zutreffend weisen Ingerl/Rohnke (Markengesetz, § 43 Rdn. 11) auch darauf hin, daß die vom Bundespatentgericht (aaO) vorgenommene einschränkende Auslegung von § 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG - anders als es das Bundespatentgericht (aaO) gesehen hat Art. 10, 11 MarkenRL widersprechen würde. Denn nach diesen Bestimmungen ist das Recht aus der älteren Marke schon dann nicht durchsetzbar, wenn die Voraussetzung des Art. 10 Abs. 1 MarkenRL, nämlich die (nicht gerechtfertigte) Nichtbenutzung der älteren Marke, vorliegt (BGH, Beschl. v. 14.5.1998 - I ZB 9/96, Umdr. S. 12 f. - DRAGON).

IV. Danach war der angefochtene Beschluß aufzuheben und die Sache zur anderweitigen Verhandlung und Entscheidung an das Bundespatentgericht zurückzuverweisen.

Ende der Entscheidung