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X ZR 186/03

Verkündet am: 19. Februar 2008

in der Patentnichtigkeitssache

Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung vom 19. Februar 2008 durch den Vorsitzenden Richter Dr. Melullis, den Richter Keukenschrijver, die Richterin Mühlens und die Richter Prof. Dr. Meier-Beck und Asendorf

für Recht erkannt:

Tenor:

Auf die Berufung der Beklagten wird das am 19. August 2003 verkündete Urteil des 1. Senats (Nichtigkeitssenats) des Bundespatentgerichts abgeändert.

Die Klage wird abgewiesen.

Die Kosten des Rechtsstreits hat die Klägerin zu tragen.

Von Rechts wegen

Tatbestand:

Die Beklagte ist eingetragene Inhaberin des am 1. Oktober 1991 unter Inanspruchnahme der Priorität der US-Patentanmeldungen 592 572 und 712 203 vom 5. Oktober 1990 und 7. Juni 1991 angemeldeten europäischen Patents 0 677 379 (Streitpatent), das unter anderem mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland erteilt worden ist. Das in englischer Sprache veröffentlichte Streitpatent betrifft eine Maschine zum Herstellen von Polsterabschnitten aus bahnförmigem Material und umfasst 19 Patentansprüche. Patentanspruch 1 lautet:

"1. An apparatus for converting sheet-like stock material into cut sections of dunnage, said machine comprising:

a) A frame (36) including an end plate (46) having an outlet opening (48);

b) a forming assembly (52), mounted to the frame (36), for forming a continuous strip of dunnage (30) which travels through the outlet opening (48) in the end plate (46);

c) a stock supply assembly (50), located upstream of the forming assembly (52) which supplies the sheet-like stock material to the forming assembly (52);

d) a pulling/connecting assembly (54), mounted to the frame (36), which pulls the sheet-like stock material (22) from the stock supply assembly (50);

e) a motor (55), which powers the pulling/connecting assembly (54); and

f) a cutting assembly (56; 56'), mounted to the frame (36), which cuts the continuous strip of dunnage into cut sections of a desired length, wherein said cutting assembly (56; 56') includes:

f1) cutting means (162, 289) movably mounted to a downstream side of the end plate (46) adjacent to the outlet opening (48) to cut the continuous strip of dunnage as it travels therethrough,

f2) motor means (57, 196) including a motor (57) mounted to the frame (36) upstream of the end plate (46), said motor means (57, 196) being, through an opening in the end plate (46) operatively connected with said cutting means to transfer rotational motion from the motor (57) to the cutting means (162, 289); wherein

g) the pulling/connecting assembly motor (55) and the cutting assembly motor (57) are positioned at substantially the same level as the forming assembly (52) and on respective sides thereof."

Die Klägerin hat geltend gemacht, der Gegenstand des Patentanspruchs 1 sei nicht ursprünglich offenbart, darüber hinaus sei er im Hinblick auf die US-Patentschriften 4 699 609, 3 465 632 und 2 786 399 nicht patentfähig.

Die Klägerin hat beantragt,

das europäische Patent 0 677 379 mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland für nichtig zu erklären.

Die Beklagte hat beantragt,

die Klage abzuweisen.

Hilfsweise hat sie das Streitpatent nach Maßgabe der in der mündlichen Verhandlung vor dem Bundespatentgericht überreichten Fassung der Patentansprüche verteidigt, weiter hilfsweise im Umfang der ursprünglichen Unteransprüche.

Das Bundespatentgericht hat das Streitpatent mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland für nichtig erklärt.

Hiergegen richtet sich die Berufung der Beklagten, mit der sie beantragt,

das Urteil des Bundespatentgerichts vom 19. August 2003 abzuändern und die Nichtigkeitsklage abzuweisen.

Sie verteidigt das Streitpatent hilfsweise in der in der mündlichen Verhandlung vor dem Senat zu Protokoll gegebenen Fassung.

Die Klägerin beantragt,

die Berufung zurückzuweisen.

Sie verteidigt das angefochtene Urteil und bezieht sich ergänzend zu ihrem bisherigen Vorbringen auf die US-Patentschriften 2 882 802, 3 603 216, 3 509 797, 3 613 522, 3 799 039, 4 026 198, 4 181 070, die deutsche Offenlegungsschrift 29 16 518 und Dubbels Taschenbuch für den Maschinenbau, 2. Band, 1953, Seite 666.

Der Senat hat ein schriftliches Gutachten des Prof. Dr.-Ing. H. P. , , vom 19. September 2006 eingeholt, das der Sachverständige in der mündlichen Verhandlung erläutert und ergänzt hat.

Entscheidungsgründe:

Die zulässige Berufung hat Erfolg. Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 des Streitpatents ist patentfähig.

I. 1. Das Streitpatent betrifft eine Maschine, die dazu dient, bahnförmiges Ausgangsmaterial, beispielsweise mehrlagiges Papier, in Abschnitte eines Polsterprodukts mit relativ geringer Dichte umzuwandeln, die als Schutzverpackungsmaterial verwendet werden können und Kunststoffteilchen aus Gründen des Umweltschutzes ersetzen sollen. Maschinen, mit denen solche Polsterkörper hergestellt werden, waren nach der Beschreibung am Prioritätstag des Streitpatents in zahlreichen Ausführungsformen bekannt (Beschreibung Spalte 2, Zeilen 7 - 17) und wiesen eine Höhe von ca. 42 Zoll (ca. 107 cm), eine Breite von 36 Zoll (ca. 91 cm) und eine Länge von 67 Zoll (ca. 170 cm; Beschreibung Spalte 2, Zeilen 18 - 26) sowie verschiedene Arten von Schneidvorrichtungen auf. Das Streitpatent nennt Maschinen mit manuellen Schneidvorrichtungen, mit hydraulisch mittels Kolbenmotoreinheiten angetriebenen Schneidvorrichtungen, bei denen die Motoreinheit auf einer stromabwärts der durch die Maschine laufenden Papierbahn gelegenen Seite der Endwand angebracht ist, sowie mit Elektromagneten betätigte Schneidvorrichtungen, bei denen der Elektromagnet auf der stromaufwärts der durch die Maschine laufenden Papierbahn gelegenen Seite der Rückwand der Maschine angebracht ist und ein Schneidmittel betätigt, das mit der stromabwärts gelegenen Seite der Rückwand schwenkbar verbunden ist (Beschreibung Spalte 2, Zeilen 27 - 54).

An allen diesen Maschinen kritisiert das Streitpatent, es fehle in der Verpackungsindustrie eine Maschine, die zwar das gleiche Ausgangsmaterial wie die bekannten Maschinen verwende, jedoch die notwendige Flexibilität aufweise, verschiedenen Verpackungsformen Rechnung zu tragen (Spalte 2, Zeile 55 - Spalte 3, Zeile 13).

2. Zur Lösung dieses Problems ist nach Patentanspruch 1 eine Vorrichtung zur Umarbeitung von bahnförmigem Ausgangsmaterial zu geschnittenen Polsterabschnitten mit folgenden Vorrichtungsteilen auszubilden:

a) mit einem Rahmen, der eine Endplatte mit einer Auslassöffnung enthält;

b) mit einer an dem Rahmen angebrachten Formvorrichtung zum Formen eines Endlospolsterstreifens, der durch die Auslassöffnung in der Endplatte läuft;

c) mit einer sich stromaufwärts der Formvorrichtung befindenden Versorgungseinrichtung, die der Formvorrichtung das bahnförmige Ausgangsmaterial zuführt;

d) mit einer an dem Rahmen angebrachten Zieh-/Verbindungsvorrichtung, die das bahnförmige Ausgangsmaterial von der Versorgungsvorrichtung zieht;

e) mit einem Motor, der die Zieh-/Verbindungsvorrichtung antreibt, und

f) einer an dem Rahmen angebrachten Schneidvorrichtung, die den Endlospolsterstreifen in Abschnitte mit einer gewünschten Länge schneidet, wobei die Schneidvorrichtung folgendes enthält:

f1) ein Schneidmittel, das an einer stromabwärts gelegenen Seite der Endplatte neben der Auslassöffnung beweglich angebracht ist, um den Endlospolsterstreifen bei seinem Durchlauf zu schneiden,

f2) ein einen Motor enthaltendes Motormittel, das stromaufwärts der Endlosplatte an dem Rahmen angebracht ist, wobei das Motormittel durch eine Öffnung der Endlosplatte mit dem Schneidmittel wirkverbunden ist, so dass eine Drehbewegung von dem Motor auf das Schneidmittel übertragen wird, wobei

g) der Zieh-/Verbindungsvorrichtungsmotor und der Schneidvorrichtungsmotor auf im wesentlichen der gleichen Höhe wie die Formvorrichtung und auf ihren jeweiligen Seiten positioniert sind.

Mit einer solchen Ausgestaltung wird der Beschreibung zufolge eine kompakte Bauform der Maschine erreicht, die ausrichtungsmäßig flexibel ist ("orientational flexibility" aufweist). Als von besonderer Bedeutung hierfür nennt das Streitpatent die Komponenten der Scheidvorrichtung und ihre Anordnung (Spalte 3, Zeilen 14 - 28). Als erreichbare Abmessungen der Maschine nennt die Beschreibung beispielhaft eine Länge von ca. 1,41 m, eine Breite von ca. 0,6 m und eine Höhe von ca. 0,30 m (Spalte 4 - 7). Ab Spalte 16, Zeile 27 (deutsche Übersetzung ab Seite 28, Zeile 22), wird beschrieben, wie die Umformvorrichtung als modulartiges Bauteil an Gestängen oder dergleichen so positioniert werden kann, dass das Verpackungssystem verschiedenen Einbausituationen angepasst und die Umformvorrichtung insbesondere vertikal ausgerichtet werden kann. Daraus ist zu ersehen, dass das Streitpatent unter "ausrichtungsmäßiger Flexibilität" ("orientational flexibility") versteht, dass die Vorrichtung ohne weitere Eingriffe in ihre Bauform tauglich ist, die von ihr verarbeiteten Papierbahnen sowohl in horizontaler als auch in vertikaler Laufrichtung des Papiers oder in einem Winkel dazwischen durch die Maschine hindurchzubefördern, dabei umzuformen und die erzeugten Polsterabschnitte direkt an der Stelle zur Verfügung zu stellen, an der diese zur Polsterung eines Gegenstandes in seiner Verpackung benötigt werden, indem die Vorrichtung an der gewünschten Stelle und in der gewünschten Ausrichtung in Verpackungssysteme in der Art eines modulförmigen Bauteils integriert werden kann.

Dies wird nach Patentanspruch 1 erreicht, indem nicht nur der Motor für die Zieh-/Verbindungsvorrichtung, sondern auch der Motor für die Schneidvorrichtung innerhalb des Rahmens der Umformvorrichtung angeordnet wird, nämlich im wesentlichen auf der gleichen Höhe wie die Formvorrichtung und auf ihren jeweiligen Seiten (Merkmal g), wobei die Schneidvorrichtung durch einen Motor angetrieben wird, der eine Drehbewegung von dem Motor auf das Schneidmittel überträgt (Merkmal f2). Auf diese Weise wird dafür gesorgt, dass sich alle Teile der Umformvorrichtung bis auf die Papierrollen und deren Halterungen sowie die Schneidvorrichtung innerhalb des Rahmens der Umformvorrichtung befinden, die Motoren an der Stelle positioniert sind, an der durch die Trichterform der Formvorrichtung, die durch das notwendige Einrollen der Papierbahnen bedingt ist, Raum für die Montage von Antriebsmitteln zur Verfügung steht, wodurch Raum gespart wird, so dass die Umformvorrichtung für ihren Zweck, ausrichtungsmäßig flexibel eingesetzt zu werden, eine kompakte Bauform erhält. Gleichzeitig wird durch die Wirkverbindung des Motormittels mit der Schneidvorrichtung durch eine Öffnung der Endplatte und die dadurch bedingte Ausrichtung des Motors, wie dies aus Figur 3 des Streitpatents ersichtlich ist, die nach den Darlegungen des gerichtlichen Sachverständigen die für das fachmännische Verständnis naheliegende Ausführungsform der Erfindung zeigt, sichergestellt, dass die Wirkverbindung zwischen Motor und Schneidvorrichtung in jeder Ausrichtung, in der die Maschine in einem Verpackungssystem positioniert wird, einwandfrei arbeitet.

II. Der Nichtigkeitsgrund des Art. 138 Abs. 1 Buchstabe c EPÜ liegt entgegen der Auffassung der Klägerin nicht vor. Soweit diese meint, das Merkmal der Übertragung einer Drehbewegung von dem Motor auf das Schneidemittel sei in den ursprünglichen Unterlagen nicht offenbart, verkennt sie, dass in den ursprünglichen Unterlagen (WO 92/05948) Seite 13, Zeilen 22 - 38, im Einzelnen beschrieben wird, wie die Drehbewegung des Motors (Fig. 3, Bezugszeichen 57) über die Welle (Fig. 3, Bezugszeichen 196) auf die Scheibe (Fig. 4, Bezugszeichen 194) übertragen wird, so dass die Schneidvorrichtung über den an einem tangentialen Teil der Scheibe angeordneten Arm (Fig. 4, Bezugszeichen 192) angetrieben wird.

III. Der Gegenstand nach Patentanspruch 1 ist neu (Art. 54 EPÜ), da er von keiner der Entgegenhaltungen aus dem Stand der Technik in der Gesamtheit seiner Merkmale vorweggenommen ist. Gegenteiliges macht auch die Klägerin nicht geltend. Der Senat kann nach dem Ergebnis der mündlichen Verhandlung auch nicht feststellen, dass dieser Gegenstand dem Fachmann durch den Stand der Technik nahegelegt war (Art. 56 EPÜ).

1. Wie der gerichtliche Sachverständige dargelegt hat, sind auf dem Gebiet des Streitpatents in Großunternehmen Fachleute mit der Entwicklung von Maschinen der hier fraglichen Art befasst, die eine Ausbildung zum Ingenieur auf dem Gebiet des Maschinenbaus oder der Verfahrenstechnik absolviert haben und über hinreichende Berufserfahrung auf dem Gebiet der Herstellung von Verpackungsmaterial und der zu seiner Herstellung erforderlichen Maschinen verfügen. Typischerweise sind auf diesem Gebiet jedoch mittelständische Unternehmen tätig, in denen Mitarbeiter mit der Herstellung und Entwicklung derartiger Maschinen befasst werden, die eine Lehre absolviert und danach aufgrund langjähriger Berufserfahrung in einer mechanischen Werkstatt oder einem Betrieb entsprechende Kenntnisse erworben haben, die durch eine auch theoretisch ausgerichtete Ausbildung auf einer Berufsakademie ergänzt werden. Hiervon sind auch die Parteien in der mündlichen Verhandlung vor dem Senat ausgegangen.

2. Technikern dieser Qualifikation war der grundsätzliche Aufbau einer Maschine zur Umwandlung von bahnförmigen Lagen aus Papier in Endlospolsterstreifen und deren Teilung in einzelne Abschnitte, die für Verpackungszwecke verwendet werden können, aus dem Stand der Technik bekannt.

a) Schon in der US-Patentschrift 2 786 399, die eine Maschine zum Umformen von bahnförmigem Papier in Papierpellets für Maschinenölfilter betrifft, wird der grundsätzliche Aufbau einer Papierumformmaschine nach Art des Streitpatents beschrieben. Bei der genannten Maschine wird das bahnförmige Material von einer Papierrolle (Fig. 1, Bezugszeichen 11) abgezogen (Merkmal a) und zunächst einer konvergierenden, in etwa trichterförmigen Formvorrichtung (Fig. 1, Bezugszeichen 14; Merkmal b) und sodann einer Rollenanordnung (Fig. 1, Bezugszeichen 15; Merkmal d) zugeführt. Dabei wird die Papierbahn zunächst zu einem Strang geformt und sodann mittels der Rollenanordnung gefaltet und verbunden (Spalte 1, Zeilen 41 - 60 = Beschreibung deutsche Übersetzung Seite 2, Abs. 2 und 3). Stromabwärts befindet sich am Ende der Maschine eine Auslassöffnung (Merkmal a) in Form eines Rohres, durch das der gefaltete Papierstang einer Schneidvorrichtung (Merkmal f, f1) zugeführt wird, die den gefalteten Papierstang in Pellets der gewünschten Größe schneidet. Die Maschine verfügt über zwei Motoren, von denen einer (Fig. 1, Bezugszeichen 29) etwa mittig der Rollenanordnung angeordnet ist und diese antreibt, wodurch die Papierbahn von der Vorratsrolle abgezogen und durch die Maschine transportiert wird (Merkmale d, g teilweise). Der zweite Motor (Fig. 1, Bezugszeichen 40) ist stromaufwärts des Maschinenendes angeordnet und treibt das Schneidwerkzeug an, durch welches der gefaltete Papierstang nach Austritt aus der Auslassöffnung geschnitten wird (Merkmal g teilweise). Alle Teile der Vorrichtung werden auf einen Rahmen montiert, der fragmentarisch in Figur 1 bei Bezugszeichen 17 angedeutet ist. Der Gegenstand nach Patentanspruch 1 des Streitpatents unterscheidet sich allerdings dadurch von der aus Fig. 1 der US-Patentschrift 2 786 399 bekannten Maschine, dass dort nicht wie nach der Lehre des Streitpatents sowohl der Motor für den Transport der Papierbahn und als auch der Motor zum Antrieb der Schneidvorrichtung auf im wesentlichen der gleichen Höhe wie die Formvorrichtung und auf jeweiligen Seiten davon positioniert sind (Merkmal g).

Die US-Patentschrift 3 509 797 zeigt eine weitere derartige Maschine, bei der die Papierbahnen sowohl horizontal (Fig. 17) als auch vertikal durch die Umformmaschine geführt werden können (Fig. 1, 2, 5), bei der Maschine nach der US-Patentschrift 3 613 522 wird die Schneidvorrichtung manuell bedient und bei der Vorrichtung nach der US-Patentschrift 3 603 216 über einen Fußschalter. Die Vorrichtungen nach den genannten US-Patentschriften liegen daher vom Gegenstand des Streitpatents weiter entfernt als die Umformvorrichtung nach der US-Patentschrift 2 786 399 und geben demzufolge keine Anregung zur Anordnung der Motoren zum Antrieb der Zieh-/Verbindungsvorrichtung und der Schneidvorrichtung nach der Lehre des Streitpatents. Alle diese Umformvorrichtungen sind, einmal montiert, in ihrer Arbeitsrichtung festgelegt und daher nicht geeignet, in der Art eines Moduls und in ihrer Arbeitsrichtung variabel in ein Verpackungssystem integriert zu werden.

Auch die eine Papierknüllvorrichtung betreffende US-Patentschrift 2 882 802 beschreibt eine Vorrichtung der beschriebenen Art. Bei ihr ist der Motor für die Zieh-/Verbindungsvorrichtung zwar unter der konvergierenden trichterförmigen Formvorrichtung angeordnet. Diese Vorrichtung unterscheidet sich aber dadurch vom Gegenstand nach Patentanspruch 1 des Streitpatents, dass nach dessen Lehre auch der Motor für die Schneidvorrichtung auf im wesentlichen der gleichen Höhe wie die Formvorrichtung und der Motor für die Schneidvorrichtung und die Zieh-/Verbindungsvorrichtung auf jeweiligen Seiten der Formvorrichtung positioniert sind (Merkmal g), während die Schneidvorrichtung nach der US-Patentschrift 2 882 802 von Elektromagneten betätigt wird, die unterhalb der Schneidvorrichtung und damit stromabwärts der Endplatte des Maschinenrahmens angeordnet sind (Fig. 2, Bezugszeichen 26).

Aus den genannten Schriften und ihrer Zusammenschau ist weiter ersichtlich, dass mit der Anordnung des Antriebsmotors zum Transport des Papiers unter der Formvorrichtung Raum gespart und eine kompakte Bauweise der Maschine erreicht werden kann.

b) Allen diesen aus dem Stand der Technik bekannten Papierumformungsmaschinen ist jedoch gemeinsam, dass sie konstruktiv auf den Einsatzort, an dem sie aufgestellt werden, ausgelegt sind, also ausrichtungsmäßig im Sinne des Streitpatents unflexibel sind. Zwar wird bereits in der US-Patentschrift 4 026 198 das Problem eines zu großen Raumbedarfs angesprochen und ein in gewisser Weise "flexibler" Einsatz einer Umformmaschine erwogen, indem diese - wie in den Fig. 16 - 18 dargestellt - zum Zwecke der Raumersparnis um 90 Grad verschwenkt aufgestellt wird. Diese Maschine ist in der Ausführungsform, bei der die Papierbahn nicht horizontal, sondern vertikal durch die Maschine geführt wird (Ausführungsbeispiel Fig. 17, 18), ebenso wie im Falle der die Papierbahnen vertikal verarbeitenden Maschinen nach der US-Patentschrift 3 509 797 (Ausführungsform nach Fig. 1, 2, 5) jedoch konstruktiv auf die jeweilige Verarbeitungsrichtung festgelegt. Weder aus den Figuren noch aus den Beschreibungen ist zu entnehmen, wie die für die Papierumformung und die Herstellung der Posterabschnitte erforderlichen Antriebsmittel ausgelegt und positioniert sein müssen, damit die Maschine an beliebigen Stellen eines Verpackungssystems in der an dieser Stelle erforderlichen Ausrichtung zum Einsatz gebracht werden können.

Die übrigen in das Verfahren eingeführten Druckschriften liegen vom Gegenstand der Erfindung weiter ab als der bereits erörterte Stand der Technik und geben keine Anregungen, wie eine Umformmaschine der hier fraglichen Art für einen flexiblen Einsatz in Verpackungssystemen konstruktiv auszulegen ist.

Demzufolge ist aus dem Stand der Technik zwar zu ersehen, dass durch unterschiedliche Anordnung der Antriebsmittel einer Papierumformmaschine eine mehr oder weniger kompakte Bauweise erreicht werden kann, die auch zu einer Raumersparnis führen kann, wenn eine Maschine nachgefragt wird, die in beengter Umgebung aufgestellt werden muss. Alle im Stand der Technik am Prioritätstag bekannten Maschinen waren jedoch auf die Arbeitsweise in einer durch ihre Konstruktion vorgegebenen Ausrichtung an einem bestimmten Aufstellungsort festgelegt. Eine Bauweise, deren konstruktive Mittel in den Merkmalen f2 und g des Streitpatents niedergelegt sind und die dafür sorgt, dass die Papierumformeinrichtung ohne Eingriffe in die Anordnung ihrer Komponenten in jeder gewünschten Ausrichtung in einem Verpackungssystem zum Einsatz kommen kann, war dem Stand der Technik unbekannt. Aus ihm sind Anregungen zu einer Gesamtkombination, wie sie mit Patentanspruch 1 unter Schutz gestellt ist, nicht zu entnehmen. Die patentgemäße Bauform, bei der alle Antriebsaggregate, insbesondere auch das Antriebsaggregat für die Schneideinrichtung, in den Raum innerhalb des Rahmens verlegt und so positioniert sind, dass die montierte Umformmaschine ohne Rücksicht auf die Laufrichtung der Papierbahn nicht auf eine bestimmte Arbeitsrichtung festgelegt ist, sondern je nach den Erfordernissen des Verpackungssystems, in dem die Umformeinrichtung eingesetzt werden soll, nach der konkreten Einsatzart vertikal, horizontal oder einer sonst gewünschten Arbeitsrichtung ausgerichtet werden kann, ist im Stand der Technik ohne Vorbild. Anregungen, in dieser Richtung zu arbeiten, sind nicht ersichtlich. Der Gegenstand nach Patentanspruch 1 ist daher als auf erfinderischer Tätigkeit beruhend zu werten (Art. 56 EPÜ).

Mit Patentanspruch 1 haben auch die übrigen Patenansprüche Bestand.

IV. Auf die Berufung ist das angefochtene Urteil daher abzuändern und die Klage mit der Kostenfolge aus § 121 Abs. 2 PatG, § 91 ZPO abzuweisen.

Ende der Entscheidung