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URTEIL DES GERICHTS (Zweite Kammer)

11. Juli 2007

"Gemeinschaftsmarke - Widerspruchsverfahren - Angemeldete Gemeinschaftsbildmarke TOSCA BLU - Ältere nationale Wortmarke TOSCA - Relative Eintragungshindernisse - Im Sinne von Art. 6bis der Pariser Verbandsübereinkunft notorisch bekannte Marke - Art. 8 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung (EG) Nr. 40/94 - Art. 8 Abs. 5 der Verordnung Nr. 40/94"

Parteien:

In der Rechtssache T-150/04

Mülhens GmbH & Co. KG mit Sitz in Köln (Deutschland), Prozessbevollmächtigter: Rechtsanwalt T. Schulte-Beckhausen,

Klägerin,

gegen

Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle) (HABM), vertreten zunächst durch M. Capostagno, dann durch O. Montalto als Bevollmächtigte,

Beklagter,

andere Beteiligte im Verfahren vor der Beschwerdekammer des Harmonisierungsamts für den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle) und Streithelferin vor dem Gericht:

Minoronzoni Srl mit Sitz in Ponte San Pietro (Italien), Prozessbevollmächtigte: Rechtsanwälte G. Floridia, F. Polettini und R. Floridia,

betreffend eine Klage gegen die Entscheidung der Ersten Beschwerdekammer des Harmonisierungsamts für den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle) vom 18. Februar 2004 (Sache R 949/2001-1) zu einem Widerspruchsverfahren zwischen der Mülhens GmbH & Co. KG und der Minoronzoni Srl

erlässt

DAS GERICHT ERSTER INSTANZ

DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN (Zweite Kammer)

unter Mitwirkung des Präsidenten J. Pirrung, des Richters A. W. H. Meij und der Richterin I. Pelikánová,

Kanzler: J. Palacio González, Hauptverwaltungsrat,

aufgrund der am 23. April 2004 bei der Kanzlei des Gerichts eingegangenen Klageschrift,

aufgrund der am 29. Oktober 2004 bei der Kanzlei des Gerichts eingegangenen Klagebeantwortung des Harmonisierungsamts für den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle),

aufgrund der am 19. Oktober 2004 bei der Kanzlei des Gerichts eingegangenen Klagebeantwortung der Streithelferin,

aufgrund der prozessleitenden Maßnahmen vom 14. Dezember 2005,

auf die mündliche Verhandlung vom 6. September 2006

folgendes

Urteil

Entscheidungsgründe:

Vorgeschichte des Rechtsstreits

1 Am 2. Dezember 1998 meldete die Streithelferin gemäß der Verordnung (EG) Nr. 40/94 des Rates vom 20. Dezember 1993 über die Gemeinschaftsmarke (ABl. 1994, L 11, S. 1) in geänderter Fassung beim Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle) (im Folgenden: Amt) eine Gemeinschaftsmarke an.

2 Dabei handelte es sich um folgende Bildmarke:

Image not found

3 Die Marke wurde für folgende Waren der Klassen 18 und 25 des Abkommens von Nizza über die internationale Klassifikation von Waren und Dienstleistungen für die Eintragung von Marken vom 15. Juni 1957 in geänderter und revidierter Fassung angemeldet:

- Klasse 18: "Taschen; Handtaschen; Handkoffer; Rucksäcke; Brieftaschen; Geldbörsen; Aktentaschen; Dokumentenmappen aus Leder und Kunstleder; Herrentaschen; Reisekoffer; Felle und Häute; Waren aus Häuten und Fellen; Leder und Waren daraus; Fell- und Lederimitationen sowie Waren daraus; Sonnenschirme; große Sonnenschirme; Regenschirme; Spazierstöcke; Pferdegeschirre und andere Sattlerwaren";

- Klasse 25: "Herren-, Damen- und Kinderbekleidungsstücke aller Art, darunter: Bekleidungsstücke aus Leder; Hemden; Hemdblusen; Röcke; Kostüme; Jacken; Hosen; Shorts; Trikots; T-Shirts; Pyjamas; Strümpfe; Unterhemden; Korsetts; Strumpfhalter; Unterhosen; Büstenhalter; Unterröcke; Hüte; Schals; Krawatten; Regenmäntel; Übergangsmäntel; Überzieher, Badeanzüge; Sportanzüge (Overalls); Windjacken; Skihosen; Gürtel; Pelzmäntel; Schärpen; Handschuhe; Morgenmäntel; Schuhwaren aller Art, darunter: Pantoffeln, Schuhe (Halbschuhe), Sportschuhe, Stiefel und Sandalen".

4 Die Anmeldung wurde im Blatt für Gemeinschaftsmarken Nr. 59/99 vom 22. Juli 1999 veröffentlicht.

5 Am 14. Oktober 1999 erhob die Klägerin gegen die Anmeldung nach Art. 8 Abs. 1 Buchst. b und Abs. 5 der Verordnung Nr. 40/94 einen Widerspruch.

6 Die Klägerin stützte ihren Widerspruch auf die nicht eingetragene Wortmarke TOSCA, die in Deutschland für die Waren "Parfum, Eau de Toilette, Kölnisch Wasser, Körperlotionen, Toilettenseife, Duschgel usw." notorisch bekannt sei.

7 Für den Widerspruch wurden alle von der älteren Marke erfassten Waren geltend gemacht, und er richtete sich gegen alle in der Anmeldung beanspruchten Waren.

8 Mit Entscheidung vom 17. September 2001 stellte die Widerspruchsabteilung fest, dass die Klägerin die notorische Bekanntheit ihrer älteren Marke in Deutschland für "Parfümeriewaren: Kölnisch Wasser, Parfum" nachgewiesen habe. Sie wies den Widerspruch gleichwohl mit der Begründung zurück, dass die Voraussetzungen nach Art. 8 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 40/94 wegen der Verschiedenheit der in Frage stehenden Waren nicht erfüllt seien und dass der Schutz nach Art. 8 Abs. 5 der Verordnung Nr. 40/94 deshalb nicht eingreife, weil der Widerspruch auf eine nicht eingetragene Marke gestützt sei.

9 Am 6. November 2001 legte die Klägerin gegen die Entscheidung der Widerspruchsabteilung eine Beschwerde ein.

10 Mit Entscheidung vom 18. Februar 2004 (im Folgenden: angefochtene Entscheidung) wies die Beschwerdekammer die Beschwerde zurück und erlegte der Klägerin die Kosten des Beschwerdeverfahrens auf.

11 Zur Begründung führte die Beschwerdekammer aus, dass Art. 8 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 40/94 den Nachweis einer Identität oder Ähnlichkeit der Zeichen und einer Identität oder Ähnlichkeit der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen voraussetze. Wenn die streitigen Zeichen auch unzweifelhaft ähnlich seien, bestünden doch zwischen den fraglichen Waren erhebliche Unterschiede. Im Übrigen könne nicht aufgrund der Bekanntheit einer Marke das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr vermutet werden, nur weil die Gefahr einer gedanklichen Verbindung im engeren Sinne bestehe. Dem Widerspruch könne auch nicht nach Art. 8 Abs. 5 der Verordnung Nr. 40/94 stattgegeben werden, weil nach dieser Bestimmung die ältere Marke eine eingetragene Marke sein müsse.

Anträge der Verfahrensbeteiligten

12 Die Klägerin beantragt,

- die angefochtene Entscheidung aufzuheben;

- dem Amt die Kosten aufzuerlegen.

13 Das Amt beantragt,

- die Klage abzuweisen;

- der Klägerin die Kosten aufzuerlegen.

14 Die Streithelferin beantragt,

- die Klage abzuweisen;

- der Klägerin die Kosten aufzuerlegen.

Entscheidungsgründe

15 Die Klägerin macht zwei Klagegründe geltend. Sie rügt erstens einen Verstoß gegen Art. 8 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 40/94 und zweitens einen Verstoß gegen Abs. 5 dieses Artikels.

Zum ersten Klagegrund: Verstoß gegen Art. 8 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 40/94

Vorbringen der Verfahrensbeteiligten

16 Die Klägerin macht geltend, dass zwischen den streitigen Marken Verwechslungsgefahr im Sinne von Art. 8 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 40/94 bestehe. Die Vergleichsmarken seien in schriftbildlicher und klanglicher Hinsicht einander in hohem Maße ähnlich. Diese Ähnlichkeit ergebe sich daraus, dass die angemeldete Marke durch den blickfangmäßig herausgestellten Bestandteil "Tosca" geprägt werde, im Verhältnis zu dem der weitere Bestandteil "Blu" ausschließlich als beschreibende Angabe wahrgenommen werde. Darüber hinaus genieße die ältere Marke TOSCA aufgrund ihrer notorischen Bekanntheit eine überragende Kennzeichnungskraft. Dies habe zur Folge, dass die angemeldete Marke im Hinblick auf die beanspruchten Waren einen deutlichen Abstand zu den Waren einhalten müsse, für die die notorisch bekannte Marke Schutz genieße.

17 Die Waren seien als ähnlich anzusehen, wenn das Publikum glaube, dass sie aus demselben Unternehmen oder aus wirtschaftlich miteinander verbundenen Unternehmen stammten. Auf der Grundlage der im Urteil des Gerichtshofs vom 29. September 1998, Canon (C-39/97, Slg. 1998, I-5507), entwickelten Kriterien sei festzustellen, dass die in Rede stehenden Waren einander ergänzten und zumindest als durchschnittlich ähnlich anzusehen seien. Keinesfalls könnten sie als völlig unähnlich angesehen werden.

18 Es sei darauf hinzuweisen, dass zahlreiche Unternehmen aus dem Mode- und Accessoirebereich ihre Marken für die Herstellung und den Vertrieb von Parfümerieartikeln lizenzierten. Einige dieser Unternehmen, die ursprünglich aus dem Mode- und Accessoirebereich gekommen seien - wie beispielsweise Gucci, Chanel oder Rochas -, seien mittlerweile nur noch als Hersteller von Parfums bekannt. Der Verkehr sei deshalb daran gewöhnt, dass unter Parfummarken Artikel aus dem Modebereich und dem Bereich von Lederwaren angeboten und in den Verkehr gebracht würden. Ferner sei zu berücksichtigen, dass es eine ganze Reihe von Designern gebe, die sowohl im Parfümeriebereich als auch im Bereich der Gestaltung von Modeerzeugnissen gleichermaßen tätig seien und ihren Namen mit beiden Arten von Produkten in Verbindung brächten. Da das relevante Publikum von der Lizenzierung solcher Marken in der Regel nichts wisse, werde es daher die mit derselben Marke gekennzeichneten Waren demselben Unternehmen zuordnen.

19 In ihrer Antwort auf Fragen des Gerichts hat die Klägerin ausgeführt, dass zahlreiche Marken verschiedene Luxuswaren wie Ledertaschen, Schuhe, Bekleidungsartikel und Parfums kennzeichneten. Sie hat insoweit auf die Marken Yves Saint Laurent, Bulgari, Prada, Gucci, Lacoste, Cacharel, Chanel, Dior, Kenzo, Joop!, Davidoff, Armani, Hugo Boss, Bogner und Adidas verwiesen.

20 Ergänzend bezieht sich die Klägerin auf ein Urteil des Oberlandesgerichts Köln (Deutschland) vom 28. März 2003 (6 U 113/02). In ihrer Antwort auf die Fragen des Gerichts hat sie weitere Entscheidungen nationaler Gerichte angeführt, die der Auffassung zuneigten, dass physisch und funktional unterschiedliche Produkte wie Parfums und Bekleidungsartikel gleichwohl wegen ihrer auf der Lizenzierungspraxis beruhenden Vermarktung unter identischen Marken eine gewisse Ähnlichkeit aufwiesen.

21 Den in Frage stehenden Waren sei überdies gemeinsam, dass sie für das Image einer Person erhebliche Bedeutung hätten. Dies spiegele sich darin wider, dass in Modezeitschriften wie Vogue fast ausschließlich für Mode, Modeaccessoires und Parfümerieartikel geworben werde. Auch daraus folge, dass die Waren einander ergänzten und damit in einem Austauschverhältnis zueinander stünden, was beim Verbraucher den Gedanken an eine Herkunft aus einem gemeinsamen betrieblichen Verantwortungsbereich erwecke.

22 In ihrer Antwort auf die Fragen des Gerichts hat die Klägerin schließlich geltend gemacht, dass für die Beurteilung der Gefahr von Verwechslungen zwischen einer älteren Marke und einer jüngeren Marke nicht berücksichtigt werden dürfe, in welcher Art und Weise die Hersteller sukzessive das Spektrum ihrer Produkte erweiterten. Weder Art. 8 noch die übrigen Bestimmungen der Verordnung Nr. 40/94 rechtfertigten eine Beurteilung der Verwechslungsgefahr nach Maßgabe der Reihenfolge, in der ein Markeninhaber sein eigenes Sortiment kreiere.

23 Das Amt und die Streithelferin halten dieses Vorbringen für unbegründet.

Würdigung durch das Gericht

24 Nach Art. 8 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 40/94 ist auf Widerspruch des Inhabers einer älteren Marke die angemeldete Marke von der Eintragung ausgeschlossen, wenn wegen ihrer Identität oder Ähnlichkeit mit der älteren Marke und der Identität oder Ähnlichkeit der durch die beiden Marken erfassten Waren oder Dienstleistungen für das Publikum die Gefahr von Verwechslungen in dem Gebiet besteht, in dem die ältere Marke Schutz genießt. Zu den älteren Marken gehören nach Art. 8 Abs. 2 Buchst. c auch Marken, die am Tag der Anmeldung der Gemeinschaftsmarke in einem Mitgliedstaat im Sinne des Art. 6bis der Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums vom 20. März 1883, zuletzt revidiert in Stockholm am 14. Juli 1967 und geändert am 28. September 1979 (Recueil des traités des Nations unies, Bd. 828, Nr. 11847, S. 108, im Folgenden: PVÜ), notorisch bekannt sind.

25 Nach ständiger Rechtsprechung liegt Verwechslungsgefahr dann vor, wenn das Publikum glauben könnte, dass die betreffenden Waren oder Dienstleistungen aus demselben Unternehmen oder gegebenenfalls aus wirtschaftlich miteinander verbundenen Unternehmen stammen.

26 Nach dieser Rechtsprechung ist das Vorliegen von Verwechslungsgefahr umfassend, gemäß der Wahrnehmung der betreffenden Waren oder Dienstleistungen durch die maßgeblichen Verkehrskreise und unter Berücksichtigung aller relevanten Umstände des Einzelfalls, insbesondere der Wechselbeziehung zwischen der Zeichenähnlichkeit und der Produktähnlichkeit, zu beurteilen (vgl. Urteil des Gerichts vom 9. Juli 2003, Laboratorios RTB/HABM - Giorgio Beverly Hills [GIORGIO BEVERLY HILLS], T-162/01, Slg. 2003, II-2821, Randnrn. 31 bis 33 und die dort zitierte Rechtsprechung, und Urteil des Gerichts vom 22. Juni 2004, Ruiz-Picasso u. a./HABM - DaimlerChrysler [PICARO], T-185/02, Slg. 2004, II-1739, Randnrn. 49 und 50).

27 Aus dem Wortlaut des Art. 8 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 40/94 ergibt sich, dass eine Verwechslungsgefahr im Sinne dieser Vorschrift Identität oder Ähnlichkeit der gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen voraussetzt. Selbst bei Identität des angemeldeten Zeichens mit einer Marke, deren Kennzeichnungskraft besonders ausgeprägt ist, bleibt daher zusätzlich nachzuweisen, dass eine Ähnlichkeit zwischen den Waren und Dienstleistungen besteht, die durch die einander gegenüberstehenden Marken gekennzeichnet sind (Urteil des Gerichts vom 15. Februar 2005, Lidl Stiftung/HABM - REWE-Zentral [LINDENHOF], T-296/02, Slg. 2005, II-563, Randnr. 48; vgl. ferner entsprechend Urteil Canon, Randnr. 22).

28 Da das Bestehen einer Verwechslungsgefahr in der angefochtenen Entscheidung wegen des fehlenden Nachweises, dass die mit den streitigen Marken gekennzeichneten Waren einander ähnlich sind, verneint wurde, braucht für die Prüfung der Begründetheit des ersten Klagegrundes nur die Frage behandelt zu werden, ob die fraglichen Waren einander ähnlich sind.

29 Bei der Beurteilung der Ähnlichkeit der in Frage stehenden Waren sind alle erheblichen Faktoren zu berücksichtigen, die das Verhältnis zwischen den Waren kennzeichnen. Zu diesen Faktoren gehören insbesondere deren Art, Verwendungszweck und Nutzung sowie ihre Eigenschaft als miteinander konkurrierende oder einander ergänzende Waren (Urteil LINDENHOF, Randnr. 49; vgl. ferner entsprechend Urteil Canon, Randnr. 23).

30 Im vorliegenden Fall erfasst die ältere Marke, wie sich aus der - insoweit unstreitigen - angefochtenen Entscheidung ergibt, "Parfümeriewaren: Kölnisch Wasser, Parfums". Die angemeldete Marke erfasst die oben in Randnr. 3 aufgeführten Waren der Klassen 18 und 25.

31 Es ist festzustellen, dass Parfümeriewaren und die zur Klasse 18 gehörenden Lederwaren, als solche betrachtet, nicht als ähnlich angesehen werden können. Denn sowohl ihrer Art als auch ihrem Verwendungszweck oder ihrer Nutzung nach sind Parfümeriewaren und Lederwaren offenkundig verschieden. Sie können auch unter keinem Gesichtspunkt als miteinander konkurrierende oder einander funktional ergänzende Waren angesehen werden.

32 Zu dem gleichen Ergebnis führt der Vergleich zwischen Parfümeriewaren und den zur Klasse 25 gehörenden Bekleidungsstücken. Diese unterscheiden sich, als solche betrachtet, ebenfalls sowohl nach ihrer Art als auch nach ihrem Verwendungszweck oder ihrer Nutzung. Auch diese Waren können unter keinem Gesichtspunkt als miteinander konkurrierende oder einander funktional ergänzende Waren angesehen werden.

33 Die Klägerin macht jedoch geltend, dass die mit den streitigen Marken gekennzeichneten Waren deshalb einen gewissen Grad an Ähnlichkeit aufwiesen, weil die Unternehmen der Modebranche an ihren Marken für den Vertrieb von Parfümeriewaren Lizenzen vergäben und das Publikum daher daran gewöhnt sei, dass unter den Marken von Parfums auch Modeartikel vertrieben würden, und diese Produkte demselben Unternehmen zuordne.

34 Insoweit ist festzustellen, dass das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr zwischen zwei identischen oder ähnlichen Marken, wie sich aus Art. 8 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 40/94 ergibt, nur in den Grenzen des Grundsatzes der Spezialität bejaht werden kann, d. h. dann, wenn die fraglichen Waren oder Dienstleistungen in der Wahrnehmung des relevanten Publikums identisch oder ähnlich sind, und zwar, wie oben in Randnr. 27 in Erinnerung gebracht worden ist, unabhängig davon, welche Kennzeichnungskraft die ältere Marke infolge ihrer möglichen Bekanntheit beim relevanten Publikum genießt.

35 Gleichwohl lässt sich nicht ausschließen, dass insbesondere in den Bereichen der Mode und der Produkte für die Pflege des äußeren Erscheinungsbilds über ein funktionales Ergänzungsverhältnis hinaus in der Wahrnehmung des relevanten Publikums ein ästhetisches Ergänzungsverhältnis zwischen Produkten auftreten kann, die nach Art, Verwendungszweck und Nutzung verschieden sind.

36 Um einen Grad an Ähnlichkeit im Sinne des Art. 8 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 40/94 entstehen zu lassen, muss ein solches ästhetisches Ergänzungsverhältnis ein echtes ästhetisches Bedürfnis in dem Sinne darstellen, dass die eine Ware für die Verwendung der anderen unentbehrlich oder wichtig ist und es die Verbraucher als üblich und normal empfinden, die fraglichen Produkte zusammen zu benutzen (vgl. in diesem Sinne Urteil vom 1. März 2005, Sergio Rossi/HABM - Sissi Rossi [SISSI ROSSI], T-169/03, Slg. 2005, II-685, Randnrn. 60 und 62).

37 Es ist allerdings zu betonen, dass das Bestehen eines ästhetischen Ergänzungsverhältnisses zwischen den fraglichen Produkten, wie es in der vorstehenden Randnummer benannt worden ist, nicht genügt, um das Bestehen einer Ähnlichkeit zwischen den Produkten zu bejahen. Dies setzt weiterhin voraus, dass die Verbraucher die Vermarktung dieser Waren unter derselben Marke als gängig ansehen, was normalerweise impliziert, dass die jeweiligen Hersteller oder Händler der Produkte großteils dieselben sind (Urteil SISSI ROSSI, Randnr. 63).

38 Im vorliegenden Fall macht die Klägerin lediglich geltend, das Publikum sei daran gewöhnt, dass Artikel der Modebranche infolge der Lizenzierungspraxis unter Parfummarken vertrieben würden. Dieser Umstand allein würde jedoch, selbst wenn er als wahr unterstellt würde, nicht genügen, um die fehlende Ähnlichkeit zwischen den in Frage stehenden Waren auszugleichen. Er wäre insbesondere nicht geeignet, das Bestehen eines ästhetischen Ergänzungsverhältnisses zwischen Parfümeriewaren und den oben in Randnr. 3 aufgeführten Leder- und Bekleidungsartikeln in dem Sinne zu belegen, dass die einen Waren für die Verwendung der anderen unentbehrlich oder wichtig wären und die Verbraucher es als üblich und normal empfänden, die fraglichen Produkte zusammen zu benutzen.

39 Die Klägerin macht indessen geltend, es sei den fraglichen Produkten gemeinsam, dass sie wichtig für das Image einer Person seien und zusammen in Modezeitschriften abgebildet würden. Dazu ist festzustellen, dass dieser Umstand, abgesehen von der Verspätetheit dieses Vorbringens, das nicht in den Verfahren vor den Stellen des Amtes geltend gemacht worden ist, jedenfalls nicht ausreichen würde, um ein ästhetisches Ergänzungsverhältnis der oben in Randnr. 36 genannten Art zu belegen.

40 Soweit sich die Klägerin auf die Entscheidung des Oberlandesgerichts Köln vom 28. März 2003 (vgl. oben, Randnr. 20) beruft, ist darauf hinzuweisen, dass diese Entscheidung durch ein Urteil des deutschen Bundesgerichtshofs vom 30. März 2006 (I ZR 96/03) aufgehoben worden ist und dass jedenfalls die Entscheidung einer nationalen Stelle weder für die Stellen des Amtes noch für den Gemeinschaftsrichter bindend sein kann. Die Gemeinschaftsregelung für Marken ist nämlich ein autonomes System, dessen Anwendung von jedem nationalen System unabhängig ist (Urteil des Gerichts vom 5. Dezember 2000, Messe München/HABM [electronica], T-32/00, Slg. 2000, II-3829, Randnr. 47).

41 Demnach ist die Beschwerdekammer zu Recht zu dem Ergebnis gelangt, dass zwischen den in Frage stehenden Waren keine Ähnlichkeit besteht. Der erste Klagegrund ist daher zurückzuweisen.

Zum zweiten Klagegrund: Verstoß gegen Art. 8 Abs. 5 der Verordnung Nr. 40/94

Vorbringen der Verfahrensbeteiligten

42 Nach Auffassung der Klägerin ist dem Widerspruch auch auf der Grundlage von Art. 8 Abs. 5 der Verordnung Nr. 40/94 stattzugeben. Die Ansicht der Beschwerdekammer, Art. 8 Abs. 5 könne nur für eingetragene Marken in Anspruch genommen werden, sei rechtsirrig.

43 Die Auffassung der Beschwerdekammer stehe nicht in Einklang mit dem Wortlaut sowie mit dem Sinn und Zweck des Art. 8 Abs. 5 der Verordnung Nr. 40/94, der auf ältere Marken im Sinne von Art. 8 Abs. 2 und damit auch auf die in Abs. 2 Buchst. c ausdrücklich genannten notorisch bekannten Marken verweise. Hätte nur ein Verweis auf die eingetragenen Marken erfolgen sollen, so wären in Art. 8 Abs. 5 nur die Buchst. a und b des Abs. 2 genannt worden.

44 Der in Art. 8 Abs. 5 der Verordnung Nr. 40/94 enthaltene Halbsatz "für die die ältere Marke eingetragen ist" beruhe auf einem redaktionellen Versehen. Es hätte dort heißen müssen "für die die ältere Marke geschützt ist", um so auch die im Sinne von Art. 6bis PVÜ notorisch bekannten Marken zu erfassen.

45 Für ihr Vorbringen, dass Art. 8 Abs. 5 der Verordnung Nr. 40/94 extensiv und entgegen seinem Wortlaut ausgelegt werden könne, verweist die Klägerin auf das Urteil des Gerichtshofs vom 9. Januar 2003, Davidoff (C-292/00, Slg. 2003, I-389, Randnr. 24), in dem dieser Art. 5 Abs. 2 der Ersten Richtlinie 89/104/EWG des Rates vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken (ABl. 1989, L 40, S. 1) nicht nur anhand seines Wortlauts, sondern auch nach Maßgabe der allgemeinen Systematik und der Ziele der Regelung, in die er sich einfüge, ausgelegt habe. Wenn Art. 8 Abs. 5 der Verordnung Nr. 40/94 wie Art. 5 Abs. 2 der Richtlinie 89/104 einen umfassenden Schutz zugunsten der bekannten Marke verfolge, so ergebe sich daraus, dass nicht nur solche bekannten Marken einem erweiterten Schutz unterlägen, die eingetragen seien, sondern auch solche älteren Marken, die aufgrund einer notorischen Bekanntheit Schutz genössen.

46 In ihrer Antwort auf die Fragen des Gerichts hat die Klägerin außerdem darauf hingewiesen, dass die deutschen Rechtsvorschriften einen erweiterten Schutz der notorisch bekannten Marken im Sinne von Art. 6bis PVÜ vorsähen.

47 Im vorliegenden Fall seien die Voraussetzungen des Art. 8 Abs. 5 der Verordnung Nr. 40/94 gegeben. Zunächst sei die Marke TOSCA eine bekannte Marke im Sinne dieser Bestimmung. Ferner sei die angemeldete Marke dieser älteren Marke in hohem Maße ähnlich. Die Unterscheidungskraft und die Wertschätzung der überragend bekannten Marke TOSCA würde im Falle der Benutzung der angemeldeten Marke in unlauterer Weise ausgenutzt und beeinträchtigt werden. Denn der gute Ruf der älteren Marke für Parfümeriewaren könnte auf die Waren übertragen werden, für die mit der angemeldeten Marke Schutz beansprucht werde. Es gebe auch keinen Rechtfertigungsgrund zugunsten der Anmelderin.

48 Das Amt und die Streithelferin halten diesen zweiten Klagegrund ebenfalls für nicht stichhaltig.

Würdigung durch das Gericht

49 Art. 8 Abs. 2 Buchst. c der Verordnung Nr. 40/94 bezieht in den Begriff der älteren Marke die im Sinne von Art. 6bis PVÜ notorisch bekannten Marken ein.

50 Art. 6bis Abs. 1 PVÜ bestimmt:

"Die Verbandsländer verpflichten sich, von Amts wegen, wenn dies die Gesetzgebung des Landes zulässt, oder auf Antrag des Beteiligten die Eintragung einer Fabrik- oder Handelsmarke zurückzuweisen oder für ungültig zu erklären und den Gebrauch der Marke zu untersagen, wenn sie eine verwechslungsfähige Abbildung, Nachahmung oder Übersetzung einer anderen Marke darstellt, von der es nach Ansicht der zuständigen Behörde des Landes der Eintragung oder des Gebrauchs dort notorisch feststeht, dass sie bereits einer zu den Vergünstigungen dieser Übereinkunft zugelassenen Person gehört und für gleiche oder gleichartige Erzeugnisse benutzt wird. ..."

51 Wie sich aus dieser Bestimmung ergibt, sind im Sinne von Art. 6bis PVÜ notorisch bekannte Marken solche Marken, die Schutz gegen Verwechslungsgefahr genießen, und zwar auf der Grundlage ihrer notorischen Bekanntheit im fraglichen Schutzgebiet und unabhängig von der Vorlage eines Eintragungsnachweises.

52 Da die Bestimmungen des Art. 8 Abs. 1 und 5 der Verordnung Nr. 40/94 für die in Abs. 2 dieses Artikels definierten älteren Marken gelten, kommen den im Sinne von Art. 6bis PVÜ notorisch bekannten Marken die in diesen Bestimmungen niedergelegten Schutzregelungen zugute. Gleichwohl kann einem Widerspruch auf der Grundlage von Art. 8 Abs. 1 oder 5 der Verordnung Nr. 40/94 nur stattgegeben werden, wenn die darin jeweils festgelegten Voraussetzungen erfüllt sind.

53 Insoweit ist darauf hinzuweisen, dass Art. 8 der Verordnung Nr. 40/94 in seinen Abs. 1 und 5 gesonderte relative Eintragungshindernisse festlegt, die der Eintragung einer Gemeinschaftsmarke entgegenstehen. Zum einen schützt Art. 8 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 40/94 die ältere Marke gegen Verwechslungsgefahr. Dieser Schutz besteht nur in den Grenzen des Grundsatzes der Spezialität, d. h. bei Identität oder Ähnlichkeit der mit den streitigen Marken gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen. Dabei wird im Übrigen in Art. 8 Abs. 1 der Verordnung Nr. 40/94 nicht gesagt, dass die ältere Marke eingetragen sein muss.

54 Zum anderen schützt Art. 8 Abs. 5 der Verordnung Nr. 40/94 die bekannte ältere Marke gegen Marken, die ihre Unterscheidungskraft oder Wertschätzung ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise ausnutzen oder beeinträchtigen würden. Zwar kann dieser Schutz eingreifen, wenn die mit den streitigen Marken gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen identisch oder ähnlich sind, er ist aber in erster Linie zur Anwendung gegenüber nicht ähnlichen Waren oder Dienstleistungen gedacht (vgl. in diesem Sinne entsprechend Urteil des Gerichtshofs vom 23. Oktober 2003, Adidas-Salomon und Adidas Benelux, C-408/01, Slg. 2003, I-12537, Randnr. 22).

55 Aus dem Wortlaut des Art. 8 Abs. 5 der Verordnung Nr. 40/94, in dem die Worte "für die die ältere Marke eingetragen ist" verwendet werden, ergibt sich, dass diese Bestimmung auf ältere Marken im Sinne von Art. 8 Abs. 2 der Verordnung nur anwendbar ist, wenn diese eingetragen sind (vgl. in diesem Sinne entsprechend Urteil des Gerichtshofs vom 14. September 1999, General Motors, C-375/97, Slg. 1999, I-5421, Randnr. 23; Urteil Davidoff, Randnr. 20, und Urteil Adidas-Salomon und Adidas Benelux, Randnr. 22).

56 Anders als Art. 8 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 40/94, der im Hinblick auf identische oder ähnliche Waren oder Dienstleistungen Widersprüche zulässt, die auf Marken gestützt sind, für die kein Eintragungsnachweis beigebracht wurde, die aber im Sinne von Art. 6bis PVÜ notorisch bekannt sind, gewährt folglich Art. 8 Abs. 5 der Verordnung Nr. 40/94 gegenüber nicht ähnlichen Waren oder Dienstleistungen nur denjenigen im Sinne von Art. 6bis PVÜ notorisch bekannten Marken Schutz, für die ein Eintragungsnachweis vorgelegt wurde.

57 Insoweit ist darauf hinzuweisen, dass der Ausschluss der notorisch bekannten Marken, für die keine Eintragung nachgewiesen wurde, vom Anwendungsbereich des Art. 8 Abs. 5 der Verordnung Nr. 40/94 mit Art. 6bis PVÜ in Einklang steht, der, da er nur innerhalb der Grenzen des Grundsatzes der Spezialität anwendbar ist, keinen Schutz gegenüber nicht ähnlichen Waren gewährt.

58 Demnach ist das Vorbringen der Klägerin, dass der Wortlaut von Art. 8 Abs. 5 der Verordnung Nr. 40/94 auf einem redaktionellen Versehen beruhe, zurückzuweisen.

59 Die Klägerin kann ebenso wenig geltend machen, dass eine Auslegung des Art. 8 Abs. 5 der Verordnung Nr. 40/94 nach Maßgabe seiner allgemeinen Systematik zu dem Ergebnis führen müsse, dass die Bestimmung auch für nicht eingetragene bekannte Marken Geltung habe. Denn aus der Systematik des Art. 8 der Verordnung Nr. 40/94 ergibt sich gerade, dass eine im Sinne von Art. 6bis PVÜ notorisch bekannte Marke, für die kein Eintragungsnachweis vorgelegt wird, Schutz gegen Verwechslungsgefahr nur im Verhältnis zu identischen oder ähnlichen Waren oder Dienstleistungen genießt, so wie es auch Art. 6bis PVÜ hinsichtlich der Waren vorsieht.

60 Das Gericht weist überdies darauf hin, dass die Verordnung Nr. 40/94 in diesem Punkt mit Art. 16 Abs. 3 des Übereinkommens über handelsbezogene Aspekte der Rechte des geistigen Eigentums vom 15. April 1994 (Anhang 1 C des Abkommens zur Errichtung der Welthandelsorganisation) (ABl. L 336, S. 214) in Einklang steht, der die Anwendung von Art. 6bis PVÜ auf Sachverhalte erstreckt, in denen die fraglichen Waren oder Dienstleistungen einander nicht ähnlich sind, dies aber der Voraussetzung unterstellt, dass die ältere Marke eingetragen ist.

61 Der von der Klägerin geltend gemachte Umstand, dass die deutschen Rechtsvorschriften für nicht eingetragene Marken, die im Sinne von Art. 6bis PVÜ notorisch bekannt sind, einen erweiterten Schutz vorsähen, kann nichts an der Feststellung ändern, dass Art. 8 Abs. 5 der Verordnung Nr. 40/94 auf notorisch bekannte Marken nicht anwendbar ist, wenn diese nicht eingetragen sind. Wie oben in Randnr. 40 in Erinnerung gebracht, ist die Gemeinschaftsregelung für Marken ein autonomes System, dessen Anwendung von jedem nationalen System unabhängig ist (Urteil electronica, Randnr. 47).

62 Nach alledem hat die Beschwerdekammer den von der Klägerin auf der Grundlage von Art. 8 Abs. 5 der Verordnung Nr. 40/94 erhobenen Widerspruch zu Recht zurückgewiesen.

63 Folglich ist der zweite Klagegrund als unbegründet zurückzuweisen.

64 Da keiner der Klagegründe durchgreift, ist die Klage abzuweisen.

Kostenentscheidung:

Kosten

65 Nach Art. 87 § 2 der Verfahrensordnung ist die unterliegende Partei auf Antrag zur Tragung der Kosten zu verurteilen. Da die Klägerin unterlegen ist, sind ihr gemäß den Anträgen des Amtes und der Streithelferin die Kosten aufzuerlegen.

Tenor:

Aus diesen Gründen hat

DAS GERICHT (Zweite Kammer)

für Recht erkannt und entschieden:

1. Die Klage wird abgewiesen.

2. Die Mülhens GmbH & Co. KG trägt die Kosten.

Ende der Entscheidung