Judicialis Rechtsprechung

1. Das Wort "Paravant" ist nicht beschreibend für ortsfeste Sichtschutzanlagen im Außenbereich.

2. Ein Unterlassungsanspruch aus § 14 MarkenG kommt nur dann in Betracht, wenn einerseits kein Freihaltebedürfnis für den durch den Verletzer genutzten Markenbestandteil hinsichtlich der Warengruppen besteht, für die die verletzte Marke eingetragen ist, und andererseits kein Freihaltebedürfnis für die Warengruppe besteht, für den der Verletzer die beanstandete Bezeichnung benutzt.

Im Namen des Volkes

Geschäftsnummer: 5 U 9310/98 15 O 273/98 LG Berlin

Verkündet am: 27. Juni 2000

Lohey Justizsekretärin

In dem Rechtsstreit

hat der 5. Zivilsenat des Kammergerichts durch den Vorsitzenden Richter am Kammergericht Bornemann, die Richterin am Kammergericht Prietzel-Funk und den Richter am Landgericht van Dieken auf die mündliche Verhandlung vom 19. Mai 2000 für Recht erkannt:

Tenor:

Auf die Berufung der Klägerin wird - unter Zurückweisung des Rechtsmittels im übrigen - das am 29. September 1998 verkündete Urteil der Zivilkammer 15 des Landgerichts Berlin abgeändert:

Die Beklagte wird verurteilt, auf dem Gebiet der Bundesrepublik Deutschland es bei Meidung eines vom Gericht für jeden Fall der Zuwiderhandlung festzusetzenden Ordnungsgeldes bis zu 500.000,00 DM, ersatzweise Ordnungshaft, oder Ordnungshaft bis zu 6 Monaten, letztere zu vollziehen an dem Geschäftsführer ihrer persönlich haftenden Gesellschafterin im geschäftlichen Verkehr zu unterlassen, die Bezeichnung "PARAVENT" in der Werbung oder in sonstiger Weise als Kennzeichnung für Sichtschutzanlagen zu benutzen.

Die Kosten des Rechtsstreits werden gegeneinander aufgehoben.

Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar.

Die Beschwer der Klägerin und der Beklagten beträgt jeweils 50.000,00 DM.

Tatbestand

Die Klägerin stellt sog. "Freiraumdetails" her, d. h. Gestaltungselemente für Frei- und Außenflächen wie z. B. Müllbehälterboxen, Rankanlagen, Baumschutzgeräte, Zaunelemente und Friedhofsgegenstände.

Sie ist Inhaberin der beim Deutschen Patentamt zur Nr. mit Priorität vom 9. Juni 1995 am 3. November 1995 eingetragenen Wortmarke "CityParavent". Die Eintragung gilt für die Klassen 6,19 und 20, insbesondere für vorgefertigte Bauteile aus Metall und anderen Materialien für Gebäude und Außenanlagen, für aus Sichtblenden zusammengestellte Müllbehälteranlagen aus Metall und sonstigen Materialien sowie für Zaunelemente. Sie benutzt die Marke umfänglich, wie z. B. aus dem als Anlage K 2, Bl. 14 d.A. eingreichten Prospekt über Sicht- und Schallschutzwände für Werkstoffsammelplätze ersichtlich

Die Beklagte ist Inhaberin der beim Deutschen Patentamt zur Nr. eingetragenen Marke "System Röltgen". Sie produziert und vertreibt teilweise dieselben Waren wie die Klägerin, insbesondere aus Edelstahl gefertigte und aus Kreuzpfosten und Segmentplatten bestehende Sichtschutzanlagen. Ausschließlich diese Sichtschutzanlagen stellt sie dem Publikum in dem aus der Anlage B 1, Bl. 45-46 d. A. ersichtlichen Prospekt unter der Bezeichnung "PARAVENT LINIE" vor. Der Faltprospekt trägt auf der Vorderseite beider Blätter jeweils in der Mitte das Logo "System Röltgen". Auf der Vorder- und Rückseite des Prospektes heißt es unten jeweils "RölTec Freiraumsysteme", auf der Rückseite gefolgt von der Firma der Beklagten nebst Adresse, Telefon und Faxnummer.

Der rechte Rand der zweiten Seite ist in blauer Farbe abgesetzt, darauf steht quer zum übrigen Text "PARAVENT LINIE".

Diese in Großbuchstaben gedruckte Bezeichnung taucht auch im Fließtext auf, ebenso das Wort PARAVENT in verschiedenen Kombinationen wie "PARAVENT-Elemente", "PARAVENTKonzept", "PARAVENT-Segmente", "PARAVENT-Bauelemente" und "PARAVENT-Bauteile". Die Produkte selbst sind nicht mit diesem Begriff gekennzeichnet. Die Beklagte gebraucht ihn nur in Prospekten und Werbung.

Die Klägerin, die darin eine Verletzung ihrer Wortmarke erblickt, mahnte die Beklagte mit Schreiben ihrer Patentanwälte vom 21. Januar 1998 ab (Bl. 24 d. A.) und verlangte die Abgabe einer Unterlassungserklärung dahin, es strafbewehrt zu unterlassen, die Bezeichnung PARAVENT als Kennzeichnung für Sichtschutzanlagen zu benutzen. Die Beklagte entsprach dem Begehren nicht.

Mit dem am 13. Februar 1998 beim Deutschen Patentamt eingegangenen Antrag erstrebte die Beklagte die Eintragung der Marke "PARAVENT" für ihre Sichtschutzelemente. Das Deutsche Patentamt beanstandete die Anmeldung mit Schreiben vom 10. Juni 1998 (Bl. 48 d. A.) und verwies darin auf absolute Schutzhindernisse nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG, weil die angesprochenen Verkehrskreise der zur Eintragung angemeldeten Marke "Paravent" nur einen beschreibenden Hinweis entnehmen könnten. Letztlich hat das Patentamt für einige Warengruppen jedoch keine Beanstandungen erhoben. Im Übrigen wird die Beklagte teilweise auf eine Eintragung verzichten, ansonsten hat sie Erinnerung gegen die Entscheidung eingelegt.

Für die Klägerin wurde die Wortmarke Paravent am 3. Dezember 1998 für die Klassen 6, 19 und 20 eingetragen. Zu der näheren Bezeichnung der betroffenen Waren und Dienstleistungen wird auf Bl. 107 d.A. verwiesen.

Die Klägerin hat die Auffassung vertreten, zwischen ihrer Marke und der von der Beklagten gewählten Produktbezeichnung, die sie markenmäßig zur Kennzeichnung ihrer Waren benutze, bestehe Verwechslungsgefahr. Dazu hat sie geltend gemacht:

Die Klägerin hat die Auffassung vertreten, zwischen ihrer Marke und der von der Beklagten gewählten Produktbezeichnung, die sie markenmäßig zur Kennzeichnung ihrer Waren benutze, bestehe Verwechslungsgefahr. Dazu hat sie geltend gemacht:

Da die Parteien identische Produkte, nämlich Sichtschutzanlagen vertrieben, müsse die Beklagte bei der Wahl ihrer geschäftlichen Bezeichnung einen gehörigen Abstand zur Marke der Klägerin wahren. Daran fehle es. Der Verkehr pflege sich in seiner Erinnerung mehr an den übereinstimmenden Bestandteilen der Streitzeichen als an ihren Unterschieden zu orientieren. Zwar umfasse ihr eigener Markenschutz nur die Wortkombination "CityParavent"; in dieser Kombination sei indes das Wort "City" als Bestimmungsangabe zu vernachlässigen, denn die angesprochenen Verkehrskreise neigten zu Verkürzungen auf den prägenden Bestandteil der Marke. Das sei "Paravent". Mithin bestehe eine Verwechslungsgefahr. Der Begriff "Paravent" gehöre, so behauptet die Klägerin, auch nicht der Umgangssprache an, weil bereits Meyers Neues Lexikon von 1974 ihn als "veraltet" für Wind, Wand- und Ofenschirm ausweise. Ohnehin könne es sich allenfalls um eine gebräuchliche Bezeichnung für Möbel, nicht aber für Bauteile handeln, einer Warenklasse für die sie Schutz beanspruche.

Die Klägerin hat beantragt,

die Beklagte zu verurteilen, auf dem Gebiet der Bundesrepublik Deutschland es bei Meidung einer vom Gericht für jeden Fall der Zuwiderhandlung festzusetzenden Geldstrafe, ersatzweise Freiheitsstrafe bis zu 3 Jahren, zu vollstrecken an ihrem Geschäftsführer, es im geschäftlichen Verkehr zu unterlassen, die Bezeichnung "PARAVENT" in der Werbung oder in sonstiger Weise, insbesondere als Kennzeichnung für Sichtschutzanlagen, zu benutzen.

Die Beklagte hat beantragt,

die Klage abzuweisen.

Sie hat gemeint, sie verwende die Bezeichnung "PARAVENT" lediglich als Sortimentsbezeichnung.

Eine Verwechslungsgefahr bestehe bereits deshalb nicht, weil die Klägerin markenmäßigen Schutz nur für die Wortkombination "CityParavent" genieße. Außerdem komme der klägerischen Marke von vornherein nur schwache Kennzeichnungskraft zu, weil das Wort "Paravent" unmittelbar beschreibenden Inhalt besitze, daran nach § 8 MarkenG ein Freihaltebedürfnis bestehe und der Begriff daher isoliert nicht als Marke eintragungsfähig sei. Der Erfahrungssatz, dass die angesprochenen Verkehrskreise sich eher an den Übereinstimmungen zweier Streitzeichen als an ihren Unterschieden orientiere, gelte nur für unterscheidungskräftige Zeichenbestandteile.

Das Landgericht hat die Klage abgewiesen. Zur Begründung hat es ausgeführt, dass für einen Unterlassungsanspruch nach § 14 MarkenG Voraussetzung sei, dass der Verletzer die beeinträchtigende Bezeichnung markenmäßig verwende. Das sei aber hier nicht der Fall. Bei der Bezeichnung Paravent handle es sich um eine Sortimentsbezeichnung. Eine Zweitmarke käme nicht in Betracht, da die Angabe Paravent beschreibend sei. Darüber hinaus bestünde auch keine Verwechselungsgefahr. Denn dem Element Paravent wohne keine prägende Kraft inne.

Die Klägerin erstrebt mit der Berufung die Verurteilung der Beklagten. Sie meint, dass das Landgericht zu Unrecht der Auffassung gewesen sei, dass dem Wort Paravent kein Schutz nach dem Markengesetz zukomme. Dem stünde schon entgegen, dass die Marke Paravent zu Gunsten der Klägerin eingetragen worden sei. Im Übrigen werde der Begriff Paravent für Baumaterialien nicht verwendet. Die Bezeichnung Paravent werde auch markenmäßig genutzt. Das ergebe sich schon aus dem Umstand, dass der Begriff Paravent herausgestellt werde.

Die Klägerin hat zunächst den Antrag dahingehend formuliert, auch festzustellen, dass die Beklagte und Berufungsbeklagte die Marken der Klägerin Nr. mit Priorität vom 09.06.1995 "CityParavent" und "PARAVENT" mit Priorität vom 14.10.1998 verletzt. Dann hat sie jedoch klargestellt, dass nur der erstinstanzlichen Antrag weiterverfolgt und die Unterlassungsklage nur auf die Verletzung der Marke CityParavent gestützt werde.

Sie beantragt,

unter Aufhebung des am 29. September 1998 verkündeten Urteils des Landgerichts Berlin - Aktenzeichen 15.0.273/98 - der Klage stattzugeben.

Die Beklagte beantragt,

die Berufung zurückzuweisen.

Die Beklagte ist der Auffassung, dass der Klageantrag zu weit gefasst sei. Die Eintragung der Marke Paravent widerlege nicht die Auffassung, dass Paravent für die konkrete Warengruppe beschreibend sei. Dies sei für jede Warengruppe selbständig zu prüfen. Da eine Eintragung der Marke Paravent zu Gunsten der Beklagten für bestimmte Warengruppen erfolgen werde, sei die Marke der Beklagten prioritätsälter, so dass die Beklagte die Löschung der Marke Paravent der Klägerin verlangen könne.

Wegen des weiteren Vorbringens der Parteien wird auf den vorgetragenen Inhalt der zwischen ihren Prozessbevollmächtigten gewechselten Schriftsätze nebst Anlagen Bezug genommen.

Entscheidungsgründe

I. Die statthafte (§ 511 ZPO), den notwendigen Wert der Beschwer erreichende (§ 511 a ZPO), form- und fristgerecht eingelegte und begründete (§§ 516, 518, 519 ZPO) Berufung der Klägerin gegen das Urteil des Landgerichts Berlin vom 29. September 1998 ist zulässig.

II.

Die Berufung ist nur teilweise begründet. Der Klägerin steht ein Unterlassungsanspruch nach § 14 Abs. 5 MarkenG zu, soweit die Beklagte die Bezeichnung Paravent für Sichtschutzanlag benutzt.

1.

Durch die Verwendung des Begriffes Paravent besteht eine Verwechselungsgefahr mit der Marke CityParavant der Klägerin (§ 14 Abs. 2 MarkenG).

a)

Die Verwechselungsgefahr scheidet nicht deshalb aus, weil es sich bei dem Bestandteil Paravent um ein schutzunfähigen Zeichenbestandteil handeln würde.

Allerdings ist nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs anerkannt, dass bei Prüfung der Verwechslungsgefahr schutzunfähige Bestandteile eines zusammengesetzten Zeichens grundsätzlich unberücksichtigt zu bleiben haben (vgl. z.B. BGHZ 21, 182, 186 - Funkberater; GRUR 1969, 348 - Anker-Export). Das gilt nicht nur für Bestandteile, deren Schutzunfähigkeit auf ihrer mangelnden Unterscheidungskraft beruht, sondern auch dann, wenn es sich um freihaltebedürftige Angaben handelt. Denn andernfalls könnte durch Eintragung entsprechender Kombinationszeichen mittelbar ein Schutz für an sich nicht eintragungsfähige freihaltungsbedürftige Zeichen erlangt werden (BGH GRUR 1983, 768, 769 - Capri-Sonne; Fezer, MarkenG, 2. Aufl., § 14 Rdnr. 210-212).

Mangelnde Unterscheidungskraft kommt dem Begriff Paravent nicht zu.

Aber auch ein Freihaltebedürfnis besteht für diesen Begriff nicht. Bei der Prüfung des Freihaltebedürfnisses ist auf die Warengruppen abzustellen für die die entsprechende Marke eingetragen ist. Denn das Eintragungshindernis nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG ist nur für die im Warenverzeichnis enthaltenen Waren zu prüfen (BGH GRUR 1997, 634, 636 - Turbo II), sodass eine Umgehung dieses Eintragungshindernisses nur dann in Betracht kommt, wenn die verzeichnete Ware betroffen ist.

Nach dem Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen ist die Marke CityParavent u.a. für aus Sichtblenden zusammengestellte Müllbehälteranlagen sowie für Zaunelemente eingetragen worden. Für diese Waren besteht jedoch kein Freihaltebedürfnis.

Der Begriff Paravent wird als Begriff für Wind- und Ofenschirme bzw. für spanische Wände verwendet. Er kennzeichnet mithin einen beweglichen Wandschirm oder mit Papier oder Stoff bespannten Holzrahmen, die durch Scharniere verbunden und zusammenzuklappen sind (vgl. Meyers Enzyklopädisches Lexikon, 9. Auflage, Stichwort "Paravent"; Brockhaus, 20. Auflage, Stichwort "Paravent").

Für Zaunfelder wird der Begriff jedoch nicht verwandt und muss auch nicht zu deren Funktion verwendet werden. Denn bei dem Wort Paravent handelt es sich um ein Fremdwort, welches, wenn es nicht schon umgangssprachlich nicht mehr gebräuchlich ist (vgl. Duden, Die deutsche Rechtschreibung, 21. Auflage), jedenfalls speziell für die oben genannten Stellwände benutzt wird und nicht beschreibend für andere Zwecke verwandt wird. Für Müllbehälteranlagen gilt insoweit dasselbe. Der Begriff wird vielmehr in einem übertragenen Sinne gebraucht, indem die Assoziation mit einer Stellwand aus dem häuslichen Bereich hergestellt wird, um die Einprägsamkeit der Marke zu erhöhen.

Es besteht Warenähnlichkeit teilweise sogar Warenidentität. Die Bauteile der Beklagten sollen genutzt werden zur Unterbringung von Behältern der Hausmüll- und Wertstoffentsorgung, für Toranlagen, Brüstungen, Abgrenzungen und Raumtrennungen im Außenbereich. Damit überschneidet sich teilweise sogar der Anwendungsbereich wie im Falle der Müllbehälteranlagen und der Zaunelemente.

Auf Grund der teilweisen Warenidentität besteht mithin auch Verwechselungsgefahr, weil der Begriff Paravent mit einem wesentlichen die Marke prägenden Zeichenbestandteil identisch ist (vgl. BGH GRUR 1991, 319, 320 - Hurricane). Denn der Begriff City tritt in seiner Bedeutung zurück. Er ist für sich nicht unterscheidungskräftig und verweist nur auf den Einsatzzweck der Bauelemente.

b) Der Schutz der Marke ist auch nicht deshalb zu begrenzen, weil für die von der Beklagten vertriebenen Sichtschutzanlagen ein Freihaltebedürfnis bestünde.

Zutreffend verweist die Beklagte auf den Umstand, dass bei Marken, für die bei bestimmten Warengruppen ein Freihaltebedürfnis besteht, die jedoch für andere Warengruppen, bei denen dieses Bedürfnis nicht besteht, eingetragen sind, der Schutzbereich so zu begrenzen ist, dass nicht gegen beschreibende Angaben eingeschritten werden kann. Diese Eingrenzung kann entweder im Rahmen der Verwechselungsgefahr oder im Rahmen des § 23 MarkenG erfolgen (vgl. BGH GRUR 1997, 634, 636 - Turbo II). Hier besteht jedoch kein Freihaltebedürfnis für die von der Beklagten vertriebenen Sichtschutzanlagen.

Bei den von der Beklagten vertriebenen Sichtschutzanlagen handelt es sich um fest eingebaute, metallene Stellwände, die ausschließlich im Außenbereich Verwendung finden. Für derartige Konstruktionen wird der Begriff Paravent nicht angewandt. Denn soweit überhaupt der Begriff im Außenbereich Anwendung findet, wird er nicht für ortsfeste Metallwände verwendet. Der Begriff dient auch nicht dem Verkehr, um die Funktion von derartigen Bauelementen zu beschreiben. Zu Recht verweist die Klägerin darauf, dass eine Verwendung des Begriffes im Baubereich nicht stattfindet. Die Beklagte hat insoweit auch keine entgegenstehenden Beispiele nennen können.

2.

Die Beklagte benutzt den Begriff Paravent markenmäßig. Zutreffend ist das Landgericht davon ausgegangen, dass ein Unterlassungsanspruch nach § 14 MarkenG nur dann in Betracht kommt, wenn der Begriff markenmäßig benutzt wird (KG WRP 1997, 85 - Alles wird teurer).

Dabei ist nach der ständigen Rechtsprechung des BGH der Begriff der kennzeichenmäßigen Verwendung im Interesse eines umfassenden Zeichenschutzes weit zu fassen. Es genügt die objektive Möglichkeit, dass ein nicht unerheblicher Teil des Verkehrs zu der Vorstellung gelangen kann, die Bezeichnung diene als Hinweis auf die betriebliche Herkunft der Ware (BGH NJW-RR 1989,1516 = LM § 16 WZG Nr. 24 = GRUR 1990, 274 (275) - Klettverschluss; BGHZ 113, 115 (120 f.) = NJW 1991, 3214 = LM § 24 WZG Nr. 113 - SL; BGH GRUR 1995,156 - GarantMöbel). Danach liegt hier eine markenmäßige Nutzung vor.

Denn die Bezeichnung Paravent wird als Hinweis auf einen bestimmten Hersteller verstanden. Das ergibt sich schon aus dem Umstand, dass das gesamte Sortiment deutlich hervorgehoben unter der Bezeichnung "Paravent-Linie" beworben wird. Durch die jeweilige Hervorhebung des Wortes Paravent durch Versalien in Verbindung mit den Begriffen "Bauelemente", "Bauteile", "Konstruktionen" und "Segmente" wird auch deutlich, dass Paravent als Kennzeichnung der Teile für das System der Paravent-Linie dient und somit von dem Verkehr als Kennzeichnung für das System eines Herstellers verstanden wird.

Es ergibt sich auch nichts anderes aus dem Umstand, dass die Bezeichnung Paravent durch die Beklagte neben der Marke "System Röltgen" verwendet wird.

Trotz der grundsätzlich gebotenen weiten Auslegung des zeichenmäßigen Gebrauchs ist in solchen Fällen der Erfahrungssatz nicht zu vernachlässigen, dass die Annahme einer so genannten Zweitmarke für den Verkehr fern liegt, wenn die hierfür in Betracht kommende Angabe warenbeschreibend erscheint und der Verkehr daher in ihr eher einen Hinweis auf die Beschaffenheit der Ware sehen wird als eine zweite Herkunftsbezeichnung (BGH LM § 16 WZG Nr. 20 = GRUR 1981, 592 (594) - Championne du Monde; BGH NJW-RR 1989, 1002 = LM § 16 WZG Nr. 23 = GRUR 1989, 509 (510) - CAMPIONE del MONDO; BGH GRUR 1991, 319, 320 Hurricane). Das ist aber hier schon deshalb nicht der Fall, weil der Begriff Paravent nicht zur Kennzeichnung eines einzelnen Elementes innerhalb eines bestimmten Systems verwendet wird, sondem vielmehr als Kennzeichnung für eine gesamte Produktlinie. Denn die Beklagte weist selbst darauf hin, dass damit ein ganzes Sortiment gekennzeichnet wird.

3.

Damit besteht seitens der Klägerin hinsichtlich der Sichtschutzanlagen ein Unterlassungsanspruch. Dieser erstreckt sich nicht nur auf die konkrete Verletzungshandlung als Verwendung in der Werbung, sondern auch auf andere Nutzungsarten. Denn angesichts des Umstandes, dass sich die Beklagte berühmt, die Bezeichnung Paravent frei benutzen zu dürfen, besteht hinsichtlich der weiteren Verwendungen über die Werbung hinaus Erstbegehungsgefahr.

4.

Soweit die Klägerin allerdings generell der Beklagten untersagen will, die Bezeichnung Paravent zu nutzen, besteht dieser Anspruch nicht. Denn der Anspruch besteht nur in dem Umfang, in dem eine Verletzungshandlung in Betracht kommt. Dies lässt sich hier nur für die Sichtschutzanlagen feststellen. Im Übrigen ist durchaus eine zulässige Nutzung denkbar, soweit nämlich tatsächlich ein Freihaltebedürfnis besteht bzw. Warengruppen betroffen sind, die in keiner Beziehung zu den Waren der Klägerin stehen.

III.

Die Kostenentscheidung beruht auf § 92 Abs. 1 ZPO. Der ursprünglich gestellte Feststellungsantrag wirkte dabei nicht streitwerterhöhend, weil es sich insoweit nicht um einen eigenständigen Antrag handelte, sondern - wie die Klägerin in der Verhandlung klargestellt hat nur um eine Begründung für den ursprünglich gestellten Unterlassungsantrag.

Auch soweit die Klägerin sich in der mündlichen Verhandlung nur noch auf die Verletzung der Marke Paravent gestützt hat, blieb diese ohne Auswirkung auf den Streitwert. Zwar verfolgte die Klägerin mit der in der zweiten Instanz geltend gemachten Verletzung der Marke Paravent einen neuen Anspruch und erweiterte damit die Klage (vgl. OLG Hamm NJW-RR 1992, 1279 m.w.N.), jedoch blieb das wirtschaftliche Interesse dasselbe. Es ging weiterhin um einen Unterlassungsanspruch hinsichtlich der Nutzung des Begriffes Paravent durch die Beklagte.

Die weiteren prozessualen Nebenentscheidungen ergeben sich aus §§ 708 Nr. 10, 711, 713, 546 Abs. 2 Satz 1 ZPO.

Ende der Entscheidung