Judicialis Rechtsprechung

Zum im Wege der Lizenzanalogie zu ermittelnden Schaden, den ein Parallelimporteur zu ersetzen hat, der unter Verletzung von Markenrechten ohne Vorabinformation des Markeninhabers importierte Arzneimittel in von ihm hergestellten Verpackungen vertrieben hat.

---

HANSEATISCHES OBERLANDESGERICHT IM NAMEN DES VOLKES URTEIL

3 U 250/01

Verkündet am: 18. September 2003

In dem Rechtsstreit

hat das Hanseatische Oberlandesgericht Hamburg, 3. Zivilsenat, durch die Richter Gärtner, v. Franqué, Spannuth nach der am 4. September 2003 geschlossenen mündlichen Verhandlung für Recht erkannt:

Tenor:

Die Berufung der Klägerin gegen das Urteil des Landgerichts Hamburg, Zivilkammer 15, vom 31. Mai 2001 wird zurückgewiesen.

Die Klägerin trägt die Kosten des Berufungsverfahrens.

Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar.

Die Revision wird nicht zugelassen.

Tatbestand:

Die Klägerin vertreibt in Deutschland das Arzneimittel Berodual und besitzt die deutschen Rechte an dieser Marke. Sie erzielte 1997 damit einen Umsatz von 85 Mio. DM. Die Marke ist seit mehr als 30 Jahren eingetragen und benutzt worden. Das Arzneimittel ist das einzige Kombinationsmedikament seiner Art auf dem Markt, es hat sich zu einem Standardtherapeutikum entwickelt und einen Marktanteil über 20 % erobert.

Die Beklagte - eine Parallelimporteurin von Arzneimitteln - hatte das Arzneimittel Berodual in Spanien erworben, in eine neue eigene "Europackung" umgepackt und in Deutschland vertrieben, ohne die Klägerin zuvor davon zu unterrichten. Die Klägerin nimmt deshalb die Beklagte mit der vorliegenden Klage auf Zahlung von Schadensersatz in Anspruch.

Im Rahmen eines einstweiligen Verfügungsverfahrens hatte die Beklagte strafbewehrt versprochen, keine "Europackungen" mehr zu verwenden. Da sie aber keine Abschlußerklärung abgab, erwirkte die Klägerin ein rechtskräftiges Urteil im Hauptsacheprozeß ("Vorprozeß" - damals firmierte die Beklagte noch unter "A -Vertriebs GmbH"), in dem das Landgericht Hamburg der Beklagten (1.) u.a. verbot, parallelimportiertes Berodual in Europackungen zu vertreiben, ohne die Klägerin vorab davon zu unterrichten,

2. die Beklagte verurteilte, der Klägerin Auskunft zu erteilen, in welchem Umfang sie mit "Berodual" bezeichnete Arzneimittel aus Mitgliedsstaaten der Europäischen Union und/oder aus Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum importiert hat und die äußere Originalverpackung durch eine eigene, wie aus der Anlage I ersichtlich, ersetzt und das Arzneimittel in solcher Form in Deutschland in den Verkehr gebracht hat, ohne die B KG vorab von dem Feilhalten zu unterrichten, durch Vorlage eines chronologisch geordneten Verzeichnisses, aus dem sich ergeben müssen: Lieferzeitpunkt, Liefermenge, Abgabepreise gegenüber allen gewerblichen Abnehmern; und

3. feststellte, daß die Beklagte verpflichtet ist, der Klägerin allen Schaden zu ersetzen, der dieser aus Handlungen gemäß Nr. 2 entstanden ist und noch entstehen wird.

Daraufhin erteilte die Beklagte Auskunft dahin, daß sie mit den beanstandeten Packungen Berodual einen Nettoumsatz in Höhe von 207.800,86 DM erzielt habe. Die Klägerin verlangte, hieran mit einer Lizenz von 7,5 % beteiligt zu werden. Mit der Begründung, sie sei nur wegen der fehlenden Vorabinformation verurteilt worden, was höchstens eine Lizenzgebühr von 0,75 % rechtfertige, überwies die Beklagte einen Betrag von 1.558,50 DM.

Die Klägerin ist der Auffassung, eine angemessene Lizenzgebühr liege zwischen 12,5 und 15 %, und hat beantragt,

die Beklagte zu verurteilen, an die Klägerin eine nach dem Ermessen des Gerichts angemessene Lizenzgebühr, wenigstens jedoch eine Mindestlizenz in Höhe von DM 24.416,61 DM zzgl. 5 % Zinsen seit Rechtshängigkeit zu zahlen.

Die Beklagte hat beantragt,

die Klage abzuweisen,

und sich mit ihrem vorprozessualen Vorbringen verteidigt.

Im Urteil vom 31. Mai 2001 hat das Landgericht einen Lizenzanspruch von 2 % anerkannt und die Differenz von 2.597,52 bzw. 1.328,09 € zur gezahlten Lizenz zuzüglich Zinsen in Höhe von 5 % Zinsen seit dem 13.03.2001 zugesprochen. Auf das Urteil wird Bezug genommen.

Hiergegen wendet sich die Klägerin mit der Berufung, die sie form- und fristgerecht eingelegt und begründet hat. Sie rügt die Rechtsanwendung des Landgerichts, beruft sich für ihr Vorbringen, daß ein Satz von 12,5 % für Berodual im unteren Bereich einer (fiktiven) Lizenz liege, auf ein Sachverständigengutachten und beantragt,

unter Abänderung des angefochtenen Urteils die Beklagte zu verurteilen, an die Klägerin eine nach dem Ermessen des Gerichts angemessene Lizenzgebühr, wenigstens jedoch weitere DM 21.819,09 DM zzgl. 5 % Zinsen seit Rechtshängigkeit zu zahlen.

Die Beklagte beantragt,

die Berufung zurückzuweisen.

Sie sei im Vorprozeß nur wegen der fehlenden Vorabinformation, nicht wegen der "Europackungen" verurteilt worden, insofern gebe es keine Rechtskraftwirkung. Auch ihr Teilanerkenntnis begründe keinen Schadensersatzanspruch. Wenn unabhängig davon bei der Schadensschätzung berücksichtigt werde, daß sie "Europackungen" verwendet habe, könne das nur für Nutzungen in unverjährter Zeit gelten.

Hinsichtlich des weiteren Vorbringens wird auf die vorbereitenden Schriftsätze der Parteien nebst Anlagen und Beweisangeboten Bezug genommen. Die Akten des Landgerichts Hamburg 315 O 228/98 und 315 O 252/99 waren Gegenstand der mündlichen Verhandlung.

Entscheidungsgründe:

Die Berufung der Klägerin ist unbegründet. Der Senat kommt zu keinem anderen Ergebnis als das Landgericht.

I.

Zu Recht hat das Landgericht den mit der Klage geltend gemachten Zahlungsanspruch dem Grunde nach als gegeben angesehen.

Die Klägerin steht gemäß § 14 Abs. 6 MarkenG ein Anspruch auf Schadensersatz dafür zu, daß die Beklagte das parallelimportierte Arzneimittel Berodual in Europackungen umgepackt und vertrieben hat, ohne die Klägerin vorab hiervon zu unterrichten.

Die Feststellung dieser Schadensersatzpflicht der Beklagten ergibt sich auf Grund des rechtskräftigen Urteils des Landgerichts Hamburg vom 15. Dezember 1999 im Vorprozeß.

1. Hat eine positive Feststellungsklage Erfolg, so wird festgestellt, daß das in dem Urteil bezeichnete Recht oder Rechtsverhältnis besteht und zwar unabhängig davon, ob das Gericht alle einschlägigen Aspekte gesehen und zutreffend gewürdigt hat (BGH NJW 1982, 2257; Zöller-Vollkommer, Zivilprozeßordnung, 23. Auflage, § 322 ZPO, Rz. 6 m. w. Nw.). Durch die Rechtskraft eines solchen Feststellungsurteils ist das Gericht bei der nachfolgenden Entscheidung über die entsprechende Leistungsklage in Form der bezifferten Zahlungsklage gebunden, d. h. die Rechtskraft hindert das nunmehr entscheidende Gericht an einer davon abweichenden Entscheidung (Baumbach/Lauterbach/Hartmann, ZPO, 61. Auflage, § 322 ZPO, Rz. 39, 62; Zöller-Vollkommer, a. a. O., vor § 322 ZPO, Rz. 19, 22).

Ist - wie im vorliegenden Fall - im Vorprozeß die Schadensersatzpflicht der Beklagten unbeziffert rechtskräftig festgestellt worden, so kann das Gericht allerdings die nachfolgende Zahlungsklage gegebenenfalls noch abweisen, weil hinsichtlich der Höhe des Zahlungsanspruchs keine Bindung durch die rechtskräftige Vorentscheidung erfolgt (BGH NJW 1986, 2508). Das kann aber selbstverständlich nicht mit der Begründung geschehen, die beanstandete Handlung, die Gegenstand des Feststellungsprozesses war, sei nicht rechtswidrig und begründe somit keinen Schadensersatz, denn gerade insoweit ist das Gericht an die rechtskräftige Vorentscheidung gebunden.

Daraus folgt, daß bei Bestimmung der Schadenshöhe alles berücksichtigt werden kann, was nach dem Streitgegenstand des Vorprozesses als Schadensursache in Betracht kommt, auch wenn sich das Feststellungsurteil dazu nicht geäußert hat. Hat es sich aber damit befaßt und ist zu einem bestimmten Ergebnis gekommen, so darf im Rechtsstreit zur Höhe davon nicht abgewichen werden.

2. Aus diesem Grunde ist es unerheblich, daß sich das Landgericht im Vorprozeß erklärtermaßen nur mit der Verletzung der Informationspflicht befaßt hat. Zwar hätte es in der Entscheidung zur Höhe von seiner Auffassung, daß sich die Beklagte insoweit rechtswidrig verhalten habe und zum Schadensersatz verpflichtet sei, nicht abweichen dürfen. Es war aber durch die Bindungswirkung des Ersturteils nicht gehindert, im Rahmen des die Rechtskraft bestimmenden Streitgegenstandes auch andere Gesichtspunkte zur Schadensbemessung heranzuziehen, und hat dies auch getan. Es hat "alle markenverletzenden Handlungen der Beklagten in bezug auf den Vertrieb parallelimportierter Arzneimittel 'Berodual' durch die Beklagte" zum Anknüpfungspunkt genommen und dabei auch auf die Tatsache abgestellt, daß die Beklagte "Europackungen" verwendet hat. Warum die Begründung des Landgerichts - wie die Klägerin meint - insofern unzutreffend sein soll, erschließt sich dem Senat nicht.

Nur wenn die Verwendung der "Europackungen" mit dem Streitgegenstand des Vorprozesses nichts zu tun und deshalb auch nicht an dessen Rechtskraft teilgehabt hätte, käme es auf die Frage an, ob der Schadensersatzanspruch ganz oder teilweise - wie die Beklagte meint - dem Grunde nach verjährt ist. Davon kann aber nicht die Rede sein, denn die Verwendung der "Europackungen" gehörte zum Streitgegenstand des Vorprozesses, auch wenn sich das Landgericht nicht mit der rechtlichen Bedeutung dieser Verwendung befassen mußte. Der Streitgegenstand wird durch den Antrag und den vom Kläger dazu in den Rechtsstreit eingeführten Lebenssachverhalt bestimmt (Zöller/Vollkommer, a.a.O., Rz. 60 ff., insbes. 83). Da die Klägerin ihre Ansprüche wegen der konkreten Importe, die nun einmal in "Europackungen" vertrieben worden sind, geltend gemacht und sich dies sogar in der Fassung der Anträge niedergeschlagen hat, steht außer Frage, daß die Verwendung auch Gegenstand des Streites gewesen ist.

Nach der Rechtsprechung des Senats verletzt auch die Verwendung von "Europackungen" die Rechte an der Marke, wenn es möglich ist, das Arzneimittel gebündelt in der ursprünglichen Verpackung auf den Markt zu bringen. Das ist der Beklagten - wie sie selbst ausführt - bekannt. Dieser Umstand muß bei der Schadensbemessung berücksichtigt werden.

II.

Nach Auffassung des Senats ist zur Ermittlung des Schadensersatzes der Klägerin nach den Grundsätzen der Lizenzanalogie im vorliegenden Fall von einer angemessenen Lizenzgebühr auszugehen, die jedenfalls nicht mehr als 2 % beträgt. Da diese Höhe Grundlage des landgerichtlichen Urteils ist, kann die Klägerin mit ihrem darüber hinausgehenden Begehren keinen Erfolg haben. Ob die Lizenz möglicherweise geringer anzusetzen ist, bedarf keiner Entscheidung, weil die Beklagte kein Rechtsmittel eingelegt hat.

1. Zu Recht hat das Landgericht den Schadensersatz der Klägerin entsprechend ihrem Klagebegehren nach der Lizenzanalogie (unbeschadet des Ergebnisses zur Höhe) bemessen. Grundsätzliche Einwände bestehen nicht und werden von der Beklagten, die selbst von einem allerdings geringeren Lizenzsatz von 0,75 % ausgeht, auch nicht vorgetragen.

a. Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes kann der Schadensersatz wegen einer Markenverletzung nach der sog. Lizenzanalogie berechnet werden (BGH GRUR 1966, 375 - Meßmer-Tee II). Dem liegt die Überlegung zu Grunde, daß der Verletzer grundsätzlich nicht besser, aber auch nicht schlechter stehen soll als ein vertraglicher Lizenznehmer, der eine Lizenzgebühr entrichtet hätte (BGH GRUR 1993, 55 - Tchibo/Rolex II). Hierbei ist objektiv darauf abzustellen, was bei der Vertragseinräumung ein vernünftiger Lizenzgeber gefordert und ein vernünftiger Lizenznehmer gewährt hätte, wenn beide die im Zeitpunkt der Entscheidung gegebene Sachlage gekannt hätten. Der Grundsatz läuft auf die Fiktion eines verkehrsüblichen Lizenzvertrages hinaus, maßgeblich ist die Verletzung des Ausschließlichkeitsrechts, für deren Einräumung üblicherweise eine Lizenz zu zahlen ist (BGH GRUR 1990, 1008 - Lizenzanalogie).

b. Der Umstand, daß die Beklagte die Markenrechte der Klägerin im Rahmen des Parallelimports von Arzneimitteln verletzt hat, steht der Bestimmung des Schadensersatzes nach der Lizenzanalogie nicht entgegen, auch wenn sich die von der Beklagten in Deutschland vertriebenen "Berodual"-Arzneimittel zuvor bereits in der Europäischen Union im Verkehr befanden und sich insoweit bereits Gewinne auf Seiten des Konzerns der Klägerin realisiert haben. Es mögen beim Parallelimports auch üblicherweise keine Lizenzen erteilt werden, doch ist das für die Berechnung des Schadensersatzes jedenfalls nach der Lizenzanalogie unerheblich:

Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes ist bei Markenrechtsverletzungen die Schadensberechnung nach der Lizenzanalogie nicht etwa nur auf solche Fälle zu beschränken, in denen nach der speziellen Art der Rechtsverletzung eine Lizenzierung verkehrsüblich ist. Das ergibt sich schon aus dem Umstand, daß die Lizenzanalogie nicht etwa nur bei sog. Ident-Verletzungen, d. h. bei der unautorisierten Verwendung derselben Bezeichnung wie die in Rede stehende Marke, sondern auch bei damit verwechslungsfähigen Bezeichnungen anzuwenden ist, obwohl ein Markeninhaber schwerlich bereit sein dürfte, verwechslungsfähige Bezeichnungen neben seiner Marke zu dulden. Vielmehr berührt die Frage, ob der Verletzer die fremde Marke identisch oder nur in verwechslungsfähiger Form benutzt, nur die Berechnung der Höhe der entgangenen Lizenzgebühr, nicht aber die Zulässigkeit dieser Berechnungsmethode an sich (BGHZ 60, 206 - Miss Petite).

Nichts anderes ergibt sich für Markenverletzungen im Rahmen des Parallelimports von Arzneimitteln, soweit Lizenzierungen durch den Hersteller des Originalarzneimittels hier unüblich sind. Nach der Rechtssprechung des Bundesgerichtshofes ist diese Berechnungsmethode überall dort zulässig, wo die Überlassung von Ausschließlichkeitsrechten rechtlich möglich und verkehrsüblich ist (BGH, a. a. O. - Meßmer-Tee II). Für die Verkehrsüblichkeit kommt es nicht auf die Verhältnisse in der speziellen Branche der Prozeßparteien an, sondern darauf, ob bei einem Ausschließlichkeitsrecht dieser Art ganz allgemein die Erteilung von Lizenzen im Verkehr üblich ist (BGH, a. a. O. - Miss Petite). Daß das bei Markenrechten der Fall ist, liegt auf der Hand.

2. Der Senat sieht sich auf Grund des Vorbringens der Parteien und seiner Erfahrung mit den Gegebenheiten des Parallelimports von Arzneimitteln mit markenrechtlich geschützten Bezeichnungen in der Lage, ohne die Hilfe eines Sachverständigen den Schadensersatz der Klägerin nach der Lizenzanalogie zu beziffern. Nach Auffassung des Senats ist vorliegend nach Abwägung aller besonderen Umstände die Lizenz in Höhe von jedenfalls nicht mehr als 2 % des relevanten Umsatzes angemessen, ein höherer Lizenzsatz wäre unangemessen (§ 287 Abs. 1 ZPO).

Hierbei ist besonders herauszustellen, daß es maßgeblich auf die Umstände des vorliegenden Einzelfalles ankommt. Die pauschale Festlegung etwa einer "Taxe" bei Markenverletzungen im Bereich des Parallelimports verbietet sich schon aus grundsätzlichen Erwägungen.

a. Von Bedeutung für die Höhe der Umsatzlizenz muß das wirtschaftliche Gewicht der Klagemarke sein, denn sie ist durch den rechtswidrigen Parallelimport des Arzneimittels Berodual verletzt. Wie die Klägerin unbestritten vorgetragen hat, erzielte sie1997 damit einen Umsatz von 85 Mio. DM. Die Marke ist seit mehr als 30 Jahren eingetragen und benutzt worden. Das Arzneimittel ist das einzige Kombinationsmedikament seiner Art auf dem Markt, es hat sich zu einem Standardtherapeutikum entwickelt und einen Marktanteil über 20 % erobert.

b. Für die Bestimmung der angemessenen Lizenzhöhe ist ferner zu berücksichtigen, daß es sich der Sache nach beim Parallelimport von Arzneimitteln nur um eine besondere Art einer sog. Ergänzungslizenz handeln kann, weil es nicht um die Erstkennzeichnung der zu vertreibenden Ware geht, sondern um den Vertrieb in Deutschland, nachdem die Ware bereits ordnungsgemäß in der Europäischen Union in den Verkehr gebracht und insoweit der Konzern der Klägerin entsprechende Einnahmen erzielt hat. Deshalb kommt es auf den zwischen den Parteien streitigen Punkt nicht an, ob bewährte Erkenntnisse zur Bestimmung des Wertes einer Marke und der sich daraus ergebenden Lizenz bestehen. Es geht nicht um eine Lizenz für die Erstkennzeichnung einer Ware, bei der vielleicht die von der Klägerin ins Auge gefaßten Sätze zwischen 12,5 und 15 % in Betracht kommen mögen. Ein Sachverständigengutachten zu diesem Punkte könnte für die streitentscheidende Frage keine zusätzlichen Erkenntnisse bringen.

Für die Höhe dieser besonderen Lizenzart ist auch mitbestimmend, daß es nicht um "normale" Markenrechtsverletzungen etwa nach Art von Plagiaten geht. Vielmehr handelt es sich um Originalware, die - wenn die Vorgaben des Bundesgerichtshofes und des Europäischen Gerichtshofes zur markenrechtlichen Erschöpfung eingehalten werden - an sich ohne Zustimmung des Markeninhabers und demgemäß lizenzfrei nach Deutschland importiert und hier durch die Beklagte vertrieben werden dürfen.

c. Weiter ist für die Lizenzhöhe zu berücksichtigen, daß nicht nur durch eine fehlende Vorabinformation Belange der Klägerin lediglich gefährdet worden sind, sondern die Beklagte durch Verwenden der "Europackung" tatsächlich auch in die Rechte an der Marke eingegriffen hat, ohne daß dafür eine Notwendigkeit bestand. Andrerseits wird nicht erkennbar, daß sich aus diesem Eingriff - abgesehen von entgehenden Lizenzen - weitere Nachteile von Gewicht ergeben.

Demgemäß geht es um eine Markenrechtsverletzung von eher geringem Gewicht. Der Senat hat in einem ähnlich liegenden Fall, in dem es um mißverständliche bzw. fehlenden Angaben auf der Blisterpackung eines bekannten Arzneimittels mit hohem Marktanteil ging, die zwar "unordentlich" im Sinne der Rechtsprechung waren, gleichwohl aber durch Angaben auf der äußeren Umverpackung und/oder auf dem Beipackzettel kompensiert werden konnten, einen Lizenzsatz von 1 % des relevanten Umsatzes als angemessen angesehen. Die vorliegende Verletzung wiegt schwerer, rechtfertigt aber bei Abwägung aller Umstände keinen Lizenzsatz, der über dem vom Landgericht anerkannten und von der Beklagten hingenommenen Lizenzsatz von 2 % liegt.

Die Nebenentscheidungen beruhen auf §§ 97, 708 Nr. 10, 713, 543 ZPO, 26 EGZPO. Eine Zulassung der Revision ist nicht veranlaßt (§ 543 Abs. 2 ZPO n. F.). Die Rechtssache geht, wie die vorstehenden Ausführungen zeigen, über die Anwendung gesicherter Rechtsprechungsgrundsätze auf den vorliegenden Sachverhalt nicht hinaus. Die Rechtssache hat keine grundsätzliche Bedeutung, die Zulassung der Revision ist weder zur Fortbildung des Rechts noch zur Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung erforderlich.

Ende der Entscheidung