Judicialis Rechtsprechung

1. Fallen die Rechtswirkungen eines - mit einem Einspruch belegten - nationalen Patents im Hinblick auf ein im Schutzbereich identisches Europäisches Patent gem. Art II § 8 Abs. 1 Nr. 1 IntPartÜb fort, so ist die patentanwaltliche Empfehlung einer durch mehrere Instanzen streitig betriebenen Rücknahme des (nationalen) Patentantrags zur Vermeidung eines negativen Präjudizes beratungsfehlerhaft, wenn dieselben Rechtswirkungen auch durch die Nichtzahlung von Verlängerungsgebühren erzielt werden können.

2. Es existiert kein Rechtsgrundsatz, nachdem ein nach der Erteilung von dem Anmelder selbst (mit Wirkung ex tunc) wieder vernichtetes Patent in späteren (Verletzungs-)prozessen einem gerichtlichen "Verwertungsverbot" dergestalt unterliegt, dass der Umstand der Patenterteilung (und eines hiergegen gerichteten Einspruchs) dem Anmelder nicht mehr entgegengehalten und von dem Gericht zur Kenntnis genommen bzw. gewürdigt werden darf.

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HANSEATISCHES OBERLANDESGERICHT IM NAMEN DES VOLKES URTEIL

5 U 43/01

In dem Rechtsstreit

hat das Hanseatische Oberlandesgericht Hamburg, 5. Zivilsenat, durch die Richter Rieger, Dr. Koch, Spannuth nach der am 19.06.2002 geschlossenen mündlichen Verhandlung für Recht erkannt:

Tenor:

Die Berufung des Klägers gegen das Urteil des Landgerichts Hamburg, Zivilkammer 15, vom 24.05.2000 wird zurückgewiesen.

Der Kläger trägt die Kosten des Berufungsverfahrens.

Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar.

Der Kläger kann die Vollstreckung durch Sicherheitsleistung in Höhe von € 2.500.- abwenden, sofern nicht der Beklagte vor der Vollstreckung Sicherheit in gleicher Höhe leistet.

Die Revision gegen diese Entscheidung wird nicht zugelassen.

Tatbestand:

Die Parteien streiten über patentanwaltliche Honorarforderungen des Klägers. Der Kläger ist Patentanwalt, der den Beklagten seit 1986 bis zum Oktober 1998 in allen patentrechtlichen Fragen beraten und vertreten hat. Der Beklagte war jedenfalls Inhaber diverser in- und ausländischer Patente, die eine Vorrichtung zur Erzeugung einer künstlichen Atmosphäre in einem Transportbehälter schützen. Das Mandatsverhältnis endete durch fristlose Kündigung des Beklagten vom 12.10.1998 (Anlage K1)

Mit der vorliegenden Klage werden nachfolgende Honorarforderungen des Klägers geltend gemacht (Anlage K2):

Nr.	Rechnung	Soll in DM	Haben in DM
a.	14411	1.303,84
b.	14412	985,60
c.	14413	785,60
d.	14414	785,60
e.	14455	1.120,56
f.	14456	1.031,24
g.	14456	837,20
h.	14457	837,50
i.	14458	837,20
k.	70339	4.991,00
l.	70339		1.991,00
m.	70444	3.956,00
n.	70563	9.821,00
o.	70576	21.674,00
	insgesamt	46.595,72

Die Rechnung lit. p Nr. 80074 über DM 27.292,38 (Anlage K2) ist nicht Gegenstand dieses Verfahrens. Der Kläger mahnte den Gesamtbetrag mit einem Schreiben vom 08.10.98 (Anlage K3) an. Mit einem Schreiben vom 12.10.98 (Anlage K4) erwiderte der Beklagte und äußerte sich eingehend zu einzelnen Rechnungen. Abschließend heißt es im letzten Absatz des Schreibens:

"Sieht man unter diesem Aspekt der ungerechtfertigten Rechnungsstellung, verbleibt von der Summe von DM 74.268,16 ein Betrag von 25.301,04. Diese Schuld von DM 25.301,04 erkenne ich ausdrücklich an, und erkläre hier nochmals, dass ich zahlungswillig bin, aber nicht zahlen kann, da ich zur Zeit über keine Mittel verfüge."

Auch weiterer vorprozessualer Schriftwechsel blieb ergebnislos (Anlagen K5 bis K7).

Bei den Rechnungsposten lit. a. - i. handelt es sich um Rechnungen, die die Verlängerungsgebühren und das jeweilige Honorar für die Verlängerung von Schutzrechten umfassen (Anlagenkonvolut K11). Insgesamt belaufen sich die Forderungen des Klägers insoweit auf DM 8.524,04.

Die Rechnungsposten lit. k., l. und m. (Rechnungen lit. k. und m. in Anlage K12) betreffen die Vorbereitung und Verhandlung in einem Einspruchsverfahren gegen das Patent P 38 29 435 vor dem Deutschen Patentgericht und das Honorar für Gespräche mit dem Lizenznehmer des Beklagten im Jahre 1997 sowie die Vorbereitung und die Überprüfung von Dokumenten etc. im Zusammenhang mit Dokumenten, die im Einspruchsverfahren vorgelegt worden sind. Der Beklagte hat auf die Rechnung k. eine Zahlung in Höhe von DM 1.991,- geleistet.

Mit den Rechnungen lit. n. und o. macht der Kläger die Grundgebühr für die Vertretung in einem Rechtsbeschwerdeverfahren vor dem Bundesgerichtshof geltend sowie das Honorar für die Herstellung einer umfangreichen Stellungnahme, die nach Darstellung des Klägers zur Instruktion des mit der Rechtsbeschwerde beauftragten BGH-Anwaltes erforderlich gewesen sei. Der Kläger verweist insoweit auf die Rechnung vom 27.10.97 (lit n. - Anlage K8) über DM 9.821,-sowie auf die Rechnung vom 31.10.97 (lit o. - Anlage K9).

Hintergrund dieser Rechnungen ist folgender Sachverhalt:

Gegenstand eines Lizenzvertrages, den der Beklagte mit den Herren D. und P. schloss, war neben einem europäischen Patent mit der Nr. 0357949, das auch in ein deutsches Patent überführt wurde, das Deutsche Patent Nr. 38 29 435. Für den Bestand des Patents hatte der Beklagte in dem Lizenzvertrag eine Garantie übernommen. Nach der Erteilung des deutschen Patents Nr. 38 29 435 legten die D.- Werke AG, Lübeck, gegen das deutsche Patent Einspruch ein. Auf den Einspruch ist das Patent von der Patentabteilung 22 des DPA mit Beschluss vom 17.02.95 in vollem Umfange widerrufen worden. Der Beklagte legte gegen diesen Beschluss am 29.03.95 auf Anraten des Klägers Beschwerde ein. Während des Beschwerdeverfahrens nahm der Beklagte dann am 22.05.97, auf Anraten des Klägers, die dem Streitpatent zugrundeliegende Patentanmeldung zurück (Anlage B5) und beantragte festzustellen, dass die Patentanmeldung als zurückgenommen gilt und der angefochtene Beschluss vom 17.02.95 wirkungslos ist, hilfsweise, das Streitpatent unter Aufhebung dieses Beschlusses aufrechtzuerhalten. Hierzu erklärte er, dass er weder die Beschwerde zurücknehmen noch auf das Streitpatent verzichten und - mit Rücksicht auf das ihm zwischenzeitlich erteilte parallele europäische Patent - die Einsprechende auch nicht von etwaigen Ansprüchen für die Zukunft freistellen wolle. Das Bundespatentgericht hat die Beschwerde sowohl im Haupt- als auch im Hilfsantrag zurückgewiesen (BPatGE 38, 195). Gegen diese Entscheidung legte der Beklagte Rechtsbeschwerde zum Bundesgerichtshof ein, die in der Sache bezüglich des Haupt- und des Hilfsantrages als unbegründet zurückgewiesen wurde. Die Entscheidung des Bundesgerichtshofes ist in GRUR 1999, 571 ff. abgedruckt ("Künstliche Atmosphäre").

Der Beklagte hat von dem von ihm eingeschalteten und instruierten (Anlage K11) BGH-Anwalt Dr. O. zwei Rechnungen über insgesamt DM 13.627,50 erhalten (Anlagenkonvolut B6). Bislang hat er von diesen Rechnungen einen Betrag in Höhe von DM 11.321,- gezahlt. Weiterhin hat der Beklagte an den Kläger drei Rechnungen im Zusammenhang mit der Aufrechterhaltung des deutschen Patents Nr. 38 29 435 in Höhe von DM 2.130,40 bezahlt (Anlagenkonvolut B6).

Die Rechnung n. (Anlage K 8) enthält unter anderem folgenden Rechnungstext:

"Vereinbartes Pauschalhonorar DM 8.500,-"

Der Kläger hat insbesondere im Hinblick auf dieses Verfahren und die damit verbundene Rechnungsstellung ausgeführt, die von ihm erteilten Rechnungen seien sachlich begründet und in der geltend gemachten Höhe angemessen. Hierzu macht der Kläger im Einzelnen nähere Ausführungen. Mit der Rechnung Anlage K8 habe er die Grundgebühr für die Übernahme und die Vertretung mit DM 8.500,- netto in Rechnung gestellt. Versehentlich sei bei dem Rechnungstext statt der zutreffenden Bezeichnung "Grundgebühr" der Text "vereinbartes Honorar" von seiner Sekretärin verwendet worden, ohne dass ihm diese falsche Bezeichnung aufgefallen sei. Zwischen ihm und dem Beklagten sei zu keinem Zeitpunkt eine Honorarvereinbarung hinsichtlich seiner Honorarkosten für die Tätigkeit im Beschwerdeverfahren getroffen worden, ein Treffen am 27.10.1997 in seinen Räumlichkeiten habe nicht stattgefunden, auch telefonisch sei eine solche Vereinbarung nicht erfolgt. Ein solches Pauschalhonorar hätte den Arbeitsaufwand, den er zur Vorbereitung des Rechtsbeschwerdeverfahrens und zur Instruktion des BGH-Anwaltes aufzuwenden gehabt habe, nicht im entferntesten gedeckt. Eine entsprechende Vereinbarung ergäbe sich auch nicht mittelbar aus seinem Schreiben vom 27.10.97 (Anlage K10).

Ein Schadensersatzanspruch wegen Falschberatung stehe dem Beklagten nicht zu. Der Beklagte sei von ihm umfangreich beraten worden. Alle Schritte, die er unternommen habe, seien nach vorheriger Beratung und Abstimmung mit dem Beklagten erfolgt. Der Beklagte habe im Rahmen der rechtzeitig eingelegten Beschwerde gegen den Beschluss des DPA das Patent zurückgenommen, um so eine rechtskräftige Zurückweisung des Patents zu verhindern. Die Vermeidung einer rechtskräftigen Zurückweisung sei damit das vorrangige Ziel des Beklagten gewesen, um Ersatzansprüche seiner Lizenznehmer zu verhindern, denen er den Patentwiderruf verschwiegen habe. Er habe seine Beschwerde deshalb in erster Linie auf die Gegenstandslosigkeit des Verfahrens aufgrund der erfolgten Rücknahme der Patentanmeldung gestützt und nur hilfsweise materiell auf die Unrichtigkeit des Widerrufsbeschlusses. Die Frage, ob die Zurücknahme eines noch nicht rechtskräftig erteilten Patents nach dem Patentgesetz 1981 mit einer Wirkung ex tunc möglich ist, sei seinerzeit außerordentlich umstritten und bisher noch nicht abschließend vom Bundesgerichtshof entschieden worden. Angesichts der offenen Frage, ob der Zurücknahme der Anmeldung auch nach Erteilung noch eine ex-tunc-Wirkung zukomme, habe das Bundespatentgericht die Rechtsbeschwerde gegen die Entscheidung zugelassen. Dies sei ein deutliches Indiz für die Richtigkeit seiner Beratungsleistung. Der Beklagte habe ihn damit beauftragt, die Rechtsbeschwerde durch einen BGH-Anwalt einlegen zu lassen und ihn patentanwaltlich bei der Durchführung der Rechtsbeschwerde zu unterstützen. Schon in einem Schreiben vom 29.03.95 (Anlage K15) habe er, der Kläger, darauf hingewiesen, dass es aus tatsächlichen Gründen und zur Vermeidung eines Präjudiz bezüglich einer rechtskräftigen Widerrufsentscheidung nicht nur zweckmäßig, sondern geradezu zwingend sei, die Widerrufsentscheidung nicht in Rechtskraft erwachsen zu lassen. In einem Schreiben vom 05. 06.97 (Anlage K16) habe er dem Beklagten eingehend erläutert, warum er davon abriete, in der mündlichen Verhandlung einen Verzicht auf das Patent zu erklären, nämlich wegen nicht absehbarer materiellrechtlicher Wechselwirkungen zwischen einer solchen Maßnahme und einer erforderlichen Freistellungserklärung für die Vergangenheit. Es sei immer um die Vermeidung einer präjudizierenden Wirkung bezüglich des parallelen europäischen Patents gegangen. Dies sei allein durch die Nichtzahlung der Jahresgebühren nicht zu erreichen gewesen. Unstreitig habe der Beklagte ihm den Auftrag zur Einlegung der Rechtsbeschwerde gegen die Entscheidung des Bundespatentgericht erteilt. Die Zulassung der Rechtsbeschwerde durch das BPatG stelle einen ausgesprochenen Ausnahmefall dar und habe die Annahme gerechtfertigt, dass auch dieses Gericht die höchstrichterliche Entscheidung in einer bedeutungsvollen Rechtsfrage für geboten erachtet habe. Bis zu diesem Zeitpunkt habe es der höchstrichterlichen Rechtsprechung entsprochen, dass die Rücknahme einer Patentanmeldung bis zum rechtskräftigen Abschluss des Einspruchsverfahrens - in das sich das Erteilungsverfahren fortgesetzt habe - möglich gewesen sei (BGH GRUR 94, 439 - Sulfonsäurchlorid). Dementsprechend habe auch der BGH-Anwalt Dr. O. von dem beabsichtigten Vorgehen, das eingehend mit dem Beklagten besprochen worden sei, nicht abgeraten. Auch dieser Umstand stehe seiner Haftung entgegen. Ein offensives Vorgehen gegen die Entscheidung des BPatG im Wege der Rechtsbeschwerde sei auch angeraten gewesen (Anlage K20), nachdem die Lizenznehmer des Beklagten mit Schreiben vom 30.07.97 (Anlage K19) den ihnen bei Vertragsschluss unbekannten Widerruf des zugrundeliegenden deutschen Patents beanstandet hatten.

Soweit der Beklagte Gegenpositionen zur Aufrechnung stelle, könne er diese ohnehin nur in dem Umfang geltend machen, wie diese Rechnungen von ihm bezahlt worden seien. Auf die Rechnung von Dr. O. vom 05.01.98 habe er bislang erst DM 1.500.- bezahlt, seine Rechnungen vom 20.06. und 29.08.97 seien gänzlich unbezahlt. Der Beklagte könne auch keine Einwände erheben, soweit die von ihm erteilten Rechnungen nicht (nur) im Zusammenhang mit dem Rechtsbeschwerdeverfahren erteilt worden seien. Dies sei z.B. hinsichtlich der Rechnungen vom 31.07.97 der Fall gewesen (Gespräch mit Lizenznehmern).

Er nehme Kredite in einer die Klageforderung übersteigenden Höhe in Anspruch, für die er den geltend gemachten Zinssatz zu zahlen habe.

Der Kläger hat beantragt,

den Beklagten zu verurteilen, an den Kläger DM 46.975,78 zuzüglich 7,5 % Zinsen seit dem 12. Oktober 1998 zu zahlen.

Der Beklagte hat beantragt, die Klage abzuweisen.

Der Beklagte bestreitet zunächst, dass in dem Schreiben vom 12.10.98 (Anlage K4) ein Schuldanerkenntnis i.S.v. § 781 BGB zu sehen sei. Hilfsweise hat er eine solche Erklärung wegen widerrechtlicher Drohung angefochten.

Der Beklagte hat weiter vorgetragen,

er habe sich allein durch die Zahlungsaufforderung vom 08.10.98 (Anlage K3) zu seinem Schreiben vom 12.10.98 veranlasst gesehen. Der Kläger rechne widerrechtlich ein überhöhtes Honorar ab.

Ein Honoraranspruch in Höhe von DM 21.674,74 gemäß Rechnung vom 31.10.97 (Anlage K 9 - Position o. der Anlage K2) stehe dem Kläger nicht zu. Die Rechnung betreffe wie diejenige vom 27.10.97 über DM 9.821,- das gegen die D.- Werke geführte Rechtsbeschwerdeverfahren vor dem Bundesgerichtshof betreffend das deutsche Patent Nr. 38 29 435. Am 27.10.97 hätten die Parteien in den Räumlichkeiten des Klägers vereinbart, dass dieser für seine Gesamttätigkeit in diesem Verfahren ein Pauschalhonorar in Höhe von DM 8.500,-- erhalten solle. Soweit der Kläger die Vereinbarung eines solchen Pauschalhonorars bestreite, sei er hierfür darlegungs- und beweispflichtig. Dies werde durch die Rechnung vom 27.10.97 (Anlage K8), die als Begründung ausdrücklich den Hinweis auf ein vereinbartes Pauschalhonorar enthalte, sowie durch das Schreiben in Anlage K10 bestätigt. Im übrigen handele es sich bei dem Betrag in Höhe von DM 21.674.74 nicht um eine angemessene und übliche Vergütung.

Der Beklagte hat hilfsweise die Aufrechnung gegenüber allen etwaigen Honoraransprüchen des Klägers mit Schadensersatzansprüchen aus positiver Vertragsverletzung des Beratungsvertrages erklärt und hat hierzu vorgetragen, der Kläger habe ihn durchgängig und in allen Instanzen des Verfahrens mit den D.- Werken patentanwaltlich beraten und vertreten. Der Kläger habe ihm dazu geraten, dem Einspruch der D.- Werke entgegenzutreten, gegen die Widerrufsentscheidung Beschwerde und gegen die Entscheidung des Bundesgerichtshofes Rechtsbeschwerde einzulegen. Der Kläger habe dies damit begründet, dass wegen seiner Rechtsmängelhaftung aus dem mit den Herren D. und P. geschlossenen Lizenzvertrag eine Löschung des Patentes zu verhindern gewesen sei. Damit habe der Kläger ihn falsch beraten. Der Kläger sei nämlich selbst davon ausgegangen, dass das deutsche Patentrecht Nr. 38 29 435 letztlich nicht zu halten gewesen sei. Für seine Rechtsmängelhaftung aus dem Lizenzvertrag hätte dies aber keinen Unterschied gemacht. Die Wirkung einer Antragsrücknahme wäre auch dadurch zu erreichen gewesen, dass die jährlichen Patentgebühren nicht mehr bezahlt worden wären. Dies wäre für ihn die kostengünstigste Alternative gewesen, zumal sich die D.- Werke ausschließlich gegen das Deutsche Patent gewendet hätten, während er über gleichlautende rechtskräftige europäische bzw. DDR-Patente verfügt habe. Der Kläger hätte ihm darlegen müssen, welche Rechtswirkungen ein rechtskräftiger Widerruf des deutschen Patents für das europäische Patent gehabt hätte. Die von dem Kläger vorgebrachten erheblichen Schwierigkeiten seien für ihn wenig greifbar gewesen; zudem sei jederzeit eine Nichtigkeitsklage gegen das europäische Patent möglich gewesen. Zudem sei eine Antragsrücknahme nach Patenterteilung nicht mehr möglich gewesen, da das Einspruchsverfahren nicht mehr Teil des Erteilungsverfahrens ist. Dies habe der BGH bereits vor Einlegung der Rechtsbeschwerde entschieden gehabt (BGH GRUR 95, 333 - Aluminium-Trihydroxid), so dass es noch nicht einmal um die Klärung einer offenen Rechtsfrage habe gehen können. Der Umstand, dass das BPatG die Rechtsbeschwerde zugelassen habe, könne den Kläger nicht entlasten. Ansonsten könnte die Einlegung jedes statthaften Rechtsmittels nie beratungsfehlerhaft sein.

Erschwerend komme hinzu, dass der Kläger auf die Fehlerhaftigkeit seiner Rechtsauffassung auch durch das BPatG ausdrücklich hingewiesen worden sei, ohne dass er dies zum Anlass für eine Änderung seines Vorgehens genommen habe.

Bestehende nachteilige "optische Wirkungen" hätten auch durch den von dem Kläger empfohlenen und beschrittenen Weg nicht (mehr) ausgeräumt werden können.

Soweit er, der Beklagte, mit noch nicht vollständig bezahlten Rechnungen aufgerechnet habe, stehe ihm insoweit zumindest ein Freistellungsanspruch zu, den er vorsorglich im Wege des Zurückbehaltungsrechts geltend mache. Die in der Anlage B6 vorgelegten Rechnungen betreffend Überwachungskosten seien zum Teil von ihm, zum Teil von seinen Lizenznehmern bezahlt worden.

Sein Schaden belaufe sich, soweit man die Positionen lit. o., n. und k. addiere, auf DM 36.486,74. Auf diese Rechnungen habe der Kläger keinesfalls einen Anspruch. Darüber hinaus stünden ihm Schadensersatzansprüche in Höhe von insgesamt DM 19.714,10 zu, und zwar im Hinblick auf die Rechnungen des BGH-Anwaltes O. von insgesamt DM 13.627,70, im Hinblick auf die Kosten für die Aufrechterhaltung des deutschen Patents in Höhe von DM 2.130,40 (Anlage B6) und im Hinblick auf die Rechnung vom 31.10.97 (Anlagenkonvolut K12 -Position m.) in Höhe von DM 3.956,-.

Das Landgericht hat die Klage mit Urteil vom 24.05.00 in vollem Umfang abgewiesen. Hiergegen richtet sich die form- und fristgerecht eingelegte Berufung des Klägers.

Der Kläger trägt unter Wiederholung und Vertiefung seines erstinstanzlichen Sachvortrags vor, das Urteil des Landgerichts sei schon deshalb unzutreffend, weil es seine Entscheidung im Wesentlichen auf eine "ex-post"-Betrachtung des Sachverhalts stütze und sich damit in unzulässiger Weise über die seinerzeit bestehende Beratungssituation hinwegsetze. Er habe den Beklagten im Rahmen seiner umfassenden und zutreffenden Rechtsberatungen insbesondere auch darauf hingewiesen, dass es sich um einen "Schaukampf ohne rechtliche Relevanz" handele, um den Eintritt präjudizieller Wirkungen zu verhindern. Wenn der Beklagte entsprechende Kosten gescheut habe, hätte er weitere Kosten durch die Rücknahme der aus Fristgründen bereits eingelegten Rechtsbeschwerde vermeiden können. Von dieser Möglichkeit habe er aber aus guten Gründen keinen Gebrauch gemacht.

Entsprechend den gefestigten patentrechtlichen Grundsätzen führe die Zurücknahme der Anmeldung wie der Widerruf eines Patents zu der Rechtslage, als ob ein Patent oder eine Anmeldung niemals bestanden hätte. Entgegen der Auffassung des Landgerichts hätte dies zur Folge gehabt, dass auch ein Gericht nach einer wirksam ex-nunc erfolgten Zurücknahme einer Patentanmeldung die Rechtslage so habe beurteilen müssen, als habe das Patent bzw. die Anmeldung niemals bestanden. Insoweit hätte das Gericht auch die ergangenen negativen Entscheidungen als "niemals ergangen" nicht zur Kenntnis nehmen dürfen. Auch hinsichtlich etwaiger Ansprüche der Lizenznehmer des Beklagten wäre es nur vorteilhaft gewesen, wenn die die Bestandskraft des nationalen Patents in Zweifel ziehenden Entscheidungen gegenstandslos geworden wären.

Der Kläger beantragt,

das landgerichtliche Urteil abzuändern und nach den Schlussanträgen erster Instanz zu erkennen mit der Maßgabe, dass der Zahlungsanspruch nunmehr in Euro (= € 24.018,33) geltend gemacht wird.

Der Beklagte beantragt,

die Berufung zurückzuweisen.

Der Beklagte bezieht sich ebenfalls weitgehend auf seinen erstinstanzlichen Sachvortrag und trägt ergänzend vor, der Kläger habe ihm die Notwendigkeit der Durchführung eines kostenintensiven Rechtsbeschwerdeverfahrens vor dem Bundesgerichtshofs als nunmehr "zwingende" Notwendigkeit dargestellt und ihm ein solches Vorgehen "dringend" empfohlen, ohne die äußerst fraglichen Erfolgsaussichten zu erwähnen. Das von dem Kläger empfohlene Verhalten sei zudem gegenüber einer schlichten Nicht-Zahlung der Verlängerungsgebühr auch keineswegs günstiger gewesen. Ein formelle Aufhebung der Widerrufsentscheidung wäre bei Rücknahme des Patentantrags nicht erfolgt. Im Außenverhältnis zu den Lizenznehmern wäre eine Rücknahme der Patentanmeldung durch ihn selbst zudem noch ungünstiger gewesen als eine nachteilige gerichtliche Entscheidung. Der Kläger habe sich trotz der eindeutigen Hinweise des Bundespatentgerichts über seine, des Beklagten, Interessen hinweggesetzt und auf seine Kosten eine möglicherweise interessante, für ihn aber bedeutungslose allgemeine Rechtsfrage klären lassen.

Hinsichtlich der Einzelheiten des Sach- und Streitstandes wird auf die zwischen den Parteien gewechselten Schriftsätze sowie auf die zur Akte gereichten Anlagen verwiesen.

Entscheidungsgründe:

Die Berufung ist zulässig, aber nicht begründet. Die mit der Klage verfolgte Forderung steht dem Kläger nicht zu. Der von ihm geltend gemachte Anspruch auf Zahlung von Patentanwaltsgebühren ist zum Teil wegen eines von ihm zu vertretenden Beratungsverschuldens gar nicht erst entstanden, im übrigen durch Aufrechnung des Beklagten mit Schadensersatzansprüchen aufgrund patentanwaltlicher Pflichtverletzung wieder erloschen. Dies hat bereits das Landgericht in der angefochtenen Entscheidung zu Recht und mit zutreffender Begründung dargelegt. Der Senat nimmt zur Vermeidung unnötiger Wiederholungen auf die Begründung dieses Urteils Bezug und macht sich diese zu eigen, soweit sich aus den folgenden Ausführungen nichts Abweichendes ergibt.

1. Gegenstand der Auseinandersetzung der Parteien im vorliegenden Rechtsstreit sind die von dem Kläger im Einzelnen dargelegten patentanwaltlichen Gebührenrechnungen nach lit. a bis n und o mit den hieraus ersichtlichen Beträgen. Soweit der Beklagte im Hinblick auf die Rechnungen lit. n. und o. den Abschluss einer Pauschalhonorarvereinbarung am 27.10.1997 über DM 8.500.- behauptet hatte, bleibt er mit dieser Verteidigung ebenso erfolglos wie der Kläger mit seiner auf ein Schreiben vom 12.10.98 (Anlage K4) gestützten Behauptung, der Beklagte habe hiermit seine Zahlungspflicht in Höhe von DM 25.301,04 ausdrücklich anerkannt. Auch hierzu hat das Landgericht bereits das Erforderliche gesagt. Das zweitinstanzliche Vorbringen der Parteien gibt lediglich Anlass zu den folgenden Ergänzungen.

a. Zwar ist der Kläger für das Entstehen und die Höhe des üblichen Gebührenanspruchs aus § 612 Abs. 2 BGB darlegungs- und beweispflichtig. Allerdings oblag es dem Beklagten, wenn er sich erfolgreich auf den Abschluss einer Pauschalhonorarvereinbarung berufen wollte, sich seinerseits zumindest dazu zu erklären, wann bzw. unter welchen Umständen eine solche Vereinbarung getroffen worden sein soll. Hierzu hatte der Beklagte zunächst den 26.10.1997 als Tag genannt und seinen Sachvortrag erst auf Hinweis des Landgerichts, dass es sich hierbei um einen Sonntag handele, auf den 27.10.1997 korrigiert. In zweiter Instanz hatte der Kläger zur Unterstützung seines bestreitenden Vertrags seinen Terminkalender vorgelegt, aus dem ersichtlich ist, dass zu dem behaupteten Zeitpunkt (überhaupt) kein Besprechungstermin verzeichnet ist (Anlage K21). Spätestens nunmehr hätte es dem Beklagten oblegen, nähere Angaben insbesondere dazu vorzutragen, wo und unter welchen Umständen die behauptete Vereinbarung gleichwohl zustande gekommen ist. Dies hat er nicht getan. Er ist in zweiter Instanz auf diesen Punkt überhaupt nicht mehr zurückgekommen, so dass der Senat auch im übrigen davon ausgeht, dass der Beklagte diese Rechtsverteidigung nicht mehr geltend machen will.

b. Aber auch der Kläger kann sich nicht darauf berufen, dass ein Teil der von ihm erhobenen Forderung bereits vorprozessual durch ein Schuldanerkenntnis des Beklagten außer Streit gelangt sei. Allerdings hatte der Beklagte in seinem Schreiben vom 12.10.98 (Anlage K4) ausdrücklich erklärt: "[...] Diese Schuld von DM 25.301,04 erkenne ich ausdrücklich an,...". Schon aufgrund des konkreten Äußerungszusammenhangs handelt es sich hierbei jedenfalls nicht um ein abstraktes Schuldanerkenntnis. Aber auch die Voraussetzungen eines sog. deklaratorischen Schuldanerkenntnisses, mit dem die Parteien ihr Schuldverhältnis in einzelnen Beziehungen dem Streit oder der Ungewissheit entziehen wollen, liegen nicht vor. Hiergegen spricht insbesondere der fett-gedruckte Hinweis des Beklagte auf der ersten Seite dieses Schreibens, in dem er ausführt: "Ich betone hier nochmals, dass ich zahlungswillig bin, aber im Augenblick nicht zahlen kann. Die Gründe sind ihnen hinreichend bekannt". Schon diese Darstellung lässt das Bemühen des Beklagten erkennen, etwaigen Zwangsmaßnahmen des Klägers entgegenzuwirken, zu denen sich dieser andernfalls u.a. aufgrund des aus diesem Schreiben ersichtlichen persönlichen Zerwürfnisses der Parteien hätte veranlasst sehen können. Wenn der Beklagte sodann am Ende seines Schreibens - nachdem er sich gegen seine Zahlungsverpflichtung aus zwei konkreten Rechnungen in Höhe von ca. DM 49.000 gewandt hatte - Wiederholt: "Sieht man unter diesem Aspekt der ungerechtfertigten Rechnungsstellung, verbleibt von der Summe von DM 74.268,16 ein Betrag von 25.301,04. Diese Schuld von DM 25.301,04 erkenne ich ausdrücklich an, und erkläre hiermit nochmals, dass ich zahlungsfähig bin, aber nicht zahlen kann, da ich zur Zeit über keine Mittel verfüge", dann ist eine solche Erklärung nach Auffassung des Senats bei Würdigung des gesamten Erklärungszusammenhangs dahin zu verstehen, dass es dem Beklagten vor allem darum ging, den Kläger - trotz der zum Teil auch persönlich geführten Auseinandersetzung in der Sache - von Zwangsmaßnahmen wegen vermeintlicher Zahlungsunwilligkeit abzuhalten und ihm auf diesem Wege zumindest seine partielle Erfüllungsbereitschaft zu signalisieren. Damit handelt es sich bei der Erklärung des Beklagten - wie das Landgericht zutreffend ausgeführt hat - lediglich um ein Anerkenntnis zu "Beweiszwecken", das nicht selbständige Grundlage der Anspruchsverfolgung sein kann. Hierzu hat der Bundesgerichtshof in einer Entscheidung vom 24.03.76 (BGHZ 66, 250 ff) ausgeführt: "Neben dem "abstrakten" Schuldanerkenntnis (§ 781 BGB) und dem im BGB nicht geregelten bestätigenden (vertraglichen) Schuldanerkenntnis [...] gibt es indessen noch einen dritten Grundtatbestand, nämlich ein Anerkenntnis, das keinen besonderen rechtsgeschäftlichen Verpflichtungswillen des Schuldners verkörpert, das der Schuldner vielmehr zu dem Zweck abgibt, dem Gläubiger seine Erfüllungsbereitschaft mitzuteilen und ihn dadurch etwa von sofortigen Maßnahmen abzuhalten oder dem Gläubiger den Beweis zu erleichtern. Solche Bestätigungserklärungen enthalten keine materiellrechtliche (potentiell konstitutive) Regelung für das Schuldverhältnis, sondern bewirken als "Zeugnis des Anerkennenden gegen sich selbst" im Prozess allenfalls eine Umkehr der Beweislast oder stellen ein Indiz dar, das der Richter bei seiner Beweiswürdigung verwerten kann, das aber jedenfalls durch den Beweis der Unrichtigkeit des Anerkannten entkräftet werden kann." So liegt der Sachverhalt nach Auffassung des Senats auch im vorliegenden Rechtsstreit.

2. Soweit der Beklagte dem Kläger eine Verletzung seiner patentanwaltlichen Beratungspflichten entgegenhält, die einerseits zu unnötigen Gebührenforderungen des Klägers und andererseits unter Schadensersatzgesichtspunkten zu einer Belastung des Beklagten mit Drittansprüchen des BGH-Anwalts Dr. O. geführt hätten, teilt der Senat ebenfalls die Ausführungen des Landgerichts. Dabei hat sich in zweiter Instanz ergeben, dass der Kläger den Beklagten nicht erst bei der Entscheidung, die Entscheidungen des DPA und BPatG mit Rechtsmitteln anzugreifen, sondern bereits zu einem wesentlich früheren Zeitpunkt unzutreffend beraten hat.

a. Erklärtes Ziel der gesamten streitgegenständlichen Bemühungen der Parteien war es nach dem insoweit übereinstimmendem Parteivortrag, angesichts des seitens der D.- Werke erhobenen Einspruchs gegen das nationale Patent 382 94 35 für das europäische Patent des Beklagten 0 357 949 B1 kein wie auch immer geartetes (negatives) Präjudiz zu schaffen. In diesem Zusammenhang hatte der Kläger dem Beklagten insbesondere geraten, einen "Schaukampf" um die Verteidigung - bzw. Vernichtung - des nationalen Patents zu führen (so sein Schreiben vom 13.08.97 in Anlage K20), um den Eintritt negativer Auswirkungen durch den Eintritt der Rechtskraft einer Entscheidung der Patentabteilung des Deutschen Patentamtes in jedem Fall zu verhindern. Hierin liegt auch nach Auffassung des Senats eine entscheidende Fehleinschätzung des Klägers, welche zu einer unnötigen Belastung des Beklagten mit erheblichen Kosten geführt hat, die bei einer sachgerechten Beratung nicht entstanden wären.

aa. Ein solches Vorgehen konnte nur angebracht sein, wenn die Prämisse des Klägers zutraf, dass bei einer "Selbst-Vernichtung" des Patents von Anfang an niemand mehr den Umstand der Patenterteilung - und damit auch des Einspruchs hiergegen - zu Lasten des Beklagten bei der Beurteilung seines Europäischen Patents heranziehen und ihm entgegenhalten konnte. Dabei ging es nicht um die Vernichtung eines "offiziellen" Präjudizes, denn ein solches Abhängigkeitsverhältnis besteht zwischen nationalem und europäischen Patent nicht. Vielmehr konnte es nur darum gehen, den "schlechten Eindruck" zu beseitigen bzw. gar nicht erst aufkommen zu lassen, der dadurch entstehen konnte, dass der Patentinhaber sein Schutzrecht nicht verteidigte, sondern die "vernichtenden" Entscheidungen des DPA und BPatG rechtskräftig werden ließ.

bb. Das insoweit von dem Kläger dem Beklagten patentanwaltlich empfohlene Vorgehen stand unter der Voraussetzung, dass es quasi ein formelles Verwertungsverbot im Hinblick auf zwar zunächst erteilte, sodann aber rechtswirksam wieder "zurückgezogene" nationale Patente gibt. Seine dahingehende Überzeugung hat der Kläger auch noch einmal in der mündlichen Verhandlung vor dem Senat ausführen lassen. Der Senat kann jedoch - ebenso wie das Landgericht - eine rechtliche Grundlage für diese Annahme nicht erkennen.

aaa. Dabei kann es für die Entscheidung dieses Rechtsstreits dahinstehen, was insoweit im patentrechtlichen Erteilungs- oder Nichtigkeitsverfahren hinsichtlich eines nationalen Patents bzw. in einem Verfahren über den Einspruch gegen ein europäisches Patent zu gelten hat. Es mag durchaus so sein, dass insoweit - ohne dass der Senat dies im Einzelnen überprüft hat -formelle Hindernisse bestehen können, die zu einer Nichtberücksichtigung führen können. Hierum geht es aber weder im vorliegenden Rechtsstreit noch in dem zugrunde liegenden Auftragsverhältnis der Parteien. Denn dieses war geprägt von einer Situation, in der der Beklagte am 03.03.1997 u.a. über das nationale Patent einen Lizenzvertrag geschlossen hatte (Anlage ASt1 des Rechtsstreits 315 O 717/97). Gegenstand der Beratung durch den Kläger war ein "offensives" Vorgehen, um eine Inanspruchnahme durch die Lizenznehmer D. und P. z.B. wegen des Vorwurfs einer Täuschung über die Beständigkeit des Patents zum Zeitpunkt des Abschlusses des Lizenzvertrages zu verhindern. Auch wenn der Senat die dieser Taktik zugrunde liegenden Überlegungen nur schwer nachvollziehen kann - der "Täuschungstatbestand" war ohnehin nicht mehr aus der Welt schaffen, denn die Lizenznehmer wussten bereits oder konnten ohne weiteres in Erfahrung bringen, dass der Beklagte ihnen zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses am 03.03.97 möglicherweise (dies bestreitet der Beklagte) den (nicht rechtskräftigen) Widerruf des Patents vom 17.02.1995 verschwiegen hatte -, betreffen die daraus möglicherweise resultierenden Gefahren ausschließlich etwaige Folgerechtsstreitigkeiten und keine patentrechtlichen Amtsverfahren.

bbb. Zur Verteidigung in einem möglichen Schadensersatzprozess der Lizenznehmer oder einem sonstigen Verletzungsprozess in Anbetracht des nationalen bzw. europäischen Patents war die von dem Kläger gewählte und zur Grundlage seiner Beratung gemachte Vorgehensweise hingegen untauglich. Auch nach Auffassung des Senats ist für das von dem Kläger behauptete "Verwertungsverbot" bei einer vollständigen "Vernichtung" des Patents mit ex-tunc-Wirkung keine Rechtsgrundlage zu erkennen. Der Prozessgegner wäre in einem etwaigen Verletzungsprozess durch nichts daran gehindert, im Rahmen seines prozessualen Sachvortrags (auch) die - beim Patentamt aktenkundigen - Stationen des Schicksals des nationalen Patents 38 29 435 darzulegen und in diesem Zusammenhang u.a. darauf hinzuweisen, dass sich der Patentinhaber mit allen Kräften um eine "Selbstvernichtung" seines Patents durch Rücknahme des Patentantrags bemüht habe, nachdem dessen Erteilung mit dem Einspruch angegriffen worden sei. Kaum ein Eindruck könnte hingegen schlechter sein als derjenige, den ein Patentinhaber setzt, wenn er seine Patentanmeldung sogar ex tunc zurücknehmen und damit sein eigenes Patent selbst vernichten will, sobald ihm mit einem Einspruch Widerstände entgegengesetzt werden. Und dies, nachdem er auf der Grundlage dieses Patents (und in Kenntnis des Einspruchs) sogar einen Lizenzvertrag mit Dritten geschlossen hat, den es einzuhalten gilt. Ein Patentinhaber könnte - jedenfalls aus der Sicht eines Dritten - kaum deutlicher machen, dass er an sein eigenes Schutzrecht nicht mehr glaubt, wenn er sogar rückwirkend alle Spuren der Anmeldung zu "verwischen" versucht.

Auch gegenüber dem Gericht könnte sich der Beklagte in einer solchen Situation nicht rechtswirksam damit verteidigen, die Entgegenhaltungen gegen das nationale Patent und Zweifel an dessen Beständigkeit müssten in der rechtlichen Argumentation außen vor bleiben, weil er dieses Patent selbst von Anfang an vernichtet habe und es deshalb als nie existent zu behandeln sei. Eine solche Argumentation wäre weder im Verletzungsprozess in Ansehung des Europäischen Patents noch im Haftungsprozess seiner Lizenznehmer erfolgversprechend, denn hiermit könnte der Patentinhaber dem Verletzungsgericht oder einem anderen mit Folgeprozessen befassten Gericht nicht die Möglichkeit einer umfassenden Würdigung unter Einbeziehung auch dieser Umstände entziehen. Denn Grundlage der gerichtlichen Entscheidungsfindung ist der in gesetzeskonformer Art und Weise von den Parteien zum Beurteilungsgegenstand gemachte Sachvortrag. Die Rechtsgrundlage für ein solches "Verwertungsverbot" hat der Kläger nicht vorgetragen, sie ist für den Senat auch nicht ersichtlich. Auch das Verletzungsgericht kann deshalb aufgrund dieses Verhaltens des Anmelders ohne weiteres zu dem Schluss kommen, dieser halte offenbar selbst die Entgegenhaltungen für stichhaltig und wolle deshalb sein Patent von vornherein aus der Welt schaffen. Der von dem Kläger empfohlene Kampf um eine "Beseitigung" mit ex tunc - Wirkung war deshalb aus Sicht des Senats im Ergebnis von vornherein nicht erfolgversprechend.

cc. Dieselben Rechtswirkungen hätte der Beklagte vielmehr durch einen Verzicht oder die schlichte Einstellung der Zahlung der Verlängerungsgebühren für das Patent erreichen können. Zwar wäre hiermit "nur" eine ex nunc Wirkung zum Ablauf der Jahresfrist eingetreten. Angesichts des nicht mehr angreifbaren europäischen Patents hätte der Anmelder aber ohne weiteres seine Auffassung von der Rechtsbeständigkeit seines nationalen Patents verteidigen, sich aber zugleich Dritten gegenüber auf den Standpunkt stellen können, dass sich eine Verteidigung des mit Widerspruch angegriffenen Patents schon deshalb nicht mehr lohne, weil dessen Rechtswirkungen im Hinblick auf Art. II § 8 Abs. 1 Nr. 1 IntPartÜb (jedenfalls im Umfang des identischen Schutzbereichs des Europäischen Patents) ohnehin entfallen sei. Soweit der Kläger vorträgt, selbst das Landgericht Hamburg habe in der Verfügungsentscheidung zu dem Aktenzeichen 315 O 717/97 damit argumentiert, die Bestandskraft des Europäischen Patents sei zweifelhaft, weil das nationale Patent weder einer Überprüfung durch das DPMA noch durch das BPatG habe standhalten können, so trifft dies zwar zu, führt aber zu keiner abweichenden Bewertung. Solange das Landgericht an einer Verwertung dieser Umstände nicht gehindert war, konnte sich der Beklagte hiergegen nur damit wirksam verteidigen, dass er das nationale Patent entweder - wie dargestellt - auslaufen ließ oder die abweisenden Entscheidungen des DPMA und BPatG mit Nachdruck bekämpfte. Auch dies hat der Kläger dem Beklagten aber nicht geraten, sondern - im Gegenteil - die Rücknahme des Patentantrags zum Gegenstand seines Hauptantrags gemacht und die Beständigkeit des Patents nur hilfsweise verteidigt. Diese Taktik stellte sich aus der Sicht eines Betrachters, der alle Umstände berücksichtigen durfte, umso unverständlicher dar und konnte dem Beklagten im Ergebnis nicht nützen.

dd. Auch der Umstand, dass der Kläger alle rechtlichen Schritte mit dem Beklagten vorab abgestimmt hat, ändert nichts an der Beurteilung. Zum einen ist der Beklagte weder Jurist noch Patentanwalt und brauchte solche auch nicht zu beauftragen, wenn er ohnehin schon alles wüsste. Im übrigen geht es vorliegend um Fragen der Prozess- bzw. Verhaltenstaktik nicht in einem konkret anstehenden Rechtsstreit, sondern für mögliche künftige Streitigkeiten. Insoweit durfte sich der Beklagte durchaus der Erfahrung des Klägers anvertrauen und musste nicht hellhörig werden. Selbst wenn er vollständig über den "Schaukampf"-Charakter der Rechtsbeschwerde etc. informiert war, musste er aufgrund der Beratung des Klägers annehmen, dass es sich dabei unter dem Gesichtspunkt wohlverstandener Vorsorge gleichwohl um "gut angelegtes Geld" handele. Bei ordnungsgemäßer Beratung hätte der Kläger den Beklagten auch darauf hinweisen müssen, dass die Kosten-Nutzen-Relation so offensichtlich ungünstig sei, dass ein Prozess nur sinnvoll sei, wenn der Beklagte diesen ohne Rücksicht auf den Aufwand mit allen denkbaren Mitteln hätte verfolgen wollen, um selbst geringste Chancen zu wahren. Dies musste aber dem Beklagten nicht klar sein. Aus der Lektüre der Schriftsätze des Klägers musste er vielmehr davon ausgehen, die Beseitigung des Deutschen Patents bzw. die Verhinderung der Rechtskraft der BPatG-Entscheidung sei aus Rechtsgründen unbedingt nötig.

b. Aber auch unabhängig von den vorstehenden Ausführungen hatte der Kläger den Beklagten bereits zu einem wesentlich früheren Zeitpunkt unzutreffend beraten, so dass - selbst wenn die Auffassung des Klägers von einem "formellen Verwertungsverbot" richtig wäre - ein zum Schadensersatz verpflichtendes Beratungsverschulden gleichwohl vorläge.

aa. Der Kläger selbst weist darauf hin, dass das nationale Patent wegen Art. II § 8 Abs. 1 Nr. 1 IntPartÜb "von dem Zeitpunkt an keine Wirkung mehr" entfalten konnte, zu dem "die Frist zur Einlegung des Einspruchs gegen das europäische Patent abgelaufen ist, ohne dass Einspruch eingelegt worden ist". Nach dem insoweit unstreitigen Parteivortrag war der Schutzumfang des nationalen Patents (jedenfalls in den für diesen Rechtsstreit maßgeblichen Wirkungen) mit demjenigen des europäischen Patents identisch ( Patent in dem Umfang, in dem es dieselbe Erfindung wie das europäische Patent schützt..."), so dass es de facto in Fortfall geriet. Ebenfalls unstreitig ist, dass den Parteien am 15.03.1994 die Rechtsbeständigkeit des europäischen Patents mitgeteilt worden ist.

bb. Zu diesem Zeitpunkt war für den Kläger ohne weiteres erkennbar, dass sich eine weitere Verteidigung des nationalen Patents unter keinem denkbaren Gesichtspunkt mehr lohnen konnte. Demgegenüber war dessen Erteilung seit Mai 1992 mit dem Einspruch der D.- Werke belastet, so dass - selbst wenn der Kläger die Erfolgsaussichten anders beurteilte - immer mit der Gefahr einer Widerrufsentscheidung des DPMA gerechnet werden musste. Bei dieser Sachlage war eine Aufrechterhaltung des nationalen Patents - durch die unstreitige Zahlung der Verlängerungsgebühren - beratungsfehlerhaft. Denn hiermit konnten keine positiven Wirkungen mehr erzielt werden. Der Beklagte weist deshalb zutreffend darauf hin, dass der Kläger ihn hätte dahingehend beraten müssen, nach Bestandskraft des Europäischen Patents (15.03.94) entweder ausdrücklich auf das Deutsche Patent zu verzichten oder die Verlängerungsgebühren nicht zu zahlen. Angesichts der Tatsache, dass die für den Beklagten nachteilige Widerrufsentscheidung des DPMA erst am 17.02.95 ergangen ist, stand hierfür sogar ein Zeitraum von ca. 11 Monaten zur Verfügung, in dem der Kläger aber keine dahingehenden Aktivitäten unternommen hat, obwohl bereits zu diesem Zeitpunkt klar war, dass das deutsche Patent wegen Art. II § 8 Abs. 1 Nr. 1 IntPartÜb gegenstandslos war und sich ein Streit nicht lohnte. Andererseits war aber zu diesem Zeitpunkt gerade noch keine negative Widerrufsentscheidung getroffen worden, so dass der später so nachdrücklich bekämpfte "optische" Schaden nicht eingetreten war. Deshalb hat es letztlich der Kläger zu verantworten, dass dieser "optische" Schaden überhaupt erst eingetreten ist. Durch einen Verzicht auf das Patent oder eine Nichtzahlung der Verlängerungsgebühr wäre dem Einspruchsverfahren hingegen der Boden entzogen worden, so dass es zu der Widerrufsentscheidung des DPMA vom 17.02.95 nicht mehr hätte kommen können.

cc. Soweit der Kläger sich in der Senatssitzung damit verteidigt hat, auch bei einem Verzicht auf das Patent im Jahre 1994 wäre eine nachteilige Entscheidung des DPMA nicht zu verhindern gewesen, teilt der Senat diese Auffassung nicht. Mit einem Verzicht oder einer Nichtzahlung der Verlängerungsgebühr für das Jahr 1995 wäre einer Entscheidung des DPMA in materieller Hinsicht die Grundlage entzogen worden. Auch soweit der Kläger meint, die nachteiligen Folgen wären selbst bei einer Verfahrensbeendigung zumindest aus einer notwendigen Kostenentscheidung des DPMA ablesbar gewesen, vermag dies nicht zu überzeugen. Denn der Kläger wäre durch nichts gehindert gewesen, den Beklagten dahingehend zu beraten, nach einer ex-nunc-Vernichtung des Patents seine Kostentragungspflicht gegenüber dem DPMA ausdrücklich anzuerkennen und ggfls. einen - großzügig bemessenen - vorgezogenen Kostenausgleich vorzunehmen, um einer etwa gem. § 62 Abs. 1 Satz 2 PatG nach den materiellen Erfolgsaussichten begründeten Kostenentscheidung von vornherein die Grundlage zu entziehen.

c. Mit dem Einwand einer Mitverantwortung des BGH-Anwalts Dr. O. kann der Kläger ebenfalls nicht gehört werden, und zwar unabhängig davon, ob er sich insoweit auf ein zivilrechtliches Mitverschulden beruft oder den schadensrechtlichen Einwand einer überholenden Kausalität erhebt.

aa. Selbst wenn es Dr. O. in Kenntnis des gesamten Sachverhalts ebenfalls unterlassen hat, dem Beklagten von dem beabsichtigten Vorgehen abzuraten, ändert dies nichts an dem Beratungsfehler des Klägers. Zwar oblag beiden unabhängig voneinander die Pflicht zur sorgfältigen und zutreffenden Beratung. Jedoch hatte sich der Beklagte erkennbar ausschließlich dem Kläger in prozesstaktischen Angelegenheiten anvertraut, der insoweit sein Hauptansprechpartner war. Zum Zeitpunkt der Einschaltung von Dr. O. hatte der Kläger den Beklagten in dieser Angelegenheit schon seit Jahren beraten und alle taktischen Schritte mit diesem abgestimmt. Aus Sicht des Beklagten musste sich die Einschaltung von Dr. O. lediglich als (unverwünschte und kostenträchtige) gesetzliche Notwendigkeit darstellen, weil der Kläger ihn nicht auch vor dem Bundesgerichtshof vertreten konnte. Eine Beratungsnotwendigkeit bestand insoweit nicht mehr. Auch aus Sicht des BGH-Anwalts war die Frage des taktischen Vorgehens bereits von dem Kläger mit dem Beklagten im Detail abgestimmt und umfassend vorbereitet worden, so dass aus seiner Sicht insoweit weder eine Handlungsnotwendigkeit bestand noch eine Beratung ausdrücklich gewünscht war. Selbst wenn der Kläger de jure nur "Zulieferer" des vor dem BGH allein postulationsfähigen Anwalts Dr. O. war, lag die Verantwortung für die zu treffende prozesstaktische Beratung jedoch allein bei ihm. Immerhin hatte der Kläger mit einem Kostenaufwand DM 21.674,74 einen vorbereitenden Schriftsatz für den BGH-Anwalt erstellt, in dem er auf 33 Seiten den gesamten Sach- und Streitstand sowie die prozesstaktischen Ziele im Detail dargelegt hatte (Anlage K11). Dem BGH-Anwalt oblag deshalb in erster Linie die Beurteilung der Rechtslage bei der Verteidigung des Hauptantrags vor dem Bundesgerichtshof, der auf die Zulässigkeit der Rücknahmeerklärung der Patentanmeldung gerichtet war.

bb. Im übrigen wäre eine etwaige Mitverantwortung von Dr. O. allenfalls geeignet gewesen, den zweiten Beratungsfehler des Klägers zu beeinflussen, der sich auf die Verteidigung der Rücknahme des Patenterteilungsantrags bezog. Der erste Beratungsfehler, der darin liegt, das es der Kläger überhaupt zu einer Widerrufsentscheidung des DPMA hat kommen lassen, ist allein von dem Kläger zu verantworten, so dass er auch aus diesem Gesichtspunkt allein für den entstandenen Schaden einzustehen hat.

d. Aufgrund der dargelegten Beratungsfehler des Klägers ist der Beklagte sowohl mit den in diesem Rechtsstreit geltend gemachten Gebührenrechnungen des Klägers sowie mit den von ihm beglichenen Kostenrechnungen des BGH-Anwalts Dr. O. belastet. Im Hinblick auf die erklärte Aufrechnung stehen dem Kläger keine weiteren Ansprüche gegen den Beklagten zu. Wegen der weiteren Einzelheiten der sich gegenüberstehenden Forderungspositionen nimmt der Senat auf die zutreffenden Ausführungen der angegriffenen Entscheidung Bezug. Dabei ist dem Kläger ohne weiteres zuzugestehen, dass das Ausmaß seines Beratungsverschuldens angesichts der Komplexität des Sachverhalts und der anzustellenden taktischen Erwägungen nicht als hoch einzuschätzen ist. Unabhängig von der fehlerhaften Beratung als solcher, standen aber auch die für den Beklagten allein zur Vermeidung eines "negativen psychologischen Effekts" aufzuwendenden Kosten wegen der "normativen Kraft des Faktischen" erkennbar außerhalb eines vernünftigen Verhältnisses. Selbst wenn der Kläger den von ihm beschrittenen Weg für erfolgversprechend ansah, hätte es ihm weiterhin oblegen, den Beklagten über die (ungünstige) Kosten-Nutzen-Relation der von ihm bevorzugten Prozesstaktik aufzuklären, was - soweit erkennbar - ebenfalls nicht geschehen ist. Dem Beklagten musste nach Sachlage nicht klar sein, für welche geringe "optische" Verbesserung seiner Rechtsposition er allein DM 45.000 an Anwaltskosten für den Kläger und den BGH-Anwalt aufwendete.

Die Kostenentscheidung beruht auf § 97 ZPO, die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit ergibt sich aus §§ 708 Nr. 11, 711 ZPO.

Der vorliegende Rechtsstreit bietet dem Senat keine Veranlassung, gem. § 543 Abs. 2 ZPO die Revision zuzulassen. Der Rechtsstreit hat keine grundsätzliche Bedeutung, sondern beschränkt sich auf die Anwendung feststehender Rechtsgrundsätze auf den konkreten Einzelfall. Einer Entscheidung des Revisionsgerichts bedarf es auch nicht zur Fortbildung des Rechts oder zur Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung.

Ende der Entscheidung