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6 U 119/00 31 O 1222/99 LG Köln

Anlage zum Verkündungsprotokoll vom 19.01.2001

Verkündet am 19.01.2001

Berghaus, JS als Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle

In dem Rechtsstreit

pp.

hat der 6. Zivilsenat des Oberlandesgerichts Köln auf die mündliche Verhandlung vom 15. Dezember 2000 unter Mitwirkung seiner Mitglieder Dr. Schwippert, von Hellfeld und Pietsch

für Recht erkannt:

Tenor:

Auf die Berufungen der Parteien wird das am 08.06.2000 verkündete Urteil der 31. Zivilkammer des Landgerichts Köln - 31 O 1222/99 - teilweise geändert.

Die Klage und die Widerklage werden abgewiesen.

Die weitergehende Berufung der Klägerin wird zurückgewiesen.

Von den erstinstanzlichen Kosten des Rechtsstreits tragen die Klägerin 91/100 und die Beklagten 9/100, die Kosten des Berufungsverfahrens tragen die Klägerin zu 89/100 und die Beklagten zu 11/100.

Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar.

Die Klägerin darf die Zwangsvollstreckung durch Sicherheitsleistung in Höhe von 50.000,00 DM abwenden, wenn nicht die Beklagten vor der Vollstreckung Sicherheit in gleicher Höhe leisten. Die gegen sie gerichtete Zwangsvollstreckung dürfen die Beklagten durch Sicherheitsleistung in Höhe von 6.000,00 DM abwenden, wenn nicht die Klägerin vor der Vollstreckung Sicherheit in gleicher Höhe leistet.

Beiden Parteien wird gestattet, die Sicherheitsleistung auch durch unwiderrufliche, unbefristete und unbedingte selbstschuldnerische Bürgschaft eines in der Bundesrepublik Deutschland als Zoll- und Steuerbürge zugelassenen Kreditinstituts zu erbringen.

Die Beschwer der Klägerin wird auf 400.000,00 DM, die Beschwer der Beklagten auf 50.000,00 DM festgesetzt.

Die Revision wird zugelassen, soweit die Widerklage der Beklagten abgewiesen worden ist.

Tatbestand:

Die Klägerin, Herstellerin und Vertreiberin von Arzneimitteln in der Bundesrepublik Deutschland, ist Inhaberin der deutschen Wortmarke Nr. 642 090 "DONA". Diese Marke ist mit Priorität zum 28.06.1951 für die Waren "Arzneimittel" in der internationalen Klasse 5 registriert. Unter ihrer Marke vertreibt die Klägerin seit 1974 in der Bundesrepublik Deutschland ein apotheken-, aber nicht verschreibungspflichtiges D-Glucosaminsulfathaltiges Präparat zur Funktionsverbesserung und Schmerzlinderung bei leichter bis mittelschwerer Gonarthrose. Das Präparat wird in der Roten Liste in der Gruppe "Analgetika/Antirheumatika" geführt. In den Jahren 1990 bis 1994 erzielte die Klägerin mit ihrem Arzneimittel "DONA" jährliche Umsätze zwischen 20,3 und 38,4 Mio. DM (1990 ca. 20,3 Mio. DM, 1991 ca. 28,7 Mio. DM, 1992 ca. 38,4 Mio. DM, 1993 ca. 25,2 Mio. DM und 1994 ca. 23 Mio. DM).

Die Beklagte zu 1) stellt ebenfalls Arzneimittel her. Zu ihrer Produktpalette gehört gleichfalls ein D-Glucosaminsulfathalti-ges Präparat gegen Gonarthrose, das von den Beklagten zu 2) und 3) unter der Bezeichnung "PROGONA" in der Bundesrepublik Deutschland seit dem 15.10.1997 in einer bestimmten Aufmachung vertrieben wird. Wegen der konkreten Packungsgestaltung wird auf die von der Klägerin zu den Akten gereichten Originalpackungen sowie die nachfolgend wiedergegebene Farbkopie der Vorderseite der Verpackung verwiesen:

Die Beklagte zu 1) ist mit Priorität zum 07.12.1994 Inhaberin der Marke Nr. 2 086 734 "PROGONA", die beim Deutschen Patent- und Markenamt in der Warenklasse 5 für "Humanarzneimittel zur inneren Anwendung, zur Behandlung von rheumatischen Erkrankungen/Arthrosen" eingetragen ist. Das ebenfalls apotheken-, aber nicht verschreibungspflichtige antiphlogistische und antirheumatische, unter der Bezeichnung "PROGONA" vertriebene Medikament dient der Behandlung von leichten und mittelschweren Gonarthrosen.

Die Klägerin hat die Beklagten auf Unterlassung und Auskunftserteilung in Anspruch genommen und die Feststellung der grundsätzlichen Schadenersatzpflicht der Beklagten begehrt. Darüber hinaus hat sie von der Beklagten zu 1) Einwilligung in die Löschung der Markenregistrierung "PROGONA" gegenüber dem Deutschen Patent- und Markenamt verlangt. Sie hat die Auffassung vertreten, die Wortmarken "DONA" und "PROGONA" stünden sich im Sinne des § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG und der bis Ende 1994 geltenden Bestimmungen des Warenzeichengesetzes verwechslungsfähig gegenüber. Der Silbe "PRO" komme bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr eine eigenständige Bedeutung nicht zu. Das gelte insbesondere für die konkrete Verwendungsform. Dort trete die Silbe "PRO" wegen ihrer konkreten Ausgestaltung insbesondere in farblicher Hinsicht deutlich zurück, sie falle dem Betrachter nicht ins Auge und habe deshalb bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr außer Ansatz zu bleiben. Wegen der Bezeichnungsähnlichkeit glaube der Verkehr im übrigen, bei den beiden Präparaten handele es sich um Produkte desselben Unternehmens.

Die Klägerin hat beantragt,

I.

die Beklagten zu verurteilen,

1.

es bei Meidung eines für jeden Fall der Zuwiderhandlung verwirkten Ordnungsgeldes bis zu 500.000,00 DM, ersatzweise Ordnungshaft bis zu sechs Monaten zu unterlassen, im geschäftlichen Verkehr die Zeichen

"PROGONA"

auch wie nachstehend wiedergegeben

für "Humanarzneimittel zu inneren Anwendung, zur Behandlung von rheumatischen Erkrankungen/Arthrosen" zu verwenden, insbesondere

a)

das vorbenannte Zeichen auf den vorbenannten Waren oder deren Verpackung oder Aufmachung anzubringen;

b)

unter dem vorbenannten Zeichen die vorbenannten Waren anzubieten, in den Verkehr zu bringen oder zu den genannten Zwecken zu besitzen;

c)

das vorbenannte Zeichen in Geschäftspapieren oder in der Werbung zu benutzen;

2.

über die Handlungen gem. Ziffer 1 Auskunft zu erteilen, insbesondere über Namen und Adressen der Hersteller, der Lieferanten und anderer Vorbesitzer, der gewerblichen Abnehmer oder der Auftraggeber sowie über die Menge der hergestellten, ausgelieferten, erhaltenen oder bestellten, mit dem Zeichen "PROGONA" gekennzeichneten Waren;

II.

die Beklagte zu 1) zu verurteilen,

in die Löschung der Markenregistrierung Nr. 2 086 734 "PROGONA" gegenüber dem Deutschen Patent- und Markenamt einzuwilligen;

III.

festzustellen, dass die Beklagten verpflichtet sind, - ihr - der Klägerin sämtlichen Schaden zu ersetzen, der ihr aus den unter Ziffer I.1. bezeichneten Handlungen entstanden ist bzw. künftig entstehen wird.

Die Beklagten haben beantragt,

die Klage abzuweisen.

Sie haben die Auffassung vertreten, für den geltend gemachten Unterlassungs- und Löschungsanspruch fehle es schon an der nach dem Markengesetz notwendigen Verwechslungsgefahr. Mit Rücksicht darauf, dass die Klägerin - insoweit unstreitig - ihr Präparat "DONA" in den letzten fünf Jahren nur für Arzneimittel der Gruppe "Analgetika/Antirheumatika" benutzt habe, hätten sie - die Beklagten - Anspruch auf Teillöschung der Marke "DONA" wegen Nichtbenutzung außerhalb der Benutzungsschonfrist.

Im Wege der Widerklage haben die Beklagten deshalb beantragt,

die Klägerin zu verurteilen, gegenüber dem Deutschen Patent- und Markenamt in die Teillöschung der DE-Marke 642 090 "DONA" durch Einschränkung des Warenverzeichnisses auf

"Arzneimittel, nämlich Analgetika/Antirheuma-tika"

einzuwilligen.

Die Klägerin hat beantragt,

die Widerklage abzuweisen.

Durch das von beiden Parteien mit der Berufung angefochtene Urteil, auf das wegen der Einzelheiten verwiesen wird (Blatt 99 ff. d.A.), hat das Landgericht die Beklagten dazu verurteilt, das Zeichen "PROGONA" in der konkreten Verwendungsform für Humanarzneimittel zur inneren Anwendung und zur Behandlung von rheumatischen Erkrankungen/Arthrosen zu verwenden. Außerdem hat es die Beklagten unter zeitlicher Befristung auf den 15.10.1997 zur Auskunftserteilung verurteilt und ihre grundsätzliche Schadenersatzverpflichtung festgestellt. Die weitergehende Klage der Klägerin hat es abgewiesen und die Klägerin auf die Widerklage antragsgemäß zur Einwilligung in die Teillöschung ihrer Marke "DONA" verurteilt. Zur Begründung seiner Entscheidung hat das Landgericht im wesentlichen ausgeführt, hinsichtlich der Wortmarken "DONA" und "PROGONA" bestehe keine für einen Unterlassungsanspruch notwendige Verwechslungsgefahr im Sinne der §§ 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG, 31 WZG. Dies gelte allerdings nicht für die konkrete Ausgestaltung der Marke auf der Verpackung des von den Beklagten zu 2) und 3) vertriebenen Präparates. Wegen der konkreten farblichen Ausgestaltung der Silbe "PRO" falle diese dem flüchtigen Betrachter nicht ins Auge, sie bleibe ihm nicht in Erinnerung, deshalb sei in die Prüfung der Verwechslungsgefahr letztlich nur die Silbe "GONA" einzubeziehen. In dieser konkreten Form seien die klägerische Marke und die von den Beklagten benutzte Marke verwechslungsfähig. Bezogen auf die konkrete Verwendungsform seien auch der Schadenersatzfeststellungsanspruch aus § 14 Abs. 6 MarkenG und der der Durchsetzung des Schadenersatzanspruches dienende Auskunftsanspruch im wesentlichen begründet. Allerdings könne die Klägerin nicht die Einwilligung in die Löschung der Marke "PROGONA" der Beklagten zu 1) verlangen. Darüber hinaus sei die Klägerin gemäß §§ 55, 49 MarkenG wegen eingetretenen Teilverfalls verpflichtet, durch die Einschränkung des Warenverzeichnisses auch "Arzneimittel, nämlich Analgetika/Antirheumatika" in die Teillöschung ihrer Marke "DONA" einzuwilligen.

Gegen das ihnen am 05. bzw. 06.07.2000 zugestellte Urteil haben sowohl die Klägerin als auch die Beklagten am 04. bzw. 02.08.2000 Berufung eingelegt und diese innerhalb der verlängerten Berufungsbegründungsfristen begründet. Die Klägerin wiederholt und vertieft ihr erstinstanzliches Vorbringen und ist weiterhin der Auffassung, die beiden Marken "DONA" und "PROGONA" stünden sich unabhängig von der konkreten Verwendungsform verwechslungsfähig gegenüber. Das Landgericht habe die erhobenen Unterlassungsansprüche deshalb zu Unrecht lediglich hinsichtlich der konkreten Verwendungsform als begründet angesehen. Außerdem habe das Landgericht bei seiner Entscheidung über die Widerklage unberücksichtigt gelassen, dass nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs die Benutzung einer Marke für eine bestimmte Ware gleichzeitig eine rechtserhaltende Benutzung für solche Waren darstelle, die zum gleichen Warenbereich gehörten. Deshalb könne keine Rede davon sein, sie - die Klägerin - habe die Marke "DONA" nur für eine Arzneimittelspezialität genutzt und müsse aus diesem Grunde in die Teillöschung der Marke einwilligen.

Die Klägerin beantragt deshalb,

die Widerklage abzuweisen und die Beklagten zu verurteilen,

I.1.

es bei Meidung eines für jeden Fall der Zuwiderhandlung verwirkten Ordnungsgeldes bis zu 500.000,00 DM, ersatzweise Ordnungshaft, oder der Ordnungshaft bis zu sechs Monaten zu unterlassen,

im geschäftlichen Verkehr das Zeichen

"PROGONA"

für "Humanarzneimittel zur inneren Anwendung, zur Behandlung vor rheumatischen Erkrankungen/Arthrosen" zu verwenden, insbesondere

a)

das vorbenannte Zeichen auf den vorbenannten Waren oder deren Verpackung oder Aufmachung anzubringen;

b)

unter dem vorbenannten Zeichen die vorbenannten Waren anzubieten, in den Verkehr zu bringen oder zu den genannten Zwecken zu besitzen;

c)

das vorbenannte Zeichen in Geschäftspapieren oder in der Werbung zu benutzen;

I.2.

über die Handlungen gemäß Ziffer I.1. Auskunft seit dem 15.10.1997 zu erteilen, insbesondere über die Namen und Adressen der gewerblichen Abnehmer oder der Auftraggeber sowie über die Menge der hergestellten, ausgelieferten, erhaltenen oder bestellten, mit dem Zeichen "PROGONA" gekennzeichneten Waren;

II.

festzustellen, dass die Beklagten verpflichtet sind, ihr - der Klägerin - sämtlichen Schaden zu ersetzen, der ihr seit dem 15.10.1997 aus den unter Ziffer I.1. bezeichneten Handlungen entstanden ist bzw. künftig entstehen wird.

Die Beklagten beantragen,

die Berufung der Klägerin zurückzuweisen und die Klage insgesamt abzuweisen.

Auch die Beklagten wiederholen und vertiefen ihr erstinstanzliches Vorbringen und vertreten weiterhin die Auffassung, auch bezogen auf die konkrete Verwendung der Marke "PROGONA" fehle es an der für den Unterlassungsanspruch nach dem Warenzeichen- und Markengesetz notwendigen Verwechslungsgefahr.

Die Klägerin beantragt,

die Berufung der Beklagten zurückzuweisen.

Wegen der weiteren Einzelheiten des Sach- und Streitstandes wird auf die zwischen den Parteien gewechselten Schriftsätze nebst Anlagen Bezug genommen, die mit Ausnahme des nicht nachgelassenen Schriftsatzes der Beklagten vom 09.01.2001 (Blatt 218 ff. d.A.) sämtlich Gegenstand der mündlichen Verhandlung waren.

Entscheidungsgründe:

Die Berufungen der Parteien sind in formeller Hinsicht nicht zu beanstanden und deshalb zulässig. Das Rechtsmittel der Klägerin hat nur insoweit Erfolg, als die von den Beklagten erhobene Widerklage in Rede steht, während die Berufung der Beklagten zur gänzlichen Abweisung der Klage führt.

Der Klägerin stehen die ihr vom Landgericht zuerkannten und erst recht die darüber hinaus geltend gemachten Unterlassungsansprüche und insbesondere auch die erhobenen Annexansprüche in Form des Auskunfts- und Schadenersatzfeststellungsbegehrens nicht zu. Ansprüche aus § 3 und/oder § 1 UWG kommen ersichtlich nicht in Betracht, solange - wie hier - keine besonderen Unlauterkeitsmomente schlüssig vorgetragen sind, sondern lediglich eine zeichen-/markenrechtliche Verwechslungsgefahr behauptet wird. Die tatbestandlichen Voraussetzungen für den sich ggf. aus dem Markengesetz ergebenden Sonderrechtsschutz sind indes nicht schlüssig vorgetragen.

Im Ausgangspunkt zutreffend ist die Auffassung des Landgerichts, dass die Unterlassungsklage nur dann Erfolg haben kann, wenn sie sowohl nach altem Warenzeichenrecht als auch nach neuem Markenrecht begründet ist. Das folgt aus den Übergangsvorschriften der §§ 152, 153 MarkenG. Zwar vertreiben die Beklagten Arzneimittel unter der Marke "PROGONA" erst seit 1997. Das Warenzeichen "PROGONA" ist allerdings vor dem 01.01.1995 eingetragen worden, die behauptete Verletzungshandlung liegt damit vor dem maßgeblichen, in §§ 152, 153 MarkenG bestimmten Zeitpunkt. Für eine Entscheidung des Rechtsstreits kommt es indes nicht darauf an, ob die Klägerin vor Inkrafttreten des Markengesetzes Unterlassungs- und Folgeansprüche aus den §§ 15, 24 Abs. 1, 31 WZG hätte herleiten können. Denn der Unterlassungsanspruch der Klägerin aus § 14 Abs. 5 MarkenG wie auch die geltend gemachten Annexansprüche scheitern an der - im Geltungsbereich des Warenzeichengesetzes allerdings nicht anders zu beurteilenden - notwendigen Verwechslungsgefahr im Sinne des § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG.

Der Erwerb des Markenschutzes nach § 4 MarkenG gewährt dem Inhaber der Marke ein ausschließliches Recht, § 14 Abs. 1 MarkenG. Dritten ist es bei anderweitiger Unterlassungspflicht (§ 14 Abs. 5 MarkenG) untersagt, ein mit der Marke identisches Zeichen für Waren zu benutzen, die mit denjenigen identisch sind, für die sie Schutz genießt (§ 14 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG), oder ein Zeichen zu benutzen, wenn wegen der Identität oder Ähnlichkeit des Zeichens mit der Marke und der Identität oder Ähnlichkeit der durch die Marke und das Zeichen erfassten Waren für das Publikum die Gefahr von Verwechslungen besteht, § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG.

Ob bei einander gegenüberstehenden Zeichen/Marken die Gefahr einer Verwechslung besteht, ist nach deren jeweiligem Gesamteindruck festzustellen. Dabei kommt es auf die Nähe der in Betracht zu ziehenden Waren, auf die Kennzeichnungskraft der Klagemarke sowie auf das Maß der Ähnlichkeit der zu vergleichenden Bezeichnungen an, wobei zwischen diesen die Verwechslungsgefahr bestimmenden Faktoren eine Wechselwirkung dergestalt besteht, dass der Ähnlichkeitsgrad um so geringer sein kann, je größer die Kennzeichnungskraft und/oder die Warennähe ist, während umgekehrt ein höherer Ähnlichkeitsgrad erforderlich ist, wenn die Kennzeichnungskraft der Klagemarke nur schwach und/oder der Warenabstand größer ist. Das hat das Landgericht ebenso zutreffend herausgestellt wie die Tatsache, dass diese von der Rechtsprechung zu den §§ 24, 31 WZG entwickelten Grundsätze (siehe z.B. BGH GRUR 1995, 50, 51 "indorektal/indohexal" und BGH GRUR 1993, 118, 119 "corvaton/corvasal") gleichermaßen für die Prüfung der Verwechslungsgefahr im Rahmen von § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG Geltung haben (vgl. etwa BGH GRUR 2000, 875, 876 "Davidoff"; BGH WRP 1998, 755, 757 "nitragin" sowie EuGH GRUR 1998, 387 "Springende Raubkatze" zur Auslegung von Art. 4 Abs. 1 b) MarkenRL, der durch § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG umgesetzt worden ist).

Zur Beurteilung der zeichenrechtlichen/markenrechtlichen Verwechslungsgefahr, eine Frage, die nicht Tatsachen-, sondern Rechtsfrage ist (statt vieler: BGH GRUR 1995, 808, 810 "P3-plastoclin"), ist nach ständiger Rechtsprechung im Grundsatz auf den Gesamteindruck des jeweiligen Zeichens und nicht auf einzelne Zeichenbestandteile abzustellen; ein Elementenschutz einzelner Bestandteile kommt grundsätzlich nicht in Betracht, eine zergliedernde, semantische Betrachtungsweise ist grundsätzlich unzulässig (vgl. hierzu u.a.: BGH WRP 2000, 529, 531 "ARD-1"; BGH WRP 2000, 173, 174 "RAUSCH/ELFI RAUCH"; BGH GRUR 1996, 775, 776 "Sali Toft" und BGH GRUR 1996, 777, 778 "JOY" und BGH GRUR 1999, 735, 736 "Monoflam/Polyflam", jeweils m.w.N.). An diesem das Kennzeichenrecht beherrschenden Grundsatz hat sich, wie der Bundesgerichtshof wiederholt ausgesprochen hat (vgl. BGH a.a.O., "Sali Toft" und "JOY" sowie BGH GRUR 1996, 198, 199 "Springende Raubkatze"; BGH GRUR 1996, 200, 201 "Innovadiclophlont"; BGH GRUR 1996, 404, 405 "Blendax Pep"; BGH GRUR 1996, 406 "Juwel"), auch durch die Umsetzung der Ersten Richtlinie 89/104/EWG des Rates vom 21.12.1988 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedsstaaten über die Marken durch das Markengesetz nichts geändert. Die Notwendigkeit einer solchen Gesamtbetrachtung beruht auf der Erwägung, dass der markenrechtliche Schutz von der eingetragenen Gestaltung der Marke auszugehen hat und eine Ähnlichkeit der Marke mit einem angegriffenen Zeichen nur in bezug auf die konkrete Form, in der dieses verwendet wird, festgestellt werden kann (BGH GRUR 1999, 583, 584 "LORA DI RECUARO" sowie BGH GRUR 1996, 775, 776 "Sali Toft"). Wenngleich der Schutz eines aus einem zusammengesetzten Zeichen herausgelösten Elements dem Markenrecht grundsätzlich fremd ist, schließt das allerdings nicht aus, dass einem einzelnen Zeichenbestandteil unter Umständen eine besondere, das gesamte Zeichen prägende Kennzeichnungskraft beizumessen ist und deshalb bei Übereinstimmung der Bezeichnungen in dem jeweils prägenden Bestandteil die Gefahr einer Verwechslung der beiden Gesamtbezeichnungen zu bejahen sein kann (BGH GRUR 1996, 200, 201 "Innovadiclophlont"; BGH WRP 1998, 990, 991 "ALKA-SELTZER"; BGH WRP 1999, 189, 191 "Tour de culture"; BGH WRP 1998, 988, 989 "ECCO II", jeweils mit weiteren Nachweisen).

So wie sich der Verkehr bezogen auf die Kennzeichnungskraft des Wortbestandteils einer Wort-/Bildmarke im Zweifel eher an dem Wort- als an dem Bildbestandteil eines solchen kombinierten Wort-/Bildzeichens zu orientieren pflegt (vgl. hierzu BGH GRUR 1996, 267, 269 "Aqua" mit weiteren Nachweisen), ist bei reinen Wortmarken der vorliegenden Art bei der Beurteilung der Kennzeichnungskraft und vor allen Dingen der Verwechslungsfähigkeit der sich gegenüberstehenden Marken überdies davon auszugehen, dass im maßgeblichen Gesamteindruck zum einen regelmäßig die übereinstimmenden Merkmale mehr hervortreten als die Unterschiede, zum anderen, dass der Verkehr im allgemeinen stärker den Wortanfang als das Wortende beachtet. Auch das hat der Bundesgerichtshof mehrfach entschieden, teilweise im Zusammenhang mit der Prüfung der Verwechslungsgefahr von Firmenbezeichnungen (siehe etwa BGH WRP 1999, 530, 532 "Cefallone"; BGH GRUR 1999, 735, 736 "Monoflam/Polyflam"; BGH WRP 1998, 875, 876 "Salvent/Salventerol"; BGH GRUR 1975, 370, 371 "Protesan" und - bezogen auf eine Firmenbezeichnung - BGH NJW 1992, 695, 696 "dipa-dib"). Ein Erfahrungssatz, wonach einzelne Bestandteile eines Zeichens ohne weiteres vom Verkehr nicht zur Kenntnis genommen würden, existiert dabei nicht (BGH GRUR 1996, 774, 775 "falke-run/LE RUN"; siehe auch OLG Hamburg, NJWE-Wettbewerbsrecht 2000, 186, 188 "Giordano"). Auch besteht für den Verkehr im allgemeinen kein Anlass, Markenwörter zu verkürzen (BGH GRUR 1999, 735, 736 "Monoflam/Polyflam" und BGH WRP 2000, 1152, 1154 "Pappagallo"). Letztlich ist für die Entscheidung des Rechtsstreits von Bedeutung, dass nach der neueren Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs bei der Beurteilung des Gesamteindrucks einer Marke als Voraussetzung für die Prüfung der Verwechslungsgefahr nach § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG nicht (mehr), wie es aber in der angefochtenen Entscheidung anklingt, auf einen flüchtigen, sondern auf einen durchschnittlich informierten, aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbraucher der betreffenden Art von Waren oder Dienstleistungen abzustellen ist (vgl. hierzu insbesondere BGH GRUR 2000, 506 "Attaché/ Tisserand").

Auf der Basis dieser Kriterien ist das Landgericht mit zutreffenden Überlegungen zu dem Ergebnis gelangt, dass die Klägerin, soweit nicht die mit der Klage ebenfalls angegriffene konkrete Verwendungsform der beanstandeten Marke in Rede steht, mangels Verwechslungsgefahr nicht Unterlassung der Verwendung des Zeichens "PROGONA" verlangen kann und dass und warum die Entscheidung des Bundesgerichtshofs "Sana/Schosana" (BGH GRUR 1993, 972 ff.) dieser Beurteilung nicht entgegensteht. Der Senat sieht insoweit von einer erneuten Darstellung der die Entscheidung tragenden Gründe ab, nimmt die insoweit überzeugenden Ausführungen des Landgerichts gemäß § 543 Abs. 1 ZPO ausdrücklich in Bezug und fasst nachfolgend zusammen, warum das Berufungsvorbringen der Klägerin ihm keine Veranlassung gibt, die Verwechslungsgefahr anders zu beurteilen, als das Landgericht es getan hat:

Bei der Marke "DONA" handelt es sich um eine reine, mit normaler Kennzeichnungskraft ausgestattete Phantasiebezeichnung. Die Kennzeichnungskraft mag dadurch eine gewisse Steigerung erfahren haben, dass die Klägerin mit ihrem Präparat "DONA" seit 1974 auf dem deutschen Markt vertreten ist und mit ihrem Produkt auch im Kollisionszeitpunkt nicht unbeachtliche Umsätze erzielt hat. Aber auch in diesem Fall, nämlich beim Vorliegen einer im Grundsatz normalen und durch Marktpräsenz in gewissem Umfang gesteigerten Kennzeichnungskraft und unter Berücksichtigung der Tatsache, dass die beiden mit den Marken "DONA" einerseits und "PROGONA" andererseits versehenen Präparate der Parteien warenidentisch sind, kann - soweit nicht die von den Beklagten tatsächlich benutzte Form des Zeichens "PROGONA" in Rede steht - von einer markenrechtlichen Verwechslungsgefahr nicht ausgegangen werden, und zwar weder in schriftbildlicher noch in klanglicher Hinsicht. Ein entscheidender, ins Auge fallender und auch nicht zu überhörender Unterschied zwischen der aus zwei Silben bestehende Phantasiebezeichnung "DONA" einerseits und der von den Beklagten verwendeten Marke liegt schon darin, dass das Wort "PROGONA" aus drei Silben besteht. Die Silbe "PRO" führt zu einer deutlichen Klangabweichung und auch zu einer deutlichen Abweichung im Schriftbild. Bei der notwendigen Gesamtbetrachtung, namentlich unter Berücksichtigung der Umstände, dass der Verkehr im Zweifel mehr auf den Wortanfang eines Wortes achtet, im Allgemeinen zu Verkürzungen von Markenwörtern keinen Anlass hat und kein Erfahrungssatz besteht, dass er Bestandteile eines Zeichens nicht zur Kenntnis nimmt, und im Rahmen der Gesamtwürdigung eine zergliedernde, semantische Betrachtungsweise unzulässig ist, liegt die Annahme, gleichwohl könne der angesprochene Verkehr die Bezeichnung "PROGONA" unmittelbar oder mittelbar mit der Phantasiebezeichnung "DONA" verwechseln, auch aus Sicht des Senats fern. Dafür, dass die Silbe "PRO" eine übliche Vorsilbe für medizinische Präparate und Fachbegriffe sein könnte, spricht nichts. Erst recht kann nicht davon ausgegangen werden, dass der angesprochene Verkehr und damit letztlich insbesondere auch der Endverbraucher und nicht nur Fachkreise wie z.B. Apotheker oder Ärzte den beschreibenden Anklang der Marke "PROGONA" ("PRO" = "für" und "GONA" = "Gelenk") erkennen. Soweit die Marke im geschäftlichen Verkehr Fachkreisen oder aber sonstigen Personen mit klassischer Bildung begegnet, denen der beschreibende Bezug der Marke "PROGONA" nicht verborgen bleibt, liegt die Annahme, diese Fachkreise könnten "PROGONA" mit der Phantasiebezeichnung "DONA" verwechseln, erst recht wenig nahe.

Hat das Landgericht demgemäß den geltend gemachten Unterlassungsanspruch wie auch die Folgeansprüche zu Recht abgewiesen, soweit die Marke "PROGONA" generell und nicht nur ihre konkrete Verwendungsform in Rede steht, vermag sich der Senat allerdings im übrigen seiner Auffassung, in der konkreten Verwendungsform stünden sich "DONA" und "PROGONA" verwechslungsfähig gegenüber, weil - verkürzt wiedergegeben - die Silbe "PRO" auf der Verpackung wegen ihrer konkreten farblichen Ausgestaltung praktisch nicht lesbar sei und insoweit deshalb bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr allein auf den Wortbestand "GONA" abzustellen sei, nicht anzuschließen. Vielmehr kann das landgerichtliche Urteil insoweit keinen Bestand haben, es ist auf die Berufung der Beklagten zu ändern und die Klage abzuweisen.

Ständen sich die Zeichen "DONA" und "GONA" für Arzneimittel der gleichen Spezies und damit für identische Waren gegenüber, spräche aus den vom Landgericht angeführten Gründen allerdings alles für eine Verwechslungsgefahr in schriftbildlicher und vor allen Dingen auch klanglicher Hinsicht. Indes geht das Urteil des Landgerichts von falschen tatsächlichen Voraussetzungen aus. Soweit die Kammer den Standpunkt der Klägerin geteilt hat, die in einem hellen Grün ausgestaltete Silbe "PRO" trete gegenüber der dunkelgrünen Silbe "gona" deutlich zurück, sie falle nicht ins Auge und sei deshalb bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr außer Ansatz zu lassen, trifft das nicht zu. Hiervon hat sich der Senat durch die Inaugenscheinnahme der von der Klägerin zu den Akten gereichten Originalverpackungen der mit der Marke "PROGONA" versehenen Arzneimittel der Beklagten überzeugt. Zwar fällt die auf dem weißen hellen Untergrund der Packungsgestaltung in hellgrüner Schrift abgebildete Silbe "PRO" möglicherweise nicht so ins Auge wie die in dunkelgrüner Schrift gehaltene Silbe "gona". Das ändert aber nichts daran, dass auch der Wortbestandteil "PRO" deutlich lesbar ist und - worauf maßgeblich abzustellen ist - von einem durchschnittlich informierten, aufmerksamen und verständigen Betrachter auch dann nicht übersehen werden kann, wenn der Kauf eines solchen apotheken-, aber nicht verschreibungspflichtigen Medikaments für ihn ein Alltagsgeschäft darstellen sollte, bei dessen Abwicklung er eher flüchtig handeln könnte. Letzteres zieht der Senat allerdings insoweit in Zweifel, als auch der flüchtige Verbraucher beim Kauf eines Medikaments, das er seinem Körper zuführt und das - wie er weiß - auch Nebenwirkungen haben kann, im Zweifel aufmerksamer sein wird als z.B. beim Kauf eines Lebensmittels des täglichen Bedarfs.

Stehen sich damit aber auch bezogen auf die konkrete Verwendungsform bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr die Zeichen "DONA" und "PROGONA" gegenüber, besteht auch insoweit keine Verwechslungsgefahr im Sinne von § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG. Das mit der Berufung angefochtene Urteil des Landgerichts konnte demgemäß keinen Bestand haben, soweit die Beklagten bezogen auf die konkrete Verwendungsform der Marke "PROGONA" zur Unterlassung und zur Auskunftserteilung verurteilt worden sind und ihre grundsätzliche Schadenersatzverpflichtung festgestellt worden ist.

Gleiches gilt, soweit das Landgericht die Klägerin auf die Widerklage der Beklagten verurteilt hat, durch Einschränkung des Warenverzeichnisses auf "Arzneimittel, nämlich Analgetika/Antirheumatika" in die Teillöschung ihrer Marke "DONA" gegenüber dem Deutschen Patent- und Markenamt einzuwilligen. Denn entgegen der Auffassung des Landgerichts ist ein Teilverfall im Sinne des § 49 Abs. 3 MarkenG nicht eingetreten, dementsprechend besteht auch der auf den Widerklageantrag der Beklagten titulierte Löschungsanspruch nicht.

Nach § 49 Abs. 3 in Verbindung mit § 26 MarkenG tritt Teilverfall ein, wenn die Marke für einen Teil der Waren, für die sie eingetragen ist, nach dem Tag der Eintragung innerhalb eines ununterbrochenen Zeitraums von fünf Jahren nicht benutzt worden ist. Damit hängt die Entscheidung des Streitfalls, soweit die Widerklage in Rede steht, entscheidend davon ab, ob für die Frage der rechtserhaltenden Benutzung innerhalb der Benutzungsschonfrist von dem Oberbegriff auszugehen ist, für den die Marke eingetragen ist, hier "Arzneimittel", oder ob der Schutzbereich angesichts der nahezu unüberschaubaren Vielzahl von medizinischen Präparaten auf die benutzte Spezialware einzuengen ist. Dieses Problem ist in der Rechtsprechung und der Literatur unter den Schlagworten "Minimallösung" und "Maximallösung" diskutiert worden und nach wie vor heftig umstritten (vgl. statt vieler die Darstellung und die Nachweise bei Ingerl/Rohnke, Markengesetz, § 49 Rn. 22 ff. und § 25 Rn. 24 ff.). Während das Bundespatentgericht in ständiger Praxis bei der im Widerspruchsverfahren vorzunehmenden Kollisionsprüfung die sog. "erweiterte Minimallösung" anwendet und die Auffassung vertritt, in den Fällen, in denen eine Marke für den Oberbegriff "Arzneimittel" eingetragen, aber nur für ein spezielles Präparat benutzt werden solle, müsse der unmittelbare Schutzbereich auf die übergeordnete Hauptgruppe der "Roten Liste" beschränkt werden (vgl. hierzu BPatG, GRUR 1997, 652, 653 "IMMUNINE"; BPatG, GRUR 1997, 840 "Lindora/Linola"; BPatG, GRUR 1995, 488, 489 "APISOL/Aspisol" und zu den entsprechenden Vorschriften des Warenzeichengesetzes BPatG, GRUR 1980, 54 "Mastu", gelegentlich auch als "MAST REDIPAC" bezeichnet). Wäre diese Auffassung der Entscheidung des Rechtsstreits zu Grunde zu legen, müsste der Auffassung des Landgerichts zugestimmt werden, dass die Benutzung der Marke "DONA" für ein D-Glucosaminsulfathaltiges Präparat zur Funktionsverbesserung und Schmerzlinderung bei leichter bis mittelschwerer Gonarthrose eine rechtserhaltende Benutzung nur für die übergeordnete Hauptgruppe in der "Roten Liste" und damit "Analgetika/Antirheumatika", nicht aber auch für "Arzneimittel" darstellt. Der Senat sieht sich indes außerstande, diese ständige, für das Widerspruchsverfahren entwickelte Spruchpraxis des Bundespatentgerichts auch auf das vorliegende Löschungsbegehren zu übertragen, wenn - wie hier - eine aus einer reinen Phantasiebezeichnung bestehende Marke für die Ware "Arzneimittel" eingetragen, dann aber nur für ein bestimmtes medizinisches Präparat benutzt worden ist. In seiner Rechtsprechung zum bis Ende 1994 geltenden Warenzeichengesetz hatte der Bundesgerichtshof stets eine enge Beschränkung des Warenzeichenschutzes auf die benutzte Spezialware im Interesse der wirtschaftlichen Bewegungsfreiheit des Markeninhabers abgelehnt und sowohl für den Fall, dass überhaupt nur ein Oberbegriff im Verzeichnis vorhanden war, als auch bei Vorhandensein weiterer, benachbarter konkreter Warenbegriffe neben der benutzten konkreten Ware diejenigen Waren von der Löschung ausgenommen, die nach der Auffassung des Verkehrs nicht lediglich als gleichartig im Sinne des Warenzeichengesetzes, sondern als zum "gleichen Warenbereich" gehörend angesehen wurden (vgl. insbesondere die Entscheidung "Taurus" des Bundesgerichtshofs vom 13.07.1989, BGH GRUR 1990, 39 ff., sowie BGH GRUR 1999, 164, 166 "John Lobb" und die weiteren Nachweise bei Ingerl/Rohnke, a.a.O., § 49 Rn. 23). In der Praxis bedeutete das, dass stets geprüft werden musste, ob es sich um "gleiche Waren" handelte, also solche, deren Eigenschaften und Zweckbestimmungen im weiten Umfange übereinstimmten, oder ob lediglich Warengleichartigkeit bestand. Ungeachtet der schwierigen, aus der Sicht des angesprochenen Verkehrs zu beurteilenden Frage, ob eine bestimmte Ware einer anderen gleich oder nur gleichartig war, folgt aus dieser Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs jedenfalls, dass es im Interesse der wirtschaftlichen Betätigungsfreiheit des Markeninhabers nicht gerechtfertigt ist, ihn stets darauf zu verweisen, er habe eine z.B. für "Textilien" eingetragene Marke nur für Jeanshosen, nicht aber Jeanshemden benutzt, deshalb sei nunmehr die Teillöschung der Marke angezeigt. Im Streitfall ist es demgegenüber so, dass die Klägerin als Inhaberin der für Arzneimittel eingetragenen Marke "DONA" de facto nie die Möglichkeit hatte, verschiedene Medikamente mit verschiedenen Indikationsgebieten unter derselben Phantasiebezeichnung "DONA" und damit derselben Marke im Markt anzubieten. Den Mitgliedern des Senats ist jedenfalls kein Fall bekannt und ein solcher ist von den Parteien auch nicht vorgetragen, in dem ein Hersteller verschiedener Arzneimittel diese nach Art, Dosierung, Anwendungsgebiet etc. unterschiedlichen Arzneimittel unter demselben Markennamen verbreitet hätte. Dann aber erfordert es die wirtschaftliche Betätigungsfreiheit des Markeninhabers, auch Konkurrenzunternehmen daran zu hindern, die für ein bestimmtes Medikament benutzte Marke für andere Arzneimittel zu verwenden, jedenfalls dann, wenn es sich - wie im Streitfall - um eine reine Phantasiebezeichnung handelt. Denn sonst müsste der Inhaber einer für "Arzneimittel" eingetragenen, aber z.B. nur für Antirheumatika benutzten Marke es hinnehmen, dass ein anderes Unternehmen unter dieser als Marke registrierten Phantasiebezeichnung Hustensaft und Schnupfenspray verkauft und ein drittes Unternehmen unter dieser Bezeichnung ein medizinisches Präparat gegen Bluthochdruck vertreibt. Dadurch würde indes der Markeninhaber in seiner geschäftlichen Bewegungsfreiheit nachdrücklich und ungebührlich derart eingeengt, dass im Streitfall nach Auffassung des Senats eine Situation vorliegt, die mit derjenigen vergleichbar ist, die dem Bundesgerichtshof seinerzeit unter der Geltung des alten Warenzeichenrechts dazu bewogen hat, eine tatsächliche Benutzungshandlung durch Fiktion auf weitere "gleiche" Waren zu erstrecken. Der Senat sieht, dass seine Auffassung zur Frage der rechtserhaltenden Benutzung der Marke "DONA" nicht nur für Analgetika/Antirheumatika, sondern für Arzneimittel schlechthin der ständigen Spruchpraxis des Bundespatentgerichts im Widerspruchsverfahren zuwiderläuft. Mit Rücksicht darauf, dass bislang - soweit ersichtlich - eine höchstrichterliche Entscheidung zur Frage der Teillöschungsverpflichtung in Fallkonstellationen der vorliegenden Art nicht ergangen ist, die Sache mithin grundsätzliche Bedeutung hat, hat der Senat gemäß § 546 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 ZPO die Revision zugelassen, um den Beklagten Gelegenheit zu geben, zu dieser Problematik eine solche höchstrichterliche Entscheidung herbeizuführen.

Die Kostenentscheidung beruht auf §§ 92 Abs. 1, 97 Abs. 1 ZPO.

Die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit beruht auf §§ 708 Nr. 10, 711, 108 ZPO.

Ende der Entscheidung