Judicialis Rechtsprechung

1) Es ist daran festzuhalten, daß in der Regel die Eintragung einer Marke in die Markenrolle die Gefahr ihrer Bewertung begründet.

2) Zum Umfang der zur Rechtserhaltung notwendigen Bewertung einer Marke.

3) "Falke" und "Falcon" sind als Marken für "identische" Produkte verwechselbar.

Aktenzeichen: 29 U 2277/01

Verkündet am 13. Dezember 2001

In dem Rechtsstreit

hat der 29. Zivilsenat des Oberlandesgerichts München durch den Vorsitzenden Richter Wörle und die Richter Haußmann und Jackson aufgrund der mündlichen Verhandlung vom 13.12.2001

für Recht erkannt:

Tenor:

I. Die Berufung der Beklagten gegen das Urteil des Landgerichts München I vom 18.1.2001 - 7 O 10949/00 - wird zurückgewiesen.

II. Die Beklagte trägt die Kosten des Berufungsverfahrens.

III. Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar.

Die Beklagte kann die Vollstreckung durch Sicherheitsleistung in Höhe von 250.000,-- DM abwenden, wenn nicht die Klägerin vor der Vollstreckung Sicherheit in gleicher Höhe leistet. Die Beklagte kann Sicherheit auch durch unbedingte, unbefristete, unwiderrufliche selbstschuldnerische Bürgschaft einer deutschen Großbank leisten.

IV. Der Wert der Beschwer der Beklagten übersteigt 60.000,-- DM.

Tatbestand:

Die Parteien streiten um einen markenrechtlichen Unterlassungsanspruch der Klägerin.

Die Klägerin ist Inhaberin der am 22.4.1986 angemeldeten und am 20.5.1986 in die Warenzeichenrolle eingetragenen Marke Nr. "FALCON", die für Parfümerien, Mittel zur Körper- und Schönheitspflege geschützt ist (Anlage K 1). Sie hat vorgetragen, die Marke werde seit ihrem Erwerb durch die Klägerin zur Kennzeichnung einer über Apotheken vertriebenen Herren-Pflegeserie benutzt. FALCON GmbH, eine Tochtergesellschaft der Klägerin, lasse die Produkte herstellen; der Vertrieb sei ab 1995 zunächst durch S P GmbH erfolgt und erfolge nunmehr über s C GmbH; beide Gesellschaften seien Tochtergesellschaften der Klägerin (Preislisten dieser Gesellschaften: Anlagen K 8 und K 9). Der mit den Produkten erzielte Umsatz habe im Jahre 1995 270.000,-- DM und 1996 201.000,-- DM betragen; gegenwärtig - im Jahre 2000 - liege er bei etwa 100.000,-- DM.

Die Beklagte ist eine bekannte Herstellerin von Oberbekleidung und insbesondere von Strumpfwaren. Sie hat am 26.04.1997 die am 10.06.1997 in die Markenrolle eingetragene Marke "FALKE" unter anderem für die Waren Seifen, Parfümerien, ätherische Öle, Mittel zur Körper- und Schönheitspflege; Präparate zur Reinigung, Pflege und Verschönerung der Haut, der Kopfhaut und der Haare; Toilettepräparate (soweit in Klasse 3 enthalten), Desodorierungsmittel für den persönlichen Gebrauch, Pre-Shave und After-Shave-Präparate zur Eintragung in die Markenrolle angemeldet. Ein Widerspruch der Klägerin gegen diese Eintragung führte zu einer bisher nicht rechtskräftigen Teil-Löschung der Marke. Die Beklagte beschränkte das Warenverzeichnis dadurch, dass sie den Begriff "Seifen" durch "Seifen für kosmetische Zwecke, Seifen für Textilien" ersetzte. Mit Schreiben vom 29.04.1998 (Anlage K 5) schlug die Beklagte eine Abgrenzungsvereinbarung vor.

Die Klägerin hat geltend gemacht, angesichts der Identität der beiderseitigen Waren einerseits und der hohen Ähnlichkeit der beiderseitigen Marken andererseits könne sie von der Beklagten die Unterlassung der Benutzung der Marke verlangen. Die Absicht der Beklagten, die Marke zu benutzen ergebe sich aus der Anmeldung der Marke und der Mitteilung ihrer Benutzungspläne durch die Beklagte im Schreiben vom 29.4.1998 (Anlage K 5).

Die Klägerin hat beantragt,

die Beklagte unter Androhung näher bezeichneter Ordnungsmittel zu verurteilen, es zu unterlassen, eine Wortmarke FALKE zur Kennzeichnung der Waren "Seifen für kosmetische Zwecke, Parfümerien, ätherische Öle, Mittel zur Körper- und Schönheitspflege; Präparate zur Reinigung, Pflege und Verschönerung der Haut, der Kopfhaut und der Haare; Toilettepräparate (soweit in Klasse 3 enthalten), Desodorierungsmittel für den persönlichen Gebrauch, Pre-Shave- und After-Shave-Präparate" zu benutzen.

Die Beklagte hat beantragt,

Die Klage abzuweisen.

Sie hat, nachdem sie zunächst die von der Klägerin vorgetragene oben erwähnte Benutzung eingeräumt und ein Produktmuster vorgelegt hatte, eine zur Rechtserhaltung ausreichende Benutzung der Marke durch die Klägerin und das Bestehen von Lizenzbeziehungen zwischen der Klägerin und ihren Tochterunternehmen bestritten. Bei ihr, der Beklagten, bestehe keine konkrete Absicht, die angemeldete Marke zu benutzen; sie verfolge mit der Anmeldung lediglich die Strategie, Anmeldungen Dritter zu verhindern und sich die Option auf die Verwertung ihrer bekannten Strumpfmarke "FALKE" auch im Bereich kosmetischer Waren offen zu halten. Damit sei eine einen vorbeugenden Unterlassungsanspruch begründende hinreichende Benutzungsgefahr nicht gegeben. Im Übrigen bestehe auch keine Verwechslungsgefahr.

Die Klägerin ist dem entgegengetreten.

Durch das angefochtene Urteil hat das Landgericht die Beklagte antragsgemäß verurteilt. Für die Einzelheiten wird auf das Urteil verwiesen.

Gegen dieses Urteil richtet sich die Berufung der Beklagten. Sie macht erneut geltend, auf ihrer Seite bestehe keine Begehungsgefahr für die Benutzung der angegriffenen Marke; es handele sich um eine reine Defensivmarke, für die eine Benutzung nicht konkret geplant sei. Seit der Anmeldung der Marke seien vier Jahre ohne konkrete Planungen und Benutzungsvorbereitungen vergangen. - Die Beklagte hat erneut die Benutzung der Klagemarke bestritten. Der Vortrag der Klägerin sei unsubstantiiert, greifbare Umsatzangaben fehlten; der Umsatz sei allenfalls minimal und liege im Bereich einer Liebhaberei, die die Erhaltung des Monopols an der Marke nicht rechtfertige. Dass es der Beklagten gelungen sei, auf der Grundlage einer Bestellung ein Produktmuster zu erwerben, sei ohne Bedeutung. - Eine Verwechslungsgefahr bestehe nicht. Insbesondere die Tatsache, dass die Klagemarke der englischen, die angegriffene Marke der deutschen Sprache angehöre, trage zur Unterscheidbarkeit bei. Der klangliche Unterschied zwischen den beiderseitigen Kennzeichen sei deutlich. Schriftbildlich könne es nicht zu Verwechslungen kommen. Die begriffliche Übereinstimmung zwischen den Marken werde im Verkehr nicht wahrgenommen.

Die Beklagte beantragt,

das Urteil des Landgerichts aufzuheben und die Klage abzuweisen.

Die Klägerin beantragt,

die Berufung zurückzuweisen.

Sie verteidigt das angefochtene Urteil: Zutreffend habe das Landgericht die Gefahr der Benutzung der angemeldeten Marke durch die Beklagte bejaht. Die von ihr erzielten Umsätze hat die Klägerin im Schriftsatz vom 17.07.2001 näher spezifiziert (Blatt 117/119); hierauf wird Bezug genommen. Die Rückläufigkeit der Umsätze hat die Klägerin damit erklärt, dass im Hinblick auf den vorliegenden Rechtsstreit und die aus diesem sich ergebenden Fragen hinsichtlich des Schutzumfangs der Klagemarke der Vertrieb der mit ihr gekennzeichneten Produkte gegenwärtig nicht forciert werde. Die begriffliche, akustische und auch mittelbare Verwechslungsgefahr zwischen den beiderseitigen Kennzeichnungen könne nicht in Zweifel gezogen werden.

Im Übrigen wird zur Ergänzung des Tatbestandes auf die von den Parteien eingereichten Schriftsätze und die von ihnen vorgelegten Urkunden Bezug genommen.

Der Senat hat gemäß Beschluss vom 19.07.2001 Beweis erhoben durch Vernehmung der Zeugin H. Hinsichtlich des Ergebnisses der Beweisaufnahme wird auf das Protokoll vom 13.12.2001 Bezug genommen.

Entscheidungsgründe:

Die zulässige Berufung der Beklagten erweist sich als unbegründet.

Gemäß § 14 Abs. 5, 2 Nr. 2 MarkenG kann auf Unterlassung in Anspruch genommen werden, wer ein Zeichen benutzt, wenn wegen der Identität oder Ähnlichkeit des Zeichens mit der Marke und der Identität oder Ähnlichkeit der durch die Marke und das Zeichen erfassten Waren für das Publikum die Gefahr von Verwechslungen besteht einschließlich der Gefahr, dass das Zeichen mit der Marke gedanklich in Verbindung gebracht wird.

a) Der Unterlassungsanspruch setzt keine begangene Verletzungshandlung voraus; es genügt vielmehr, dass die erstmalige Begehung der Kennzeichenverletzung ernstlich und unmittelbar zu besorgen ist. Im Interesse eines effektiven und rechtzeitigen Kennzeichenschutzes sind insoweit keine hohen Anforderungen zu stellen. Eine Erstbegehungsgefahr wird insbesondere durch Anmeldung einer Marke zur Eintragung in die Markenrolle begründet (Ingerl/Rohnke, Markengesetz, Vor §§ 14 - 19, Rdnr. 25, 26 m.w.N.). Diese Situation ist hier gegeben. In der vorgerichtlichen Korrespondenz hat die Beklagte die Benutzungsabsicht zunächst im Schreiben vom 29.4.1998 auch eingeräumt (Anlage K 5), wenn dies auch in der weiteren Korrespondenz (Anlagen B 3, B 6, B 8) teilweise abgeschwächt wurde, zugleich aber auch eine Vereinbarung über eine "Koexistenz der Marken" vorgeschlagen wurde (Anlage B 4). Auch im vorliegenden Rechtsstreit hat die Beklagte vorgetragen, sie wolle "die Option....behalten, im Bereich Kosmetik und Parfümeriewaren die im Bekleidungsbereich bekannte Marke "FALKE" zu verwerten" (Schriftsatz vom 21.8.2000, Seite 2). Das gesamte Verhalten der Beklagten begründet daher eine hinreichende Erstbegehungsgefahr hinsichtlich der Benutzung Marke für die streitigen Waren. Für einen Ausnahmefall, wie er dem Urteil des Bundesgerichtshofs vom 29.11.1984 (GRUR 1985, 550/553 Nr. II.2.c) zugrunde lag, ist hier nichts ersichtlich.

b) Gemäß § 25 Abs. 1 MarkenG kann der Inhaber einer eingetragenen Marke gegen Dritte Ansprüche im Sinne des § 14 nicht geltend machen, wenn die Marke innerhalb der letzten fünf Jahre vor der Geltendmachung des Anspruches für die Waren, auf die er sich zur Begründung seines Anspruches beruft, nicht gemäß § 26 benutzt worden ist, sofern die Marke, was hier der Fall ist, zu diesem Zeitpunkt seit mindestens fünf Jahren eingetragen ist. Im Falle der Klage hat der Kläger gemäß § 25 Abs. 2 MarkenG auf Einrede des Beklagten nachzuweisen, dass die Marke innerhalb der letzten fünf Jahre vor Erhebung der Klage für die erwähnten Waren benutzt worden ist. Gemäß § 26 Abs. 1 MarkenG ist eine ernsthafte Benutzung der Marke erforderlich, wobei gemäß § 26 Abs. 2 die Benutzung der Marke mit Zustimmung des Inhabers als Benutzung durch den Inhaber gilt. Eine ernsthafte Benutzung erfordert, dass der Art nach nicht nur eine Scheinbenutzung vorliegt und dass die erzielten Umsätze und die betriebene Werbung das Vorliegen einer Scheinbenutzung ausgeschlossen erscheinen lassen. Da im vorliegenden Fall die Klage am 3.7.2000 zugestellt wurde, kommt es auf die Benutzungshandlungen in der Zeit nach dem 3.7.1995 an.

Die Klägerin hat durch Vorlage von ab 01.10.1996 bzw. ab 1.4.1998 geltenden Preislisten der s C GmbH für das S & FALCON Kosmetikprogramm (Anlagen K 8, K 9), durch Vorlage eines Produktmusters eines Eau de Toilette (ein weiteres Produktmuster Body Lotion hatte in erster Instanz die Beklagte vorgelegt, Fotokopie: Anlage B 1), durch Vorlage von Verpackungen und eines Prospekts (Anlage K 11), durch die Vorlage von Rechnungen über die Belieferung von zwei Kunden in den Jahren 1998 bis 2000 und schließlich durch die Vernehmung der Zeugin H eine ausreichende Benutzung der Klagemarke nachgewiesen. Auf Grund der Aussage der Zeugin H steht fest, dass die Marke von zwei Tochterunternehmen der Klägerin mit deren Zustimmung benutzt wurde und dass die im Beweisbeschluss vom 19.7.2001 genannten Umsätze in den Jahren 1996 bis 2000 erzielt wurden. Die erwähnten Unterlagen zeigen eine Benutzung der Marke für Eau de Cologne, Eau de Toilette, After Shave, After Shave Balm, Shaving Cream, All Over Shampoo und Deospray. Trotz des starken Rückganges der unter der Marke erzielten Umsätze kann angesichts der den gesamten Zeitraum von fünf Jahren erfassenden Kontinuität der Markenbenutzung an deren Ernsthaftigkeit ein Zweifel nicht bestehen. Die Gründe für den Rückgang der Umsätze bedürfen hier keiner Erörterung, da schon die in den Jahren 1996 und 1997 erzielten Umsätze von 201.555,-- bzw. 115.859,-- DM eine zur Rechtserhaltung ausreichende Benutzung nachweisen. Von einer bloßen Scheinbenutzung kann ersichtlich nicht die Rede sein.

c) Die Frage der Verwechslungsgefahr ist unter Berücksichtigung aller Umstände und insbesondere unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Wechselwirkung zwischen der Kennzeichnungskraft der Marke, der Ähnlichkeit der Waren und der Ähnlichkeit der Marken zu prüfen. Hinsichtlich der Klagemarke ist von einer zumindest normalen ursprünglichen Kennzeichnungskraft auszugehen. Von einer wesentlichen Stärkung der Kennzeichnungskraft durch Benutzung kann nicht ausgegangen werden; andererseits ist auch für eine Schwächung der Kennzeichnungskraft durch Drittkennzeichen nichts vorgetragen.

Die von den beiderseitigen Kennzeichen erfassten Waren sind identisch. Bei den Produkten, für die die Klägerin die Benutzung nachgewiesen hat, handelte es sich um Parfümerien und Mittel zur Körper- und Schönheitspflege im Sinne des Warenverzeichnisses der Klagemarke (Anlage K 1). Die Waren des Warenverzeichnisses der angegriffenen Marke (Anlage K 2) fallen sämtlich ebenfalls unter den Begriff der Parfümerien und Mittel zur Körper- und Schönheitspflege; sie sind teilweise mit den Produkten, für die die Benutzung nachgewiesen ist, völlig gleich (Parfümerien mit Eau de Cologne und Eau de Toilette; Desodorierungsmittel mit Deospray; After-Shave-Präparate mit After Shave; Seifen für kosmetische Zwecke und Präparate zur Reinigung, Pflege und Verschönerung der Haut, der Kopfhaut und der Haare mit All Over Shampoo).

Die beiderseitigen Marken schließlich sind schriftbildlich, akustisch und begrifflich in hohem Maße ähnlich. Schriftbildlich stimmen die Marken in der Großschreibung aller Buchstaben und in den ersten drei Buchstaben sowie annähernd in der Länge des Zeichens überein. Akustisch stimmen die beiden ersten Silben und der die zweite Silbe einleitende Konsonant, der in beiden Marken wie ein k ausgesprochen wird, überein. Die beiderseitigen zweiten Silben sind bei jeder Aussprache unbetont und einander je nach Aussprache mehr oder weniger ähnlich. Nach ihrem Begriffsinhalt stimmen die Marken inhaltlich überein. Zu bedenken ist auch, dass die bildliche und aktustische Verwechslungsgefahr einerseits und die begriffliche Übereinstimmung der Marken andererseits einander ergänzen in dem Sinne, dass bildliche und akustische Verwechslungen durch die begriffliche Übereinstimmung verstärkt werden. Unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Wechselwirkung muss angesichts der zumindest durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Klagemarke, der Identität der beiderseitigen Waren und der im Ergebnis als hoch einzustufenden Ähnlichkeit der beiderseitigen Kennzeichnungen von einer Verwechslungsgefahr ausgegangen werden. Die Berufung der Beklagten kann daher keinen Erfolg haben.

Die Kostenentscheidung folgt aus § 97 ZPO, die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit aus § 708 Nr. 10, § 711 Satz 1 ZPO.

Ende der Entscheidung