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b) Zu den an die Aufnahme der Benutzung einer Firma im Sinne von § 5 Abs. 1, 2 MarkenG zu stellenden Anforderungen.

Aktenzeichen: 29 U 2351/00 7 HKO 23171/98 LG München I

Verkündet am 24. August 2000

Die Urkundsbeamtin: Maier Justizangestellte

In dem Rechtsstreit

hat der 29. Zivilsenat des Oberlandesgerichts München durch den Vorsitzenden Richter M und die Richter W und J aufgrund der mündlichen Verhandlung vom 13. Juli 2000

für Recht erkannt:

Tenor:

I. Auf die Berufung der Beklagten wird das Urteil des Landgerichts München I vom 26.01.2000 - 7 HKO 23171/98 - geändert.

Der IR-Marke "BIG BERTHA" wird für die Waren "les Bottes, les souliers et les pantoufles, chapellierie" der Schutz für die Bundesrepublik Deutschland entzogen.

Im übrigen wird das Urteil des Landgerichts aufgehoben; insoweit wird die Klage abgewiesen.

II. Auf die Widerklage wird die Klägerin unter Androhung von Ordnungsmitteln - Ordnungsgeld von bis zu 500.000,-- DM, ersatzweise Ordnungshaft oder Ordnungshaft von bis zu 6 Monaten für jeden Fall der Zuwiderhandlung - verurteilt, es zu unterlassen, im geschäftlichen Verkehr in der Bundesrepublik Deutschland die Bezeichnung "BIG BERTHA" für Bekleidung, insbesondere für Sport- und Golfbekleidung, und für Kopfbedeckungen zu benutzen.

III. Die Klägerin wird verurteilt, in die Löschung der deutschen Marke Nr. "BIG BERTHA" gegenüber dem deutschen Patentamt einzuwilligen.

IV. Im übrigen wird die Widerklage abgewiesen.

V. Von den Kosten des Rechtsstreits trägt die Klägerin 8/10, die Beklagte trägt 2/10.

Die Klägerin kann die Vollstreckung durch Sicherheitsleistung in Höhe von 750.000,-- DM, die Beklagte kann die Vollstreckung durch Sicherheitsleistung in Höhe von 150.000,-- DM abwenden, wenn nicht jeweils die Gegenseite vor der Vollstreckung Sicherheit in gleicher Höhe leistet.

VI. Der Wert der Beschwer beider Parteien übersteigt 60.000,-- DM.

Tatbestand:

Die Parteien streiten im Kern im Zusammenhang mit dem Vertrieb von Bekleidungsstücken um die bessere Berechtigung an dem Kennzeichen "Big Bertha".

Die Klägerin ist ein insbesondere in den Vereinigten Staaten von Amerika, aber auch weltweit bedeutender Hersteller von Golfschlägern und Golfaccessoires, die sie unter der Hauptmarke "Callaway" weltweit vertreibt. Im Jahre 1991 begann sie mit dem Vertrieb von Golf-Drivern zunächst in den USA und bald auch in anderen Ländern unter der Kennzeichnung "Big Bertha". Am 23.01.1992 meldete sie die Marke "BIG BERTHA" für die Waren "Golfschläger und Golftaschen" zur Eintragung in die Warenzeichenrolle an; die Marke wurde am 18.06.1993 eingetragen. Sie wurde und wird unstreitig von der Klägerin "rechtserhaltend" in der Bundesrepublik Deutschland für die erwähnten Waren benutzt.

Die Beklagte wurde unter ihrer aus dem Rubrum ersichtlichen Firma am 15.03.1992 gegründet. Ihrem Gründer, dem Vater des Geschäftsführers der Beklagten und Prokuristen der Beklagten, F C, war bei der Gründung der Beklagten und der Wahl der Firma der erfolgreiche Vertrieb der Driver der Klägerin unter "Big Bertha" (auch in Italien) bekannt. Über die Wahl der Firma der Beklagten wurde in der Presse im Juli 1993 berichtet (Anl. K 1; Übersetzung Bl. 3/4 d.A.). Nach der Behauptung der Beklagten nahm sie am 10.06.1992 ihre Geschäftstätigkeit auf; an diesem Tag meldete sie "Big Bertha" in graphischer Gestaltung zur Eintragung in das italienische Markenregister an. Die Beklagte stellt nach dem übereinstimmenden Vortrag der Parteien Bekleidungsstücke, insbesondere aus Kaschmir, tatsächlich allerdings, soweit ersichtlich, ausschließlich Pullover und ähnliche Produkte aus Kaschmir her und vertreibt sie (Katalog 1998: Anl. K 2; Internet-Werbung Frühjahr 1998: Anl. K 3, Prospekt 1999/2000: Anl. K 14). Beim Vertrieb ihrer Produkte tritt sie unter ihrer Firma auf und benutzt "Big Bertha" als Firmenschlagwort, jedoch nicht im eigentlichen Sinne als - etwa an der Ware angebrachte - Marke. - Nach der Behauptung der Beklagten begann diese im April 1993, Überlegungen über einen Vertrieb ihrer Produkte in der Bundesrepublik Deutschland anzustellen und bekundete gegenüber M B D GmbH ihr Interesse an einer Teilnahme mit einem Stand an dem Golf-Turnier BMW Open in Eichenried bei München im August 1993. Mit Schreiben vom 13.04.1993 (Anl. B 2) übersandte M B Developpement GmbH der Beklagten Informationen über das Turnier. Mit Schreiben vom 27.04.1993 (Anl. B 3) buchte die Beklagte einen Stand im Öffentlichkeitsbereich des Turniers zum Preise von 5.900,-- DM. Mit Schreiben vom 30.04.1993 (Anl. B 4) bestätigte M B Developpement GmbH die Buchung. Mit Schreiben vom 02.07.1993 (Anl. B 5) erhielt die Beklagte von der Organisatorin des Turniers ergänzende Informationen. In der Zeit vom 05. bis zum 08.08.1993 nahm sie mit einem Stand, auf dem sie ihre Produkte zeigte, an dem Turnier teil; daraus ergaben sich erste Produktverkäufe (Anl. B 6, B 7). Am 29.12.1993 meldete die Beklagte ihrer erwähnte italienische Marke zur internationalen Registrierung an; die Marke wurde unter Nr. mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland und die Schweiz mit der Priorität vom 29.12.1993 geschützt (Anl. B 8).

Am 11.05.1993 hatte die Klägerin die Marke "BIG BERTHA" für die Waren "Sport-Bekleidungsstücke, Sport-Schuhwaren, Sport-Kopfbedeckungen; Sweater, Pullover, Trainingsanzüge, Hosen, Jacken, Hüte, Windjacken" zur Eintragung in die Markenrolle angemeldet. Die Eintragung erfolgte am 27.05.1994 (Anl. K 5 = B 1O).

Die Klägerin hat geltend gemacht, die Beklagte sei - in der Person ihres Gründungsgesellschafters F C - bei der Annahme der mit "Big Bertha" gebildeten Firma im Hinblick auf ihre, der Klägerin, Rechte bösgläubig gewesen; darauf werde die Klage jedoch nicht gestützt (Bl. 4). Die Beklagte verletze durch die Benutzung ihrer Firma im Zusammenhang mit dem Vertrieb von Bekleidungsstücken in der Bundesrepublik Deutschland ihre Rechte an den Marken Nr. und. Sie sei daher zur Unterlassung und zum Schadensersatz verpflichtet; ferner könne sie verlangen, dass dem deutschen Teil der IR-Marke der Beklagten der Schutz entzogen werde. Sie hat am 26.02.1999 Klage erhoben und folgende Anträge gestellt:

I. Die Beklagte wird verurteilt, es bei Meidung näher bezeichneter Ordnungsmittel zu unterlassen, im geschäftlichen Verkehr in Deutschland das Zeichen "BIG BERTHA" für Bekleidung, insbesondere für Sport- und Golfbekleidung, für Schuhe und Kopfbedeckungen zu benutzen.

II. Die Beklagte wird verurteilt, über den Umfang der Handlungen gemäß Ziffer I. seit dem 27.05.1994 Auskunft zu erteilen, und zwar unter Angabe des in Deutschland erzielten Umsatzes sowie unter Angabe der in Deutschland betriebenen Werbung, einschließlich des Versendens von Angeboten und Broschüren an Einzelinteressenten.

III. Es wird festgestellt, dass die Beklagte verpflichtet ist, der Klägerin all denjenigen Schaden zu erstatten, der dieser seit dem 27.05.1994 in Deutschland durch die Handlungen gemäß Ziffer I. entstanden ist und/oder noch entstehen wird.

IV. Der IR-Marke "BIG BERTHA" wird für die Waren der Klasse 25 der Schutz für Deutschland entzogen.

Die Beklagte hat beantragt,

die Klage abzuweisen.

Sie hat geltend gemacht, auf die Marke könne die Klägerin die geltend gemachten Ansprüche nicht stützen, da die von der Beklagten vertriebenen Waren von den Waren, für die diese Marke geschützt ist, gänzlich verschieden seien. Gegenüber der Marke könne sie, die Beklagte, sich auf ihre prioritätsälteres Firmenrecht berufen, da sie an ihrer Firma durch die mit M B Developpement GmbH im April 1993 geführte Korrespondenz zu diesem Zeitpunkt ein Firmenrecht in Deutschland erworben habe. Die Benutzung der Marke "BIG BERTHA" durch die Klägerin für Bekleidungsstücke hat die Beklagte bestritten.

Die Beklagte hat am 04.05.1999 Widerklage erhoben. Zu deren Begründung hat sie geltend gemacht, sie, die Beklagte, könne unter Berufung auf ihr Firmenrecht und die international registrierte Marke Nr. von der Klägerin Unterlassung, Schadensersatz und Löschung der verfallenen Marke verlangen. Sie hat beantragt,

I. die Klägerin zu verurteilen, es bei Meidung näher bezeichneter Ordnungsmittel zu unterlassen, im geschäftlichen Verkehr in Deutschland die Bezeichnung "BIG BERTHA" für Bekleidung, insbesondere für Sport- und Golfbekleidung, für Schuhe und Kopfbedeckungen zu benutzen,

II. die Klägerin weiter zu verurteilen, über den Umfang der Handlungen gemäß Nr. I. seit dem 13.04.1993 Auskunft zu erteilen, und zwar unter Angabe des in Deutschrand erzielten Umsatzes mit dem Groß- und/oder Einzelhandel,

III. festzustellen, dass die Klägerin verpflichtet ist, der Beklagten jeden Schaden zu ersetzen, der dieser seit dem 13.04.1993 in Deutschland durch Handlungen gemäß Nr. I. entstanden ist und/oder noch entstehen wird und

IV. die Klägerin zu verurteilen, in die Löschung der Marke "BIG BERTHA" gegenüber dem Deutschen Patentamt einzuwilligen.

Die Klägerin hat beantragt,

die Widerklage abzuweisen.

Ihre Behauptung, sie habe in der Bundesrepublik Deutschland mit "Big Bertha" gekennzeichnete Kleidungsstücke vertrieben, hat sie dahin konkretisiert, sie habe am 10., 11. und 12.05.1999 an insgesamt 7 Kunden in der Bundesrepublik Deutschland 207 Polo-Shirts zum Preis von insgesamt DM 6.210,-- geliefert (Rechnungen: Anl. K 12). Ferner sei am 03.03.1999 ein Polo-Shirt durch Onlinebestellung über das Internet verkauft worden (Anl. K 13). Die Marke sei somit rechtserhaltend benutzt. Die von der Beklagten im April 1993 geführte Korrespondenz könne andererseits ein Firmenrecht nicht begründen; ein solches sei frühestens - und zudem lokal auf München begrenzt - mit der Teilnahme an dem Golf-Turnier in Eichenried im August 1993 entstanden.

Durch das angefochtene Urteil hat das Landgericht die Beklagte nach dem Antrag der Klägerin verurteilt. Die Widerklage hat es abgewiesen. Zur Begründung hat es im wesentlichen ausgeführt, die mit der Klage geltend gemachten Ansprüche ergäben sich aus der - rechtserhaltend benutzten - Marke Nr. der Klägerin. Ein Firmenrecht der Beklagten sei erst im August 1993 entstanden, so dass die Klägerin sich auf das ältere Recht berufen könne.

Gegen dieses Urteil richtet sich die Berufung der Beklagten. Zu deren Begründung wiederholt und vertieft sie ihren Sach- und Rechtsvortrag aus dem ersten Rechtszug. Ergänzend trägt sie vor, dass die Klägerin in der Bundesrepublik Deutschland Bekleidungsstücke nicht vertreibe, ergebe sich aus daraus, dass sie bei der Fachmesse "GOLF EUROPE 1999" keinerlei Bekleidungsstücke mit der Bezeichnung "BIG BERTHA" zum Verkauf angeboten oder auch nur vorgestellt habe. Callaway Golf Europe Ltd. habe auf e-mail-Anfrage vom 05.10.1999 mitgeteilt, dass ein Vertrieb von Bekleidungsstücken mit der streitigen Marke in Europa nicht stattfinde (Anl. B 11). Rechtlich müsse davon ausgegangen werden, dass sie, die Beklagte, einerseits gegenüber der Marke Nr. der Klägerin sich auf ihre firmenrechtliche Priorität berufen könne und dass andererseits diese Marke wegen Nichtbenutzung verfallen sei. Der Vorwurf der Bösgläubigkeit ihres Gründers bei der Auswahl ihres Firmennamens sei eine haltlose Spekulation; C habe "Big Bertha" als Bezeichnung für einen bestimmten Schlägertyp gekannt, die Marke der Klägerin sei aber in den Jahren 1992/1993 für Bekleidungsstücke weder angemeldet noch benutzt gewesen. Letzteres sei bis heute nicht der Fall. Die Beklagte habe die Firma, die ihrem Gründer gefallen habe, daher ohne Behinderungsabsicht angenommen.

Die Beklagte beantragt,

das Urteil des Landgerichts aufzuheben, die Klage abzuweisen und die Klägerin nach den im ersten Rechtszug gestellten Widerklageanträgen zu verurteilen.

Die Klägerin beantragt,

die Berufung zurückzuweisen.

Auch sie wiederholt und vertieft ihren Sach- und Rechtsvortrag aus dem ersten Rechtszug. Die Korrespondenz im April 1993 habe ein gegenüber ihrer Marke älteres Firmenrecht nicht begründet. Die Benutzung ihrer Marke ergebe sich nicht nur aus den als Anl. K 12 vorgelegten Belegen, sondern auch aus ihrem Produkt-Katalog für das Jahr 1998 (Anl. K 15, S. 35 - 40), der auch in Deutschland verteilt worden sei. Der Schwerpunkt ihrer Umsätze liege zwar bei Golfschlägern, ihre Aktivitäten würden aber schrittweise auf den Bereich von Golf-Accesoires und Golf-Bekleidung ausgedehnt. Es müsse berücksichtigt werden, dass sich ihre Angebote an einen begrenzten Kundenkreis richteten; auch ein Testverkauf müsse als ausreichend anerkannt werden. Die Antwort auf die e-mail-Anfrage vom 05.10.1999 (Anl. B 11) sei von einer nicht ausreichend informierten Mitarbeiterin gegeben worden. Im übrigen müsse von einer Bösgläubigkeit der Beklagten beim Erwerb ihres Firmenrechts ausgegangen werden.

Im übrigen wird zur Ergänzung des Tatbestandes auf die von den Parteien eingereichten Schriftsätze und die von ihnen vorgelegten Urkunden Bezug genommen.

Entscheidungsgründe:

Die zulässige Berufung der Beklagten erweist sich im Wesentlichen als begründet. Die Klage ist weitgehend unbegründet, die Widerklage teilweise begründet. Im einzelnen gilt folgendes:

I.

Hinsichtlich der Klage erweist sich die Berufung der Beklagten im Wesentlichen als begründet.

1. Insoweit, als die Klägerin die Verurteilung der Beklagten zur Unterlassung der Benutzung der streitigen Marke für "Sport- und Golfbekleidung, für Schuhe und Kopfbedeckungen" begehrt, kann die Klage schon mangels hinreichender Wiederholungs- bzw. Begehungsgefahr der Benutzung der Marke für diese Waren keinen Erfolg haben. Die Parteien tragen zwar übereinstimmend vor, dass die Beklagte in der Bundesrepublik Deutschland Bekleidungsstücke insbesondere aus Kaschmir vertreibt. Die vorgelegten Unterlagen dürften allerdings zeigen, dass die Beklagte ausschließlich Strickwaren aus Kaschmir vertreibt. Für den Vertrieb spezieller Sport- und Golfbekleidung, von Schuhen und Kopfbedeckungen fehlt jeder Sachvortrag oder Anhaltspunkt. Der Urteilsausspruch wäre daher im Falle der Begründetheit des von der Klägerin verfolgten Unterlassungsanspruches auf die Unterlassung des Vertriebs von Bekleidung, insbesondere aus Kaschmir, unter der streitigen Marke zu richten. Allein aus der Registrierung der Marke auch für die genannten Waren kann angesichts der tatsächlichen Verhältnisse und der seit der Registrierung verstrichenen Zeit, die insoweit zum Verfall der Marke geführt hat (dazu unter Nr. 3), nicht auf eine Benutzungsabsicht geschlossen werden.

2. Auf die mit Priorität vom 23.01.1992 für "Golfschläger und Golftaschen" geschützte Marke Nr. "BIG BERTHA" kann die Klägerin die geltend gemachten Unterlassungs-, Schadensersatz- und Löschungsansprüche nicht stützen. Ansprüche aus § 14 Abs. 5, 6, 2 Nr. 3 und aus § 51 Abs. 1, § 9 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG scheitern daran, dass die Klägerin nicht geltend macht, ihre Marke "BIG BERTHA" sei eine bekannte Marke im Sinne von § 14 Abs. 2 Nr. 3, § 9 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG. Hinreichender Sachvortrag zum Bekanntheitsgrad der Marke für Golfschläger fehlt. Hinzu kommt, dass die Beklagte ihr als Firmenschlagwort und, wie die vorgelegten Unterlagen zeigen, zugleich als Marke für ihre Waren benutztes Kennzeichen "Big Bertha" in der Bundesrepublik Deutschland unstreitig schon seit einem mehrere Jahre zurückliegenden Zeitpunkt kontinuierlich benutzt und dass hinsichtlich der Bekanntheit der Marke der Klägerin auf den Zeitpunkt der erstmaligen Kollision der beiderseitigen Kennzeichen abgestellt werden müßte.

Auch nach den genannten Vorschriften in Verbindung mit § 14 Abs. 2 Nr. 2, § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG sind die geltend gemachten Ansprüche nicht begründet. Nach den genannten Vorschriften könnte die Klägerin Unterlassung, Schadensersatz und Löschung der (prioritätsjüngeren) Marke der Beklagten verlangen, wenn wegen der Identität des Zeichens der Beklagten mit der Marke der Klägerin und der Ähnlichkeit der durch die Marke und das Zeichen erfassten Waren für das Publikum die Gefahr von Verwechslungen bestünde einschließlich der Gefahr, dass das Zeichen mit der Marke gedanklich in Verbindung gebracht werden. Dabei ist bei der Prüfung der Verwechslungsgefahr von dem Grundsatz auszugehen, dass zwischen der Kennzeichnungskraft der Marke, ihrer Ähnlichkeit mit dem angegriffenen Zeichen und der Warenähnlichkeit eine "Wechselwirkung" in dem Sinne besteht, dass eine geringere Warenähnlichkeit durch ein Mehr an Kennzeichnungskraft und größere Ähnlichkeit der Marken ausgeglichen werden kann. Der Marke "BIG BERTHA" kommt von Haus aus für die Waren Golfschläger und Golftaschen eine durchschnittliche Kennzeichnungskraft zu. Nur einem relativ kleinen Teil des Verkehrs wird die durch die Übersetzung von "DICKE BERTA" in die englische Sprache zudem noch verfremdete Assoziation zu dem berühmten Geschütz aus dem ersten Weltkrieg zu Golfschlägern auffallen; insoweit handelt es sich um eine durchaus "sprechende" Marke für Golfschläger. Von einer wesentlich gesteigerten Bekanntheit der Marke der Klägerin kann für den wohl im Jahre 1993 anzunehmenden Kollisionszeitpunkt - unbestritten ist das Auftreten der Beklagten in der Bundesrepublik Deutschland der Klägerin seit dem Jahre 1993 bekannt - nicht ausgegangen werden. Die beiderseitigen Waren sind in hohem Maße unähnlich. Auf der Seite der Klägerin sind Golfschläger und Golftaschen in den Vergleich einzubeziehen (der Einwand der Nichtbenutzung der Marke ist auch in Bezug auf Golftaschen nicht erhoben). Auf Seiten der Beklagten ist auf die von dieser vertriebenen Kleidungsstücke, insbesondere auf Wirkwaren aus Kaschmir abzustellen. In Bezug auf Golfschläger und Golftaschen einerseits und Wirkwaren aus Kaschmir andererseits liegt der Schluss, sie stammten aus demselben Unternehmen oder würden unter einheitlicher Kontrolle und Verantwortung hergestellt und vertrieben, für das Publikum fern. Denn die Herstellung von Wirkwaren ist ein Spezialbereich der Textilindustrie, während die Herstellung von Golfschlägern ein Spezialbereich der holz- und metallverarbeitenden Industrie ist. Golftaschen werden als Hilfswaren zu Golfschlägern demselben Betrieb zugeordnet. Die Herstellung der beiderseitigen Produkte gehört daher völlig verschiedenen Industriezweigen an. Auch unter Berücksichtigung der Identität der beiderseitigen Kennzeichen und der Kennzeichnungskraft der klägerischen Marke kann daher im Ergebnis die Gefahr von Verwechslungen in relevantem Umfang nicht festgestellt werden.

Auch die Gefahr, dass das Zeichen der Klägerin mit der Marke Nr. der Klägerin gedanklich in Verbindung gebracht wird, besteht in relevantem Umfang nicht. Es käme allenfalls die Vermutung in Betracht, dass zwischen dem Unternehmen der Beklagten und dem der Klägerin vertragliche - etwa lizenzvertragliche - oder sonstige wirtschaftliche Beziehungen bestehen, die der Hintergrund der Zeichenidentität sein könnten. Das kann jedoch nicht allein auf der Grundlage der Zeichenidentität, sondern nur unter besonderen Umständen und insbesondere dann angenommen werden, wenn die ältere Marke als Firmenkennzeichen benutzt wurde (Ingerl/Rohnke, Markenrecht, 2. Aufl., § 14, Rdnr. 438-440 m.w.N.). Solche Umstände liegen hier nicht vor; auch die Klägerin macht keine Tatsachen geltend, die unter dem hier erörterten Gesichtspunkt eine Verwechslungsgefahr begründen könnten. Allein daraus, dass die Beklagte in ihrer Werbung (Anl. K 14) teilweise versucht, einen allgemeinen Bezug zu Golf herzustellen - nicht zu den Produkten der Klägerin - kann etwas anderes nicht hergeleitet werden.

3. Auch auf die Marke Nr. der Klägerin können die geltend gemachten Ansprüche auf Unterlassung, Schadensersatz und Löschung nach den erwähnten Vorschriften nicht gestützt werden. Der Marke kommt zwar gegenüber der Firma der Klägerin die kennzeichenrechtliche Priorität zu; die Klägerin kann die Marke jedoch wegen Verfalls nicht geltend machen.

a) Der Marke der Klägerin kommt gegenüber der Firma der Beklagten die Priorität zu. Ein Recht an einer Firma im Sinne von § 5 Abs. 1, 2 MarkenG entsteht durch Aufnahme der Benutzung der Firma. Dabei genügt jede Art der nach außen gerichteten geschäftlichen Tätigkeit, sofern sie auf eine dauernde wirtschaftliche Betätigung schließen läßt. Dies gilt auch für die Entstehung eines inländischen Kennzeichenschutzes für einen ausländischen Inhaber (Fezer, Markenrecht, 2. Aufl., § 15, Rdnr. 51; Ingerl/Rohnke, a.a.O., § 5 Rdnr. 33, 34; Großkommentar/Teplitzky, § 16 UWG, Rdnr. 91-93, jeweils m.w.N.). Den danach zu stellenden Anforderungen genügt die Firmenbenutzung der Beklagten in den Monaten April bis August 1993 (noch) nicht. Denn die Korrespondenz der Beklagten mit M B Developpement GmbH diente nicht der Vorbereitung einer auf Dauer gerichteten Geschäftstätigkeit, sondern der Vorbereitung einer Teilnahme an den Werbe- und Verkaufsveranstaltungen am Rande eines viertägigen Golfturniers. Auch die Teilnahme an dieser Veranstaltung selbst war keine auf Dauer gerichtete Tätigkeit; es handelte sich insoweit um ein einmaliges Auftreten, das einem Markttest und damit der Vorbereitung der Entscheidung über eine dauerhafte Tätigkeit im Gebiet der Bundesrepublik Deutschland gedient haben dürfte. Anders als etwa die Anmietung von Geschäftsräumen diente die Anmietung eines Ausstellungsstandes auf einem vier Tage dauernden Turnier nicht der Vorbereitung einer Dauertätigkeit. Eine rechtsbegründende Benutzung der Firma der Beklagten in der Bundesrepublik Deutschland kann darin nicht gesehen werden.

b) Die Klägerin kann jedoch die geltend gemachten Unterlassungs- und Schadensersatzansprüche gemäß § 25 Abs. 2, § 26 Abs. 1, 2 MarkenG wegen Verfalls der Marke nicht geltend machen. Der von der Klägerin geltend gemachte Löschungsanspruch ist unbegründet, weil die Marke der Klägerin, auf die der Löschungsanspruch gestützt wird, ihrerseits wegen Verfalls löschungsreif ist und die Beklagte Löschungsklage erhoben hat.

Die Marke der Klägerin wurde am 27.05.1994 eingetragen (Anl. K 5). Die fünfjährige Frist gemäß § 49 Abs. 1 S. 1 MarkenG endete mit Ablauf des 27.05.1999; die Frist zur Aufnahme der Benutzung gemäß § 25 Abs. 2 S. 2 MarkenG endete (für die Entscheidung im ersten Rechtszug) mit dem Ende der mündlichen Verhandlung am 08.12.1999 und für die Entscheidung im Berufungsverfahren mit dem Ende der mündlichen Verhandlung am 13.07.2000. Gemäß § 26 Abs. 1, 2 MarkenG hängt die Entscheidung davon ab, dass die Marke von ihrem Inhaber oder von. einem Lizenznehmer für die Waren, für die sie eingetragen ist, im Inland ernsthaft benutzt worden ist. Die Klägerin behauptet eine Benutzung der Marke ausschließlich für Polohemden. Bei Polohemden handelt es sich um Sport-Bekleidungsstücke im Sinne des Warenverzeichnisses; für alle anderen Waren - Sport-Schuhwaren, Sport-Kopfbedeckungen; Sweater, Pullover, Trainingsanzüge, Hosen, Jacken, Hüte, Windjacken - ist die Marke somit ohne weiteres löschungsreif. Die Frage, ob das Warenverzeichnis im Falle einer ausreichenden Benutzung für Polohemden auf "Sport-Bekleidungsstücke, nämlich Polohemden" zu beschränken wäre, oder ob die Marke als für "Sport-Bekleidungsstücke" benutzt zu behandeln wäre, kann dahinstehen, da eine ernsthafte Benutzung im Sinne von § 26 MarkenG nicht dargetan ist.

Für die Entscheidung der Frage der ausreichenden Benutzung kommt es darauf an, ob eine Scheinbenutzungshandlungen ausschließende, wirtschaftlich sinnvolle, im Hinblick auf das betroffene Produkt verkehrsübliche Benutzung festgestellt werden kann. Ob dies der Fall ist, ist unter Berücksichtigung aller relevanten Umstände festzustellen. Danach kann eine ausreichende Benutzung nicht festgestellt werden:

Die Klägerin macht geltend, sie habe (durch ihr britisches Tochterunternehmen) innerhalb von 3 Tagen (10.05. bis 12.05.1999) an sieben Kunden insgesamt 207 Polohemden mit der streitigen Marke zum Preis von insgesamt 6.210,-- DM veräußert. Es handelt sich somit um eine geringe Anzahl von Waren, um einen im Verhältnis zu den mit Golfschlägern erzielten Umsätzen der Klägerin bescheidenen Umsatz und um einen bescheidenen Kundenkreis. Ein gewisses Indiz dafür, dass es sich um eine ausschließlich zum Zweck der Rechtserhaltung erfolgende Benutzung der Marke handelte, liegt auch darin, dass die Benutzungshandlungen nur gut zwei Wochen vor dem Zeitpunkt des Eintritts der Löschungsreife der Marke gemäß § 49 Abs. 1 S. 1 MarkenG erfolgten, obwohl auch Handlungen kurz vor Ablauf der "Schonfrist" durchaus ernsthafte Benutzungshandlungen sein können. Kennzeichnend ist jedoch, dass der Vertrieb sich über nur 3 Tage erstreckte und sofort wieder eingestellt wurde. Dass der Verkauf durch irgendwelche Werbemaßnahmen unterstützt worden wäre, ist nicht behauptet; im Falle der Aufnahme einer ernsthaften Benutzung wäre zu erwarten, dass die Abnehmer der Klägerin schriftliche Angebote - Prospekte mit Preisangaben - erhalten hätten. Dies ist ersichtlich nicht der Fall gewesen; die Klägerin hat lediglich ohne nähere Substantiierung behauptet, der Produkt-Katalog für das Jahr 1998 (Anl. K 15), der offensichtlich ganz auf den amerikanischen Markt abgestellt ist, sei auch in der Bundesrepublik Deutschland in den Verkehr gelangt. Kennzeichnend ist weiter, dass die Klägerin ihren Abnehmern einen ungewöhnlich hohen Rabatt von 50 % auf den Listenpreis einräumte (die noch zu erörternde Anl. K 16 bestätigt dies: danach gewährt die Klägerin in der Regel einen Rabatt von 3 % und nur ausnahmsweise höhere Rabatte); den Abnehmern sollte dadurch offensichtlich ein Anreiz zur Abnahme der ansonsten in den Markt nicht eingeführten Hemden geboten werden. Dass die Klägerin auf der Messe "GOLF EUROPE 1999" keine Bekleidung zeigte, deutet in dieselbe Richtung. Im Ergebnis ist festzuhalten, dass es sich bei der hier erörterten Benutzungsmaßnahme nicht um eine ernsthafte Benutzung; sondern um eine unmittelbar nach Erhebung der Widerklage am 04.05.1999 und vor Ablauf der Benutzungsschonfrist am 27.05.1999 eingeleitete Benutzung ausschließlich zum Zwecke der Rechtserhaltung handelte.

Daraus, dass die amerikanische Lizenznehmerin der Klägerin mit "BIG BERTHA" gekennzeichnete Polohemden im Internet anbietet (Anl. K 13), kann etwas anderes nicht hergeleitet werden. Das Internet-Angebot ist ersichtlich ausschließlich auf den amerikanischen Markt zugeschnitten; der Nutzer hat nicht, wie dies sonst häufig der Fall ist, die Möglichkeit, eine deutsche Version des Angebots aufzurufen. Kennzeichnend ist, dass die Polohemden mit einem Preis nur in einer Währung und ohne Währungsangabe angeboten werden; das Angebot richtet sich ersichtlich ausschließlich an Kunden aus dem Dollar-Raum. Darauf, dass der Patentanwalt der Beklagten auf dem Weg über eine Internet-Bestellung ein so angebotenes Polohemd erwerben konnte (Anl. K 13), kommt es für die Entscheidung nicht an; irgendeine wirtschaftliche Relevanz kommt diesem Vorgang unter dem Gesichtspunkt der Ernsthaftigkeit der Benutzung nicht zu.

Von einer ernsthaften Benutzung der Marke Nr. der Klägerin im Sinne von § 26 Abs. 1 MarkenG kann somit nicht ausgegangen werden. Berechtigte Gründe für die Nichtbenutzung der Marke im Sinne der erwähnten Vorschrift macht die Klägerin andererseits nicht geltend. Der nach Schluss der mündlichen Verhandlung eingegangene Schriftsatz der Klägerin vom 10.08.2000 gab keine Veranlassung, die mündliche Verhandlung wieder zu eröffnen. Die diesem Schriftsatz beigefügten Belege über Verkäufe, die im wesentlichen in der Zeit zwischen dem 17.04. und dem 20.06.2000 erfolgten (ein Beleg vom 18.07.2000 bezieht sich auf einen Zeitpunkt nach Schluss der mündlichen Verhandlung) zeigen als solche keine Benutzung der streitigen Marke; die von der Klägerin vertriebenen Polohemden werden in den Belegen durchgehend mit "AC SHIRT CALLAWAY POLO 2000 16" bezeichnet, anders als dies in den als Anl. K 12 vorgelegten Belegen der Fall war. Nach der dem Schriftsatz weiter beigefügten eidesstattlichen Versicherung des A von H vom 04.08.2000 (Anl. K 17) wurden in den Jahren 1999 und 2000 in der Bundesrepublik Deutschland etwa 500 Polohemden verkauft. Nachdem 207 Hemden im Mai 1999 verkauft wurden, ergibt sich, dass etwa weitere 300 Hemden in der Zeit zwischen dem 14.04. und 18.07.2000 verkauft worden sein dürften. Unterstellt man dies als zutreffend, so bestätigen die nunmehr erfolgten Verkäufe nur, dass die Verkäufe im Mai 1999 keine ernsthaften Benutzungshandlungen im Sinne von § 26 Abs. 1 MarkenG darstellten. Den Vortrag über die nunmehr erfolgten Verkäufe aus der Zeit zwischen dem 14.04. und dem 20.06.2000 hätte die Klägerin im übrigen vor dem oder spätestens im Termin zur mündlichen Verhandlung vom 13. Juli 2000 bringen können. Er gab daher keine Veranlassung, die mündliche Verhandlung wider zu eröffnen.

4. Die von der Klägerin gegenüber der IR-Marke der Beklagten erhobene Klage auf Schutzentziehung ist teilweise begründet. Die Marke genießt Schutz für "Vetements, y compris les bottes, les souliers et les pantoufles, chapellerie", also für Bekleidungsstücke einschließlich Stiefel, Schuhe und Hausschuhe, Hüte. Die Marke ist unstreitig nur für Bekleidungsstücke, nicht aber für Stiefel, Schuhe und Hausschuhe, Hüte benutzt. Sie wurde am 29.12.1993 angemeldet und am 23. Februar 1994 in das internationale Register eingetragen (Anl. B 8). Gemäß § 55 Abs. 1, § 49 Abs. 1 MarkenG ist der Marke daher insoweit, als sie nicht benutzt wurde, der Schutz für die Bundesrepublik Deutschland zu entziehen, § 115 Abs. 1 MarkenG. Insoweit ist die Berufung der Beklagten unbegründet.

II.

Die Widerklage ist teilweise begründet, teilweise unbegründet. Im einzelnen gilt folgendes:

1. Die Beklagte kann unter Berufung auf ihre für V - Bekleidungsstücke - geschützte Marke IR "Big Bertha" von der Klägerin gemäß § 14 Abs. 5, Abs. 2 Nr. 1, 2 MarkenG verlangen, es zu unterlassen, die Marke "BIG BERTHA" für Bekleidung, insbesondere für Sport- und Golfbekleidung, und für Kopfbedeckungen zu benutzen. Denn die Klägerin beabsichtigt, ein mit der Marke der Beklagten identisches Zeichen insoweit, als es um Bekleidung, insbesondere Sport- und Golfbekleidung geht, für identische und hinsichtlich Kopfbedeckungen für so ähnliche Waren, dass die Gefahr von Verwechslungen besteht, zu benutzen. Hinsichtlich der Ware "Schuhe" besteht diese Gefahr nicht, da im Publikum nicht angenommen wird, Schuhe stammten aus einem Wirkwaren aus Kaschmir oder sonstige Bekleidungsstücke herstellenden Betriebe. Insoweit ist die Klage aber auch schon deswegen unbegründet, weil eine hinreichend konkrete Begehungsgefahr für die Benutzung der Marke durch die Klägerin für Schuhe weder behauptet noch ersichtlich ist.

2. Auch hinsichtlich des Anspruchs auf Einwilligung in die Löschung der Marke Nr. "BIG BERTHA" ist die Widerklage gemäß § 55 Abs. 1, § 49 Abs. 1, S. 1 MarkenG begründet. Dies gilt für alle Waren mit Ausnahme von Sport-Bekleidungsstücken schon deswegen, weil die Marke insoweit unbestritten unbenutzt ist. Hinsichtlich der Waren Sport-Bekleidungsstücke gilt dies, weil, wie dargelegt, vor dem Ablauf des 27.05.1994 eine ausreichende Benutzung im Sinne von § 26 MarkenG nicht erfolgte. Eine Verlängerung der "Schonfrist" gemäß § 49 Abs. 1 S. 2 bis 4 MarkenG ist nicht eingetreten, da die Löschungsklage bereits am 04.05.1999 und damit vor Eintritt der Löschungsreife wegen Nichtbenutzung erhoben wurde.

3. Insoweit, als die Beklagte Feststellung der Schadensersatzpflicht der Klägerin und Auskunft über den Umfang der Benutzungshandlungen verlangt, ist die Widerklage dagegen unbegründet. Denn die Feststellung der Schadensersatzpflicht setzt unstreitige oder bewiesene Verletzungshandlungen, also eine Benutzung der Marke voraus. Die Beklagte bestreitet aber eine Benutzung der Marke für sämtliche Waren des Warenverzeichnisses; sie trägt also nicht nur keine Verletzungshandlungen vor, sondern sie bestreitet diese ausdrücklich. Die Klage ist daher insoweit unschlüssig. Insoweit, als die Klägerin die Marke benutzt hat (Verkäufe vom Mai 1999), war sie damals aufgrund der noch nicht verfallenen Marke dazu berechtigt, § 14 Abs. 1 MarkenG. Der Beklagten steht daher weder der geltend gemachte Schadensersatzanspruch noch ein Anspruch aus Auskunft über den Umfang der (auch hier: von ihr bestrittenen) Verletzungshandlungen zu.

III.

Weder zur Begründung ihrer Klage noch zur Verteidigung gegenüber der Widerklage kann sich die Klägerin darauf berufen, dass die Beklagte ihr Firmen- und Markenrecht unter Verstoß gegen die guten Sitten - bösgläubig erworben hätte. Soweit es um in Italien verwirklichte Tatbestände und deren Folgen geht, ist über diese von den zuständigen italienischen Gerichten zu entscheiden. Für die Bundesrepublik Deutschland käme nur ein in der Ausweitung ihrer Tätigkeit auf Deutschland liegender Sittenverstoß in Betracht. Dafür fehlen aber - abgesehen davon, dass die Klägerin erklärt hat, diese Frage nicht zum Gegenstand des Rechtsstreits machen zu wollen - ausreichende, einen Verstoß gegen die guten Sitten begründende Tatsachen. Ab wann genau und in welchem Umfang die Klägerin "BIG BERTHA" in der Bundesrepublik Deutschland benutzt hat, ist nicht vorgetragen. Allein aus der Benutzung dieser Maße in anderen Ländern kann ein Sittenverstoß nicht hergeleitet werden.

Die Kostenentscheidung folgt aus §§ 91, 92, 97 ZPO, die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit aus §§ 708 Nr. 10, § 711 S. 1, § 713 ZPO.

Ende der Entscheidung