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Eine ernsthafte, für die Rechtserhaltung ausreichende Benutzung einer Wortmarke kann in der Verwendung der Marke in einem Schreiben liegen, wenn diese Verwendung dazu dient, die betreffende Ware in den Markt einzuführen und der Verwendung in dem Schreiben - wenn auch nach dem für den Ausschluss der Heilungswirkung nach § 49 Abs. 1 Satz 2 MarkenG maßgeblichen Zeitpunkt - eine Verwendung durch körperliche Verbindung zwischen der Marke und der betreffenden Ware in hinreichender Weise nachfolgt.

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Aktenzeichen: 29 U 4755/02

Verkündet am 27.02.2003

IM NAMEN DES VOLKES URTEIL

In dem Rechtsstreit

hat der 29. Zivilsenat des Oberlandesgerichts München durch den Vorsitzenden Richter Wörle und die Richter Jackson und Dr. Kartzke aufgrund der mündlichen Verhandlung vom 30.01.2003

für Recht erkannt:

Tenor:

I. Die Berufung der Klägerin gegen das Urteil des Landgerichts München I vom 22.08.2002 - 7 O 11898/00 - wird zurückgewiesen.

II. Die Klägerin trägt die Kosten des Berufungsverfahrens.

III. Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar. Die Klägerin kann die Vollstreckung durch Sicherheitsleistung in Höhe von 110 % des vollstreckbaren Betrags abwenden, wenn nicht die Beklagte vor der Vollstreckung Sicherheit in Höhe von 110 % des jeweils zu vollstreckenden Betrags leistet.

Gründe (gemäß § 540 Abs. 1 ZPO):

I.

Die Klägerin macht gegen die Beklagte, gestützt auf §§ 49, 55 MarkenG, einen Anspruch auf Löschung der Wortmarke "Hausmacher Senf - König L" geltend. Die Parteien streiten im Wesentlichen darüber, ob die angegriffene Marke durch die Beklagte hinreichend ernsthaft und damit rechtserhaltend benutzt worden ist.

Die Beklagte, die durch Umwandlung der D... F... GmbH entstanden ist, ist Inhaberin der am 06.05.1977 für die Ware Senf eingetragenen Wortmarke Nr. 957 730 "Hausmacher Senf- König Ludwig" (Anlage K 1).

Mit Anwaltsschreiben vom 11.07.1996 (Anlage K 6) erhob die D... F... GmbH als seinerzeitige Inhaberin dieser Marke Widerspruch gegen die Eintragung der von der Klägerin angemeldeten Wortmarke Nr. 395 46 559 "K... L...". Mit Anwaltsschreiben vom 17.02.1997 (Anlage K 7) teilte die Klägerin den anwaltlichen Vertretern der D... F... GmbH u.a. Folgendes mit:

"Uns liegt Ihr Widerspruch aufgrund der Marke "Hausmacher Senf - König L" gegen die Markenanmeldung unserer Mandantin "K... L..." vor.

Nach unserer Kenntnis wird diese Marke von Ihrer Mandantin nicht benutzt, so daß diese löschungsreif ist....

Bitte teilen Sie uns mit, ob unter diesen Gesichtspunkten Ihre Mandantin bereit ist, den Widerspruch zurückzuziehen. Andernfalls müßten wir den Einwand der Nichtbenutzung erheben und gegebenenfalls Löschungsklage einreichen."

Mit Anwaltsschreiben vom 17.03.1997 (Anlage K 8) erhob die Klägerin gegenüber dem Deutschen Patentamt den Nichtbenutzungseinwand bezüglich der Widerspruchsmarke Nr. "Hausmacher Senf - König L". Mit Anwaltsschreiben vom 16.05.1997 (Anlage K 9), gerichtet an das Deutsche Patentamt, zog die D... F... GmbH den Widerspruch aufgrund der Marke Nr. "Hausmacher Senf - König L" zurück. Mit Anwaltsschreiben vom 07.12.1999 (Anlage K 2) beantragte die Klägerin beim Deutschen Patent- und Markenamt die Löschung der Marke Nr. 957 730 "Hausmacher Senf- König L" wegen Nichtbenutzung. Diesem Löschungsantrag widersprach die Beklagte mit Anwaltsschreiben vom 21.03.2000 (Anlage K 4) unter Hinweis darauf, dass die Marke benutzt sei. Mit Schreiben vom 27.03.2000 (Anlage K 5), den anwaltlichen Vertretern der Klägerin zugegangen am 31.03.2000, teilte das Deutsche Patent- und Markenamt diesen mit, dass der Markeninhaber dem Antrag auf Löschung widersprochen habe, und stellte anheim, den Anspruch auf Löschung durch Klage vor dem zuständigen ordentlichen Gericht geltend zu machen. Am 30.06.2000 (Bl. 1) reichte die Klägerin die Klage auf Löschung im vorliegenden Verfahren bei Gericht ein, die Klage wurde der Beklagten am 17.07.2000 (nach Bl. 9) zugestellt.

Das Landgericht München I hat die Klage mit Urteil vom 22.08.2002 mit der Begründung abgewiesen, die angegriffene Marke sei in dem relevanten Zeitraum dadurch ausreichend ernsthaft und rechtserhaltend benutzt worden, dass im Jahr 1997 durch die S... mbH mehr als 60.000 Gläser Senf unter der Bezeichnung "Hausmacher Senf- König Ludwig" an die A... GmbH & Co. vertrieben worden seien. Auf dieses Urteil und die darin getroffenen tatsächlichen Feststellungen wird Bezug genommen.

Gegen/dieses Urteil richtet sich die Berufung der Klägerin, mit der sie den geltend gemachten Löschungsantrag weiterverfolgt. Sie macht geltend, das Landgericht habe zu Unrecht eine ernsthafte Benutzung im Sinne des § 26 Abs. 1, Abs. 2 MarkenG für den Zeitraum 07.09.1994 bis 06.09.1999 angenommen. Die von der Beklagten dargelegte Lieferung von 51.420 Gläsern zu einem Preis von 37.000,-- DM an die A... GmbH & Co. KG im Jahr 1997 stelle keine ernsthafte Benutzung dar. Die Beklagte habe als Muttergesellschaft die maßgeblichen Entscheidungen hinsichtlich des Ob und Wie der Benutzung der Marke getroffen und die Aufträge selbst abgewickelt. Deshalb komme es für die Frage, ob die Benutzung wirtschaftlich sinnvoll gewesen sei, auf die Umstände der Beklagten an. Der betreffende Umsatz sei marginal. Die Benutzung sei sehr kurzzeitig, nämlich einmalig gewesen. Die Benutzung sei erfolgt, kurz nachdem die Klägerin der Beklagten mitgeteilt habe, dass sie ein Löschungsverfahren einleiten werde; zuvor habe die Beklagte die Marke zwanzig Jahre lang offensichtlich nicht benutzt. Vorsorglich macht die Klägerin geltend, dass die Benutzung innerhalb von drei Monaten vor Stellung des Löschungsantrags, hier also zwischen dem 07.09,1999 und dem 07.12.1999 unberücksichtigt zu bleiben habe. Die Beklagte habe mit Schreiben der Klägerin vom 17.02.1997 Kenntnis vom möglichen Löschungsantrag erhalten. Das Schreiben der Klägerin vom 17.02.1997 enthalte kein Angebot auf Abschluss einer Nichtangriffsvereinbarung, also eines Verzichts. Jedenfalls habe die Beklagte ein solches Angebot nicht angenommen und eine Annahme sei der Klägerin nicht zugegangen.

Die Klägerin beantragt,

1. Das Urteil des Landgerichts München I vom 22. August 2002, Aktenzeichen: 7 O 11 898/00 wird aufgehoben.

2. Die Beklagte wird verurteilt, in die Löschung der am 21. September 1976 beim Deutschen Patent- und Markenamt angemeldeten und am 6. Mai 1977 in das Register eingetragenen Marke DE 957 730 "Hausmacher Senf- König Ludwig" gegenüber dem Deutschen Patent- und Markenamt einzuwilligen.

Die Beklagte beantragt,

die Berufung zurückzuweisen.

Die Beklagte verteidigt das angegriffene Urteil. Sie macht geltend, die Formel der wirtschaftlich sinnvollen, im Hinblick auf das betroffene Produkt verkehrsüblichen Benutzung sei stets mit der weiteren Qualifizierung verknüpft, dass dieses Kriterium der Ausschließung bloßer Scheinbenutzungen diene. Bei der Beurteilung der Ernsthaftigkeit der Benutzung komme es auf deren Umfang allein nicht an. Das Landgericht habe diese Grundsätze nicht verkannt, es habe seiner Entscheidung eine sorgfältige Beurteilung aller relevanten Umstände des Sachverhalts zugrunde gelegt. Es hätte bei der Prüfung des Vorliegens einer ernsthaften Benutzung auch die von der Beklagten vorgetragenen weiteren Benutzungshandlungen bis zur Zustellung der Löschungsklage berücksichtigen können. Die Beklagte habe unter Vorlage von Rechnungen vorgetragen, mit der streitgegenständlichen Marke gekennzeichneten Senf bis in den Oktober 2001 vertrieben zu haben. Die Beklagte habe die streitgegenständliche Marke über Jahre hindurch kontinuierlich auf dem Vertriebsweg über große Handelsketten genutzt.

Auf das Protokoll des Termins vom 30.01.2003 wird Bezug genommen. Ferner wird ergänzend auf die im Berufungsrechtszug gewechselten Schriftsätze nebst Anlagen Bezug genommen.

II.

Die zulässige Berufung ist nicht begründet. Die Marke Nr. 957 730 "Hausmacher Senf- König Ludwig" ist durch die Beklagte beginnend ab Mai 1999 ernsthaft und damit rechtserhaltend benutzt worden (§ 26 Abs. 1, Abs. 2, Abs. 3, § 49 Abs. 1 Satz 2 MarkenG).

1. Der für den Ausschluss der Heilungswirkung nach § 49 Abs. 1 Satz 2 MarkenG maßgebliche Zeitpunkt ist im Streitfall auf den 07.09.1999 zu datieren (§ 49 Abs. 1 Satz 4 i.V.m. Satz 3 MarkenG). Durch das Anwaltsschreiben der Klägerin vom 17.02.1997 (Anlage K 7) hat die D...F... GmbH, aus der die Beklagte durch Umwandlung entstanden ist, Kenntnis davon erhalten, dass Antrag auf Löschung der streitgegenständlichen Marke seitens der Klägerin gestellt werden könnte, wie das die Klägerin beim Deutschen Patent- und Markenamt mit Schreiben vom 07.12.1999 (Anlage K 2), dort eingegangen am 07.12.1999 (Anlage K 3), dann auch getan hat. Die Kenntnis nach § 49 Abs. 1 Satz 3 MarkenG muss sich nur auf die bloße Möglichkeit eines Löschungsantrags beziehen (vgl. Ingerl/Rohnke, Markengesetz, § 49, Rdn. 16; Fezer, Markengesetz, 3. Aufl., § 49, Rdn, 21); diese Kenntnis wurde der D... F... GmbH durch das genannte Anwaltsschreiben vom 17.02.1997 vermittelt; daran haben weder die Rücknahme des Widerspruchs, den die D... F... GmbH gegen die Eintragung der von der Klägerin angemeldeten Wortmarke "König Ludwig" erhoben hatte, durch das Anwaltsschreiben vom 16.05.1997 (Anlage K 9) noch der Zeitablauf bis zur Stellung des Löschungsantrags seitens der Klägerin am 07.12.1999 etwas geändert. Die Klage" auf Löschung wurde am 30.06.2000, d.h. innerhalb von drei Monaten nach Zustellung der Mitteilung nach § 53 Abs. 4 MarkenG (Zustellungsdatum: 31.03.2000 (Anlage K 5)) bei Gericht eingereicht; deshalb bleibt für die Berechnung der Frist nach § 49 Abs. 1 Satz 3 MarkenG der Antrag beim Patentamt (07.12.1999) maßgeblich (§ 49 Abs. 1 Satz 4 MarkenG, § 270 Abs. 3 ZPO a.F.).

2. Eine ernsthafte, für die Rechtserhaltung ausreichende Benutzung der angegriffenen Marke liegt - zusammen mit dem nachfolgenden Senfvertrieb - in dem Schreiben der D... S... GmbH vom 11.05.1999 an die E... mbH (Anlage B 3; im Folgenden: Schreiben vom 11.05.1999), mit dem ein "Relaunch" des Hausmacher Senfs und eine Sortimentsänderung dahingehend mitgeteilt wird, dass statt Senf mit der Bezeichnung "Hausmachersenf nunmehr Senf mit der Bezeichnung "Hausmacher Senf König Ludwig" mit dem Etikett "Hausmacher Senf König Ludwig" angeboten wird. Für die rechtserhaltende Benutzung einer Marke kann ein Aufdruck auf Geschäftspapieren unter Umständen ausreichend sein (vgl. Senat Mitt. 1997, 30, 34 - aliseo unter Bezugnahme auf die Begründung zu § 26 MarkenG, BT-Drucks. 12/6581, S. 83; Ingerl/Rohnke aaO § 26, Rdn. 36; Ingerl, WRP 2002, 861, 869; Fezer aaO § 26, Rdn. 9, 30; Stuckel in: v. Schultz, Markengesetz, § 26, Rdn. 11). Dies ist jedenfalls dann ausreichend, wenn wie im Streitfall die Verwendung in einem Schreiben dazu dient, die betreffende Ware in den Markt einzuführen (vgl. Schlussantrag des Generalanwalts D R-J C vom 02.07.2002 in der Rechtssache C-40/01 Ansul BV gegen A B, Rdn. 56, zur Auslegung von Art. 12 Abs. 1 der Richtlinie 89/104/EWG des Rates vom 21.12.1988 (Erste Richtlinie zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über Marken), zitiert nach http://www.curia.eu.int) und der Verwendung in einem Schreiben eine Verwendung durch körperliche Verbindung zwischen der Marke und der betreffenden Ware in hinreichender Weise nachfolgt. Nach der von der Beklagten vorgelegten, im Einzelnen nicht bestrittenen Aufstellung (Anlage B 4) wurden beginnend ab Oktober 1999 bis September 2001 insgesamt 9.759 Verkaufseinheiten mit Senfgläsern mit der Bezeichnung "Hausmacher Senf König Ludwig" an sieben verschiedene Warenempfänger, darunter die E... mbH, mit einem Nettowarenwert von insgesamt 103.677,90 DM geliefert und jeweils in Rechnung gestellt.

Diese nach dem Stichtag 07.09.1999 liegenden Vertriebsvorgänge sind für die Beurteilung der Ernsthaftigkeit der in dem Schreiben vom 11.05.1999 liegenden Benutzungsaufnahme mit heranzuziehen (vgl. BGH GRUR 1985, 926, 927 f - topfitz/topfit). Es ist das Recht eines Markeninhabers, die ihm gesetzlich zugebilligten Fristen auszuschöpfen (vgl. Althammer/Ströbele/Klaka, Markengesetz, 6. Aufl., § 26, Rdn. 31). Einer ernsthaften Benutzung steht nicht per se entgegen, wenn die Aufnahme der Benutzung erst kurz vor Fristablauf erfolgt und auch bezweckt, den Eintritt des Verfalls zu verhindern oder einen bereits eingetretenen Verfall zu heilen (vgl. BGH GRUR 1978, 46 - Doppelkamp; Fezer aaO § 26, Rdn. 38). Bei der grundsätzlich zulässigen Aufnahme der Benutzung einer Marke erst kurz vor Fristablauf liegt es in der Natur der Sache, dass regelmäßig bis zu diesem Zeitpunkt kein nennenswerter Umsatz mit der betreffenden Ware erzielt wird; dies ist deshalb für die Beurteilung der Ernsthaftigkeit unerheblich (vgl. BGH GRUR 1985, 926, 927 f - topfitz/topfit).

Die Benutzungshandlungen im Zusammenhang mit dem mit Schreiben vom 11.05.1999 gestarteten "Relaunch" und dem nachfolgenden Vertrieb von Senfgläsern mit einschlägigen Etiketten sind nach Art, Unifang und Dauer im Hinblick auf den Zweck des Benutzungszwangs, die Geltendmachung bloß formaler Markenrechte zu verhindern, ausreichend (vgl. Fezer aaO § 26, Rdn. 31). Der Begriff der ernsthaften Benutzung ist richtlinienkonform im Lichte von Art. 12 Abs. 1 der Richtlinie 89/104/EWG des Rates vom 21.12.1988 (Erste Richtlinie zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über Marken) auszulegen; um eine ernsthafte Benutzung im Sinne dieser Bestimmung handelt es sich, wenn die Marke dauerhaft, öffentlich und mit Relevanz nach außen verwendet wird, um für die durch sie repräsentierten Waren oder Dienstleistungen einen Marktanteil zu erlangen, und dabei nicht ausschließlich der Zweck verfolgt wird, die Marke zu erhalten (vgl. Schlussantrag des Generalanwalts D R-J C vom 02.07.2002 in der Rechtssache C-40/01 A B V gegen A B, Rdn. 72, zitiert nach http://www.curia.eu.int). Bei dem Vertrieb beginnend ab Oktober 1999, der hinreichend zeitnah an das Schreiben vom 11.05.1999 anknüpft, handelt es sich um eine kontinuierliche Benutzung der Marke gegenüber verschiedenen Abnehmern über mehrere Jahre hinweg. Dass der betreffende Umsatz (vgl. Anlage B 4), gemessen am Gesamtumsatz im Konzern der Beklagten mit süßem Senf sowie mit Senf insgesamt (vgl. Schriftsatz der Klägerin vom 04.11.2002, S. 6, S. 5), gering ist, steht der Ernsthaftigkeit der Benutzung nicht entgegen. Es genügt unter dem Gesichtspunkt der Ernsthaftigkeit - unter Berücksichtigung der Dauer der Benutzungshandlungen -, dass es der D... S... GmbH darum gegangen ist, im Wege des mit Schreiben vom 11.05.1999 gestarteten "Relaunch" mit der Marke einen Marktanteil in einem speziellen Marktsegment zu erlangen. Damit hat sie nicht ausschließlich den Zweck verfolgt, die Marke zu erhalten.

3. Dass die Marke in dem Schreiben vom 11.05.1999 in einer Form benutzt wurde, die geringfügig von der Eintragung abweicht - es fehlt der Gedankenstrich zwischen "Hausmacher Senf und "König Ludwig" - ist nach § 26 Abs. 3 MarkenG unschädlich. Diese Abweichung verändert den kennzeichnenden Charakter der Marke nicht.

4. Die in dem Schreiben vom 11.05.1999 liegende Benutzung seitens der D... S... GmbH ist der Beklagten nach § 26 Abs. 2 MarkenG zuzurechnen. Nach dem von der Beklagten vorgelegten Pacht- und Betriebsüberlassungsvertrag vom 14.12.1998 (Anlage B 5) zwischen der D... F... GmbH als Verpächterin und der D... S... GmbH als Pächterin ist letztere nach Maßgabe von § 2 i.V.m. § 1 des 3. Abschnitts dieses Vertrags zur Benutzung der Marken der Beklagten, darunter der streitgegenständlichen Marke, befugt. Dieser Vertrag gilt auch für und gegen die Beklagte, die durch Umwandlung der D... F... GmbH entstanden ist.

5. Bei dieser Lage kann dahinstehen, ob es sich bei dem Vertrieb von Senf an die A... GmbH & Co. KG im Jahr 1997 unter der Bezeichnung "Hausmacher Senf König Ludwig" angesichts des zeitlichen Zusammenhangs mit der Androhung der Löschungsklage durch Anwaltsschreiben vom 17.02.1997 (Anlage K 7) um eine Scheinbenutzung (vgl. dazu Fezer aaO § 26, Rdn. 38) handelte.

6. Der nicht nachgelassene Schriftsatz der Klägerin vom 03.02.2003 gibt keinen An-lass, die Verhandlung wieder zu eröffnen.

7. Die Kostenentscheidung beruht auf § 97 Abs. 1 ZPO.

8. Die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit beruht auf § 708 Nr. 10, § 711 Satz 1 und Satz 2 ZPO.

9. Die Revision war nicht zuzulassen, weil die Rechtssache keine grundsätzliche Bedeutung hat (§ 543 Abs. 2 Nr. 1 ZPO) und auch die Voraussetzungen des § 543 Abs. 2 Nr. 2 ZPO nicht vorliegen (vgl. BGH NJW 2003, 65). Ob eine ernsthafte Benutzung der Marke bei Verwendung in der Werbung bzw. in einem Brief gegeben ist, ist unter Berücksichtigung sämtlicher Umstände des jeweiligen Einzelfalles zu beurteilen.

Ende der Entscheidung