Judicialis Rechtsprechung

Verkündet am: 19. Oktober 1999

Justizangestellte als Urkundsbeamter der Geschäftsstelle

Schleswig-Holsteinisches Oberlandesgericht

Urteil

Im Namen des Volkes

In dem Rechtsstreit

1., beide wohnhaft,

Beklagte und Berufungskläger,

- Prozeßbevollmächtigte: Rechtsanwälte

gegen

Klägerin und Berufungsbeklagte,

- Prozeßbevollmächtigte: Rechtsanwälte

hat der 6. Zivilsenat des Schleswig-Holsteinischen Oberlandesgerichts in Schleswig auf die mündliche Verhandlung vom 28. September 1999 durch den Präsidenten des Oberlandesgerichts und die Richter am Oberlandesgericht und für Recht erkannt:

Tenor:

Die Berufung der Beklagten gegen das am 4. März 1999 verkündete Urteil des Vorsitzenden der Kammer für Handelssachen I des Landgerichts Lübeck (8 O 88/98) wird mit der Maßgabe zurückgewiesen, daß die Kosten des ersten Rechtszuges der Beklagten zu 1) zu 90 % und dem Beklagten zu 2) zu 10 % auferlegt werden.

Von den Kosten des Berufungsrechtszuges tragen die Beklagte zu 1) 81 % und der Beklagte zu 2) 19 %.

Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar.

Die Beklagte zu 1) darf die Zwangsvollstreckung der Klägerin gegen Sicherheitsleistung von 40.000 DM abwenden, wenn nicht die Klägerin vor der Vollstreckung Sicherheit in gleicher Höhe leistet.

Dem Beklagten zu 2) bleibt nachgelassen, die Zwangsvollstreckung der Klägerin gegen Sicherheitsleistung von 20.000 DM abzuwenden, wenn nicht die Klägerin vor der Vollstreckung Sicherheit in gleicher Höhe leistet.

Der Wert der Beschwer wird für die Beklagten auf jeweils über 60.000 DM festgesetzt.

Tatbestand

Die Klägerin, die sich mit dem Vertrieb von Schuhwaren, insbesondere von Schuheinlagen und Einlegesohlen befaßt, nimmt die Beklagten als Agenten im Sinne des § 17 MarkenG in Anspruch.

Die Klägerin ist Inhaberin der unter Nr. 1.406.824 für Klasse 25 - Schuheinlegesohlen - eingetragenen US-Marke "L.". Die Marke wurde am 26. August 1986 in das Markenregister beim "United States Patent and Trademark Office" für 20 Jahre eingetragen. Die Anmeldung erfolgte am 30. Oktober 1985, als erste Benutzung im Handel ist der 30. April 1984 angegeben.

Die Klägerin ist ferner Inhaberin der mit Priorität vom 13. Februar 1996 in der Markenrolle unter Nr. 39606717 für Klasse 25 - Bekleidungsstücke, Schuhwaren einschließlich Einlegesohlen und Kopfbedeckungen - eingetragenen deutschen Wortmarke "L.".

Die Beklagte zu 1) betreibt - nach ihrer Behauptung bis Ende März 1998 - zusammen mit einer Mitinhaberin - ein einzelkaufmännisches Unternehmen unter der Firma "H. Vertrieb ". Mit dieser Firma betreibt sie Geschäfte im Schuhbedarfsbereich. Der Beklagte zu 2) ist Ehemann der Beklagten zu 1) und trat im Geschäftsverkehr unter der Bezeichnung "General Manager" und "President" des Unternehmens der Beklagten zu 1) auf.

Mit Priorität vom 3. März 1987 ließ die Beklagte zu 1) beim deutschen Patentamt unter der Nr. 1117235 ebenfalls eine Marke "L." für Schuheinlagen und Einlegesohlen für sich eintragen.

Anfang der achtziger Jahre reiste die damals für die Klägerin tätige Stiefmutter des jetzigen Präsidenten der Klägerin Ulla R. nach Europa, um eine Produktionsmöglichkeit für Lederschuheinlagen ausfindig zu machen. Sie kam in Kontakt mit dem Beklagten zu 2), der mit der Klägerin unter Verwendung der Firmenbezeichnung der Beklagten zu 1) eine mündliche Vereinbarung abschloß, deren Einzelheiten zwischen den Parteien streitig sind, die aber jedenfalls folgenden Inhalt hatte: Die Beklagte zu 1) - vertreten durch den Beklagten zu 2) - erwarb auf Bestellung der Klägerin in Deutschland produzierte Schuheinlagen, zahlte die Rechnungen des Fabrikanten und leitete Einlagen plus Rechnung, letztere versehen mit einem Aufschlag pro Schuheinlegesohle, der der Beklagten zu 1) zugutekam, an die Klägerin weiter. Diese in Deutschland produzierten Schuheinlegesohlen wurden mit dem Namen "L." versehen und unter diesem Namen in Amerika vertrieben.

Die Geschäftsbeziehungen zwischen den Parteien endeten 1996.

Die Klägerin hat behauptet, den Markennamen "L." hätte sich die Familie R. im Jahre 1983 auf Hawaii ausgedacht. Daß die Beklagte zu 1) sich in Deutschland die Marke "L." habe eintragen lassen, habe sie, die Klägerin, erst im Jahre 1995 erfahren. Die Beklagte zu 1) sei im übrigen lediglich "Strohfrau" des Beklagten zu 2), der alle geschäftlich relevanten Tätigkeiten selbst abgewickelt habe.

Die Klägerin hat beantragt, wie folgt zu erkennen:

1.

den Beklagten wird es bei Meidung 4eines Ordnungsgeldes von bis zu 500.000,00 DM, ersatzweise Ordnungshaft oder Ordnungshaft bis zu sechs Monaten, im Wiederholungsfall bis zu zwei Jahren verboten, Schuheinlagen und/oder Einlegesohlen mit der Bezeichnung "L. zu kennzeichnen, so gekennzeichnete Waren in Verkehr zu bringen, ein- oder auszuführen, anzubieten, zu bewerben oder zu besitzen.

2.

Die Beklagte zu 1) wird verurteilt, die Marke "L.", eingetragen beim Bundespatentamt unter Nr. 1117235 einschließlich sämtlicher Rechte aus der Anmeldung und der Eintragung auf die Klägerin zu übertragen und einer Umschreibung der Marke "L." Nr. 1117235 auf die Klägerin zuzustimmen.

Die Beklagten haben beantragt

die Klage abzuweisen.

Die Beklagten haben geltend gemacht:

Sie seien Geschäftspartner, nicht etwa Agenten der Klägerin gewesen. Sie selbst, die Beklagten, hätten nämlich die Marke "L." erfunden und deshalb für jedes Paar "L." - Einlegesohlen ein Entgelt von der Klägerin erhalten.

Das Landgericht hat durch das angefochtene Urteil, auf dessen Tatbestand und Entscheidungsgründe nebst aller darin enthaltenen Verweisungen Bezug genommen wird, antragsgemäß beide Beklagten zur Unterlassung und die Beklagte zu 1) überdies zur Zustimmung zur Übertragung der Marke "L." verurteilt.

Gegen dieses Urteil richtet sich die form- und fristgerecht eingelegte Berufung der Beklagten, mit der sie im wesentlichen folgendes geltend machen:

Sie - nicht die Klägerin - hätten den Namen "L." erfunden und die Einlegesohle überhaupt erst marktfähig gemacht. Der Name "L." resultiere aus dem Markennamen "de L.". Sie hätten daher den Markennamen in die partnerschaftliche Geschäftsbeziehung mit der Klägerin eingebracht. Erst im Frühjahr 1995 habe der jetzige Präsident der Klägerin die Zusammenarbeit aufgekündigt. Er habe in dieser Phase versucht, sie, die Beklagten, unter Druck zu setzen, damit sie für die Klägerin nur noch als Agenten arbeiteten, weil die Klägerin die Geschäfte selbst mit dem Hersteller der Schuheinlegesohlen habe abwickeln wollen.

Die Beklagten beantragen,

das angefochtene Urteil zu ändern und die Klage in vollem Umfang abzuweisen.

Die Klägerin beantragt,

die Berufung zurückzuweisen.

Wegen des weitergehenden Vortrags der Parteien im zweiten Rechtszug wird auf die in dieser Instanz gewechselten Schriftsätze der Parteien nebst Anlagen Bezug genommen.

Entscheidungsgründe

Die zulässige Berufung der Beklagten hat keinen Erfolg. Die Klägerin kann von der Beklagten zu 1) gemäß § 17 Abs.1 MarkenG die Übertragung der Marke "L." auf sich verlangen. Ihr steht ferner ein Anspruch gegen beide Beklagte auf Unterlassung der Benutzung der Marke gemäß § 17 Abs. 2 MarkenG zu.

1. Übertragungsanspruchs gegen die Beklagte zu 1):

Wenn eine Marke entgegen § 11 MarkenG für den Agenten oder Vertreter des Inhabers der Marke ohne dessen Zustimmung angemeldet oder eingetragen worden ist, ist der Inhaber der Marke nach § 17 Abs. 1 MarkenG berechtigt, von seinem Agenten oder Vertreter die Übertragung des durch die Anmeldung oder Eintragung der Marke begründeten Rechts zu verlangen.

Diese Voraussetzungen liegen hier vor:

Die §§ 17, 11 MarkenG schützen den Inhaber einer inländischen oder ausländischen Marke vor Markenanmeldungen oder -eintragungen, die eigenmächtig von einem seiner Agenten oder Vertreter für Deutschland veranlaßt wurden. Der deutsche Gesetzgeber erfüllte mit diesen Bestimmungen die Verpflichtungen nach Art. 6 (Septies) der Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums vom 20. März 1883 in der jetzt geltenden Stockholmer Fassung (abgedruckt in Althammer/Ströbele/Klaka, MarkenG, 5. Aufl., Anhang 9 - S. 854 -).

a) Die Klägerin ist - rangältere - Inhaberin der US-Marke "L.", die am 26. August 1986 für 20 Jahre in die Markenrolle des Patentamtes der Vereinigten Staaten eingetragen worden ist. Die Anmeldung der Marke erfolgte am 30. Oktober 1985, wobei als erste Benutzung im Handel der 30. April 1984 angegeben worden ist. Welcher Termin auch immer für die Priorität maßgebend ist - entscheidend dürfte der Tag der Anmeldung sein -, so liegt er jedenfalls zeitlich vor der Anmeldung und der Eintragung der identischen Marke "L." durch die Beklagte zu 1) beim Deutschen Patentamt. Die Anmeldung dort erfolgte am 3. März 1987 und die Eintragung am 15. März 1988.

b) Die Vereinigten Staaten von Amerika sind auch der Pariser Verbandsübereinkunft (PVÜ) beigetreten. Das ergibt sich schon daraus, daß eine der großen Revisionen dieser Verbandsübereinkunft am 2. Juni 1911 in Washington stattfand. Im übrigen dürfte es nach dem Wortlaut der §§ 17, 11 MarkenG auch nicht zwingend erforderlich sein, daß nur in Vertragsstaaten der PVÜ eingetragene Marken anspruchsberechtigt sein sollen (vgl. Ingerl, Die Neuregelung der Agentenmarke im Markengesetz, GRUR 1998, 1, 3).

c) Die Beklagte zu 1) ist auch als Agent bzw. Vertreter der Klägerin als Markeninhaberin im Sinne von § 17 Abs. 1 MarkenG anzusehen.

Eine Definition des Agenten oder Vertreters enthält das Markengesetz nicht. Im früher geltenden § 5 Abs. 4 Nr. 2 WZG waren die Agenten oder Vertreter als Personen beschrieben, die "aufgrund eines Arbeits- oder sonstigen Vertragsverhältnisses zu dem Widersprechenden (d. h. dem Markeninhaber) dessen Interessen im geschäftlichen Verkehr wahrzunehmen" haben. Erforderlich ist also eine über den bloßen Güteraustausch hinausgehende Geschäftsbeziehung, die dem Geschäftspartner des Inhabers der Marke bestimmte Bindungen auferlegt. Ob diese Verpflichtung zur Interessenwahrung des (ausländischen) Markeninhabers im geschäftlichen Verkehr im Mittelpunkt der vertraglichen Beziehungen stehen muß oder als Nebenpflicht ausreichend ist, ist streitig (vgl. Althammer/Klaka, a. a. O., § 11 Rn. 2; Ingerl, a. a. O. S. 2). Diese Streitfrage muß der Senat aber nicht entscheiden. Auch wenn man - wie Althammer/Klaka es tun - weitergehende Anforderungen stellt, also quasi eine Art Eingliederung des Vertragspartners in die Vertriebsstruktur des anderen verlangt, ist hier die Beklagte zu 1) zum Zeitpunkt der Anmeldung und Eintragung der Marke in Deutschland als Agent oder Vertreter im Sinne von § 17 Abs. 1 MarkenG anzusehen.

Seit Beginn der Geschäftsbeziehungen der Parteien war es Aufgabe der Beklagten zu 1) - handelnd durch den Beklagten zu 2) -, für die Klägerin den Kontakt zum Hersteller der Einlegesohlen, die die Marke "L." tragen, zu begründen und zu unterhalten. Die Klägerin gab die von ihr benötigten Mengen in Auftrag, die Beklagte zu 1) gab die Bestellung an die Herstellerfirma weiter, nahm von dieser die fertigen Einlegesohlen ab und schickte sie der Klägerin, die damit den amerikanischen Markt belieferte. Die Beklagte zu 1) trat dabei - entsprechend den vertraglichen Vereinbarungen - jedenfalls bis 1995 - gegenüber der Herstellerfirma - im eigenen Namen und für eigene Rechnung auf. Die von ihr so erworbenen Einlegesohlen verkaufte sie dann mit Aufschlag - ihrem Verdienst - an die Klägerin weiter. Die Beklagte zu 1) war demgemäß quasi in die Betriebsstruktur der Klägerin - auf der Einkaufsseite - eingegliedert und ihr gegenüber zu besonderer Rücksichtnahme verpflichtet. Entgegen der Auffassung der Beklagten setzt die Anwendung von § 17 Abs. 1 MarkenG nicht voraus, daß der Vertreter oder Agent auf der Verkaufsseite des Markeninhabers tätig ist. Der Markeninhaber ist vielmehr gleichermaßen schutzwürdig, wenn ein ungetreuer Vertreter oder Agent auf der Einkaufsseite treuwidrig die Marke seines Prinzipals für sich eintragen läßt.

Die Einordnung der Beklagten zu 1) als Agent bzw. Vertreter der Klägerin im Sinne von § 17 Abs. 1 MarkenG wäre allerdings dann problematisch, wenn die Beklagte zu 1) eher als gleichwertige Geschäftspartnerin der Klägerin anzusehen wäre. Das könnte etwa dann der Fall sein, wenn die Beklagte zu 1) bzw. der für sie handelnde Beklagte zu 2) die Marke "L." erfunden, der Klägerin gegen Entgelt zur Verfügung gestellt und sogar die Einlegesohlen erst marktfähig gemacht hätte. Für diese Behauptung der Beklagten fehlt es indes an substantiiertem Vortrag, jedenfalls aber an Beweisantritten. Auch aus dem bei der Akte befindlichen eigenen Schreiben des Beklagten zu 2) ergibt sich nicht, daß er oder die Beklagte zu 1) materiell-rechtlich als Markeninhaberin anzusehen ist. Im Schreiben vom 20. Juni 1995 an U. und H. R. bringt der Beklagte zu 2) nur zum Ausdruck, daß ihm die Marke "L." in Deutschland deshalb zustehe, weil er schließlich für die Registrierung beim Patentamt bezahlt habe. Mit keinem Wort ist in diesem Schreiben davon die Rede, daß er den Namen erfunden bzw. das Produkt erst marktfähig gemacht habe. Das wäre in einem solchen Schreiben aber zu erwarten gewesen, wenn es denn den Tatsachen entsprochen hätte. Auch der Umstand, daß die Beklagte zu 1) auf dem deutschen Markt "L."-Einlegesohlen verkauft hat, spricht nicht für ein partnerschaftliches Verhältnis zu der Klägerin. Entscheidend war immer, der Klägerin zu 1) die von ihr benötigten Mengen für den amerikanischen Markt zu liefern. Über den Umfang der eigenen Verkaufstätigkeit der Beklagten zu 1) ist überdies nichts Näheres vorgetragen.

d) Die Beklagte zu 1) hat die Marke "L." auch ohne Zustimmung der Klägerin als Markeninhaberin in Deutschland eingetragen. Ihre Behauptung, die Klägerin habe von dem Sachverhalt Kenntnis gehabt (Bl. 65), ist nicht hinreichend substantiiert. Im übrigen hat das Landgericht zu Recht ausgeführt, daß für eine Anwendung der §§ 17, 11 MarkenG ausreichend ist, daß eine einmal erteilte Zustimmung - etwa durch Beendigung des Vertragsverhältnisses - weggefallen ist (vgl. Fezer, Markenrecht, 2. Auflage, § 11 Rn. 12). Daß der Gesetzgeber auch einen Wegfall einer ursprünglich erteilten Zustimmung als Anspruchsvoraussetzung ausreichen lassen wollte, zeigt die amtliche Begründung (abgedruckt in den Beck'schen Textausgaben Deutsches Markenrecht, Texte und Materialien, München, 1995, S. 150). Dort heißt es zu § 11 u. a.:

"In Übereinstimmung mit der in der Regelung in Art. 6 (... PVÜ) sollen von § 11 (und den weiteren Vorschriften in § 17) auch solche Fälle erfaßt werden, in denen der Agent oder Vertreter nach Beendigung des Vertragsverhältnisses die Marke des Geschäftsherrn für sich eintragen läßt, soweit dies noch als Verstoß gegen fortwirkende Verpflichtungen aus dem früheren Vertragsverhältnis angesehen werden kann. Gleiches gilt, wenn die Zustimmung vom Geschäftsherrn widerrufen wird."

Hier hat die Klägerin nach dem Ende der Vertragsbeziehungen der Parteien jedenfalls ihre - hier unterstellte - Zustimmung widerrufen, so daß die Anspruchsvoraussetzungen von § 17 Abs. 1 MarkenG insoweit - jedenfalls analog - gegeben sind.

e) Die Klägerin hat ihre Ansprüche auch nicht gemäß § 21 Abs. 1 MarkenG verwirkt. Nach dieser Vorschrift könnte sie die Benutzung einer eingetragenen jüngeren Marke nicht mehr verbieten, wenn sie die Benutzung der Marke während eines Zeitraums von fünf aufeinanderfolgenden Jahren in Kenntnis dieser Benutzung geduldet hätte, und die Anmeldung nicht bösgläubig vorgenommen worden wäre. Diese Voraussetzungen sind hier nicht gegeben. Zum einen haben die Beklagten schon nicht schlüssig vorgetragen, daß die Klägerin tatsächlich Kenntnis von der Eintragung der Agentenmarke hatte. Es fehlt jeder Vortrag zu den näheren Umständen der Kenntniserlangung. Aber auch wenn man die Kenntnis der Klägerin hier einmal unterstellt, sind die Ansprüche der Klägerin nicht verwirkt. Wenn man nämlich - wie oben ausgeführt - den Widerruf einer einmal erteilten Zustimmung als Anspruchsvoraussetzung für § 17 Abs. 1 MarkenG ausreichen läßt, kann die Fünfjahresfrist des § 21 MarkenG dementsprechend auch erst mit dem Zeitpunkt des Widerrufs der Zustimmung beginnen. Von diesem Zeitpunkt an aber, der mit dem Ende der Geschäftsbeziehungen der Parteien zusammenfällt, hat die Klägerin zu erkennen gegeben, daß sie keinesfalls die Benutzung der Marke durch die Beklagte zu 1) zu dulden bereit ist.

2. Unterlassungsanspruch gegen beide Beklagte:

Auch der Unterlassungsanspruch gegen beide Beklagte ist gemäß den §§ 17 Abs. 2, 11, 14 MarkenG begründet. Nach § 17 Abs. 2 MarkenG kann der In haber die Benutzung der Marke im Sinne des § 14 MarkenG durch den Agenten oder Vertreter untersagen, wenn eine Marke ohne seine Zustimmung für einen Agenten oder Vertreter eingetragen ist. Anspruchsgegner dieses Anspruchs ist hier also in jedem Fall die Beklagte zu 1), für die die Marke "L." in Deutschland eingetragen ist. Da die Beklagte zu 1), auch wenn sie sonst nicht in Erscheinung getreten ist, die Markenanmeldung unterschrieben oder jedenfalls den Beklagten zu 2) bevollmächtigt hat, ist für ihre Inanspruchnahme ein Rückgriff auf die §§ 17 Abs. 2 Satz 3, 14 Abs. 7 MarkenG, in denen eine betriebsbezogene Haftung im Falle der Verletzungshandlung durch Angestellte oder Beauftragte geregelt ist, nicht erforderlich.

Auch der Beklagte zu 2) ist schon allein deswegen der richtige Anspruchsgegner des Unterlassungsanspruchs, weil er ausschließlich oder jedenfalls fast ausschließlich für die Beklagte zu 1) gehandelt und durch die Benutzung der Marke "L." demgemäß die Markenrechte der Klägerin als Störer verletzt hat. Daß nicht nur der eingetragene Markeninhaber Anspruchsgegner des Unterlassungsanspruchs nach § 17 Abs. 2 MarkenG sein kann, folgt auch aus der amtlichen Begründung zum Markenrechtsreformgesetz (a. a. O.).

In § 17 heißt es dort u. a.:

"Wird die Verletzungshandlung in solchen Fällen nicht vom Agenten oder Vertreter selbst, sondern von einem Angestellten oder Beauftragten begangen, soll gemäß Abs. 2 Satz 3 in gleicher Weise wie nach § 14 Abs. 7 der Unterlassungsanspruch und Schadensersatzanspruch auch (Unterstreichung vom Senat) gegen den Betriebsinhaber gegeben sein."

3. Nach alledem war die Berufung als unbegründet zurückzuweisen.

Die Kostenentscheidung folgt aus den §§ 91, 97 ZPO. Da sich der Klagantrag zu 2 - Übertragungsanspruch - nicht wie der Klagantrag zu 1) - Unterlassungsanspruch - gegen beide Beklagte richtet, haften die Beklagten für die Kosten des Rechtsstreits nicht nach Kopfteilen, sondern entsprechend ihrer Beteiligung am Rechtsstreit. Dabei hat der Senat für die beiden Instanzen die jeweils erlassenen Streitwertbeschlüsse zugrundegelegt. Eines besonderen Antrags für die Abänderung der erstinstanzlichen Kostenentscheidung bedurfte es nicht (§ 308 Abs. 2 ZPO).

Die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit folgt aus den §§ 708 Nr. 10, 711 ZPO. Bei der Bemessung der Höhe der Sicherheitsleistung hat der Senat berücksichtigt, daß die Verurteilung der Beklagten zu 1) zur Übertragung der Marke "L." nach § 894 ZPO erst mit Rechtskraft der Entscheidung als abgegeben gilt.

Die Beschwerfestsetzung beruht auf § 546 Abs. 2 ZPO.

Ende der Entscheidung