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4 U 8/03

Verkündet am: 22. Januar 2004

In dem Rechtsstreit

wegen Unterlassung

hat der 4. Zivilsenat des Pfälzischen Oberlandesgerichts Zweibrücken durch den Vorsitzenden Richter am Oberlandesgericht Staab und die Richter am Oberlandesgericht Friemel und Prof. Dr. Dr. Ensthaler

auf die mündliche Verhandlung vom 13. November 2003

für Recht erkannt:

Tenor:

I. Die Berufung des Beklagten gegen das Urteil der Vorsitzenden der 2. Kammer für Handelssachen des Landgerichts Frankenthal (Pfalz), geführt beim Amtsgericht Ludwigshafen am Rhein vom 23. Dezember 2002 wird zurückgewiesen,

1. soweit der Beklagte in Nr. 1 des Tenors verurteilt worden ist, es zu unterlassen, in der Bundesrepublik Deutschland ohne Zustimmung der Klägerin das Isoliermaterial "Aqua-Protector" zu verkaufen und/oder zu vertreiben (Nr. 1 a) sowie mit dieser Bezeichnung zu werben (Nr. 1 b).

2. soweit in Nr. 3 festgestellt wird, dass der Beklagte verpflichtet ist, der Klägerin allen Schaden zu ersetzen, der dieser durch die in Ziffer I in der Bundesrepublik Deutschland beschriebenen Handlungen bisher entstanden ist und/oder noch entstehen wird.

II. Die Kostenentscheidung bleibt der Endentscheidung vorbehalten.

III. Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar. Der Beklagte darf die Zwangsvollstreckung durch Sicherheitsleistung in Höhe von 28 000 € abwenden, wenn nicht die Klägerin vor der Vollstreckung Sicherheit in gleicher Höhe leistet.

IV. Die Revision wird nicht zugelassen.

Gründe:

I.

Die Parteien streiten seit Jahren um die Berechtigung, Material für Gebäudeabdichtungen unter der Bezeichnung "Aqua-Protector" zu vertreiben.

Am 24. März 1993 lehnte das Deutsche Patentamt den Antrag des Beklagten (früherer Beklagter zu 2) ab, zugunsten der damals von ihm betriebenen Firma "B..." das Wortzeichen "Aqua-Protector" als Marke einzutragen.

Am 7. Januar 1993 wurde zugunsten der Klägerin die Marke "Soesters Auqa-Protector" beim Deutschen Patentamt eingetragen, das zugunsten der Klägerin am 25. Juli 2002 auch das Zeichen "Aqua-Protector" als Wort-/Bildmarke eintrug.

Die Klägerin hat begehrt, dem Beklagten und seiner früheren Firma Sch... GmbH, S... (der früheren Beklagten zu 1) zu untersagen, ohne ihre Zustimmung in Deutschland und in Italien unter der Bezeichnung "Aqua-Protector" Isoliermaterial zu verkaufen, zu vertreiben und zu bewerben (Antrag Nr. 1), ihr Auskunft über die nach dem 23. Februar 1999 in Italien getätigten Aufträge zu erteilen (Antrag Nr. 2) und festzustellen, dass die Beklagten verpflichtet seien, ihr alle Schäden aus der Benutzung der Marke "Aqua-Protector" zu ersetzen (Antrag Nr. 3). Die Parteien haben vor dem Landgericht den Rechtsstreit bezüglich der Beklagten zu 1) übereinstimmend für erledigt erklärt.

Die Vorsitzende der 2. Kammer für Handelssachen des Landgerichts Frankenthal (Pfalz) hat durch das angefochtene Urteil, auf das zur Ergänzung des Tatbestandes Bezug genommen, den Beklagten zu 2) entsprechend den Anträgen der Klägerin verurteilt.

Mit seiner Berufung bekämpft der Beklagte das Urteil in vollem Umfang. Er wiederholt im Wesentlichen sein erstinstanzliches Vorbringen. Ergänzend ist er der Ansicht, dass das Landgericht nicht zuständig gewesen sei, über die Frage der Verletzung der italienischen Marke zu befinden, zumindest insoweit italienisches Recht hätte anwenden müssen. Auch habe das Landgericht verkannt, dass im Inland keine Erstbegehungsgefahr bestehe, weil das Produkt nur in Italien vertrieben worden sei.

Er beantragt,

das angefochtene Urteil zu ändern und die Klage abzuweisen.

Die Beklagte beantragt,

die Berufung zurückzuweisen.

Sie verteidigt das Urteil des Landgerichts, wobei sie im Wesentlichen ihr erstinstanzliches Vorbringen wiederholt. Ergänzend trägt sie vor: Der Beklagte habe das Produkt "Aqua-Protector" in den Jahren 2000/2001 an eine Firma Sch... in Sch... verkauft.

Auf die gewechselten Schriftsätze und vorgelegten Urkunden wird zur Ergänzung des Tatbestandes Bezug genommen.

II.

Die zulässige Berufung führt nicht zum Erfolg, soweit das Landgericht den Beklagten verurteilt hat, unter der Bezeichnung "Aqua-Protector" Isoliermaterial im Gebiet der Bundesrepublik Deutschland zu vertreiben bzw. zu bewerben (Urteilstenor Nr. 1), und festgestellt hat, dass der Beklagte der Klägerin den daraus entstehenden Schaden zu ersetzen hat (Antrag Nr. 3). Insoweit ist der Rechtsstreit zur Entscheidung reif, indes nicht soweit die Klägerin ihre Klage auch auf angebliche Verletzungshandlungen des Beklagten in Italien stützt. Diese Frage richtet sich nach italienischem Recht und muss durch Einholung eines Rechtsgutachtens geklärt werden. Da insoweit die Gefahr widersprechender Entscheidungen nicht besteht, entscheidet der Senat durch Teilurteil (§ 301 Abs. 1 ZPO).

1. Im Ergebnis zutreffend hat das Landgericht bezüglich der beim Deutschen Patentamt eingetragenen Marken "Soesters Aqua-Protector" und "Aqua-Protector" eine Markenrechtsverletzung des Beklagten i. S. v. §§ 14 Abs. 2 Nr. 1, Abs. 5 MarkenG bejaht und ihn zum Unterlassen verurteilt.

a) Der Beklagte ist passivlegitimiert. Nach dem unbestrittenen Vortrag der Klägerin hat er in den Jahren 2000/2001 im Inland der Fa. Sch... in Sch... und in B.../Italien dem Zeugen M... Isoliermaterial mit der Bezeichnung "Aqua-Protector" verkauft bzw. zum Kauf angeboten.

b) Die Klägerin hat nach § 4 Nr. 1 MarkenG durch die Eintragung der Zeichen "Soesters Aqua-Protector" und "Aqua-Protector" beim Deutschen Patentamt Markenschutz erlangt. Dem Beklagten ist deshalb untersagt, ohne ihre Zustimmung das (identische) Zeichen "Aqua-Protector" für ein ähnliches Produkt im geschäftlichen Verkehr zu benutzen.

Die Parteien vertreiben ähnliche, wenn nicht sogar identische Produkte, nämlich Material zur Isolierung von Bauwerken, das an dieselben Abnehmer (Baustoffhändler, interessierte Abnehmer) veräußert wird. Eine Markenähnlichkeit ist insbesondere nicht deshalb zu verneinen, weil der Beklagte behauptet, das von ihm vertriebene Produkt sei "in der chemischen Zusammensetzung" nicht identisch. Abgesehen davon, dass der Vortrag unsubstantiiert ist, ist das auch deshalb unerheblich, weil zumindest eine stoff-technische Produktähnlichkeit, ähnliche funktionelle Produkteigenschaften, ähnliche Vertriebswege und ein ähnliches Marketing vorliegen (vgl. Ingerl/Rohnke, Markengesetz, 2. Aufl., § 14, Rdnr. 444 ff m.w.N.).

Dem Anspruch steht auch nicht entgegen, dass die Marken "Soesters Aqua-Protector" und "Aqua-Protector" nur "schwache" Zeichen sind; wenn sie auch lediglich beschreibende Begriffe, bzw. einen Gattungsbegriff beinhalten, weil der (lateinische) Begriff "Aqua" (Wasser) und das englische Wort "Protector" (Schutz) lediglich auf ein Schutzmittel (Wasserschutz) und damit auf einen Verwendungszweck hinweisen, also keinen betrieblichen Herkunftsnachweis enthalten (vgl. BGH GRUR 1986, 72 "Tabacco d'Harar"; 1995, 808 "Plastoclean"; 1990, 681 "Schwarzer Krauser"), so kommt ihnen dennoch als eingetragene Marken ein markenrechtlicher Schutz zu (Ingerl/Rohnke aaO, § 14 Rdn. 340; Fetzer aaO § 14 Rdn. 295 ff). Der Beklagte hätte deshalb den Begriff "Aqua-Protector" nicht ohne jedes Unterscheidungsmerkmal verwenden dürfen ( vgl. BGH aaO).

c) Vergeblich beruft sich der Beklagte darauf, dass in Deutschland keine Erstbegehungsgefahr bestehe, weil er das Produkt "Aqua-Protector" nur im Ausland insbesondere in Italien vertreibe.

Für die Erstbegehungsgefahr genügt es, dass die erstmalige Begehung der Kennzeichenverletzung ernstlich und unmittelbar zu besorgen ist, wofür sowohl typische Vorbereitungshandlungen als auch ein Berühmen, zur Zeichenbenutzung berechtigt, zu sein, ausreichend sind (vgl. Ingerl/Rohnke, aaO, vor § 14, Rdnr. 59 m.w.N.).

Wie die jahrelangen Streitigkeiten zwischen den Parteien um die Verwendung des Begriffs "Aqua-Protector" zeigen, haben der Beklagte bzw. zuvor seine frühere Firma Sch... GmbH (die frühere Beklagte zu 1) immer wieder versucht, der Klägerin die für sie eingetragenen Marken streitig zu machen. Zuletzt hatte die frühere Beklagte zu 1) im Jahre 2000 in dem Verfahren Az. 7 HK.O 89/00 des Landgerichts Trier erfolglos versucht, der Klägerin die Bezeichnung "Aqua-Protector" zu verbieten. Auch im vorliegenden Rechtsstreit berühmt sich der Beklagte, dass er zur Führung des Zeichens "Aqua Protector" berechtigt sei.

Dieses Berühmen des Beklagten begründet die Besorgnis der Erstbegehungsgefahr. Etwas anderes würde nur gelten, wenn der diesbezügliche Vortrag des Beklagten nur der Verteidigung des früheren Verhaltens zum Zwecke des Obsiegens im laufenden Prozess gedient hätte, was der Beklagte zweifelsfrei hätte deutlich machen müssen (vgl. BGH GRUR 1995, 595). Davon kann jedoch nicht ausgegangen werden. Dem Beklagten war durch die einstweilige Verfügung des Landgerichts Zweibrücken vom 16. Mai 2000 (Az.: 6 O 38/00) verboten worden, im geschäftlichen Verkehr die Marke "Aqua-Protector" zu benutzen. Damit durfte er die Möglichkeit nicht mehr verneinen, dass diese Beurteilung zutreffend sein könnte. Da er sich gleichwohl vorbehaltlos damit verteidigt, die Marke benutzen zu dürfen, ist die Besorgnis einer Erstbegehungsgefahr auch in Inland begründet (vgl. BGH GRUR 1995, aaO). Darüber hinaus hat die Klägerin im Berufungsverfahren unwidersprochen vorgetragen, dass der Beklagte in den Jahren 2000/2001 das Produkt "Aqua-Protector" auch im Inland, an eine Firma Sch... in Sch... verkauft habe.

d) Unerheblich ist, ob - wie der Beklagte im Berufungsverfahren behauptet - "nun auch die letzte Firma", die die zugunsten der Klägerin eingetragenen Marken benutzt hat, in Insolvenz geraten ist. Sollten deshalb die Marken nicht mehr benutzt worden sein, schlösse das gem. § 25 Abs. 1 MarkG die geltend gemachten Ansprüche nur aus, wenn auch die in der Vorschrift bestimmten Schon- und Benutzungsfristen von jeweils fünf Jahren abgelaufen wären. Das ist jedoch nicht der Fall. Bezüglich der im Jahre 2002 eingetragenen Marke " Soesters Aqua Protector" wäre - wenn er Vortrag des Klägers zutreffen sollte - die Schonfrist des § 25 Abs. 1 MarkG noch nicht verstrichen. Hinsichtlich der Marke " Aqua Protector" wäre die Benutzungsfrist des § 25 Abs. 2 MarkG gleichfalls noch nicht abgelaufen.

e) Zu Recht hat das Landgericht auch festgestellt, dass der Beklagte wegen der im Inland begangenen Verletzungshandlungen der Klägerin schadensersatzpflichtig ist (§ 14 Abs. 6 MarkG). Insoweit wird auf die zutreffenden Ausführungen des angefochtenen Urteils verwiesen.

e) Eine Aussetzung des Verfahrens (§ 148 ZPO) wegen des vom Beklagten am 22. Oktober 2002 beim Deutschen Patentamt eingereichten Antrags, die zugunsten der Klägerin eingetragene Marke "Aqua-Protector" zu löschen, kommt nicht in Betracht. Solange die Marke nicht gelöscht ist, besteht der Unterlassungsanspruch fort (vgl. BGH GRUR 2002, 626, 814 m.w.N.).

g) Die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit beruht auf §§ 708 Nr. 10, 711 ZPO.

f) Die Revision war nicht zuzulassen, weil die Rechtssache weder grundsätzliche Bedeutung hat, noch die Fortbildung des Rechts oder die Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung eine Entscheidung des Revisionsgerichts erfordern (§ 543 Abs. 2 ZPO).

Ende der Entscheidung